Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 октября 2020 г. N 09АП-40528/20 по делу N А40-201092/2017

г. Москва

20 октября 2020 г.

Дело N А40-201092/17

Резолютивная часть постановления объявлена 13 октября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 октября 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.В.Юрковой,

судей А.С.Маслова, М.С. Сафроновой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания О.С. Макаровой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Йодные технологии и маркетинг", ОАО "Самарамедпром" и ООО "Новая Энергия", ООО "НПО Новая Энергия"

на определение Арбитражного суда г.Москвы от 08.07.2020 по делу N А40-201092/17, вынесенное судьей Архиповым А.А., о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника требований Форианелли Трэйдинг Лимитед в размере 34 563 649 руб. в деле о банкротстве ООО "Йодные технологии и маркетинг",

при участии в судебном заседании:

от ООО "Новая Энергия"- Хилько А.О., дов. от 25.02.2020

от ОАО "Самарамедпром"- Потапов А.А., дов. от 12.10.2020

от Форианелли Трэйдинг Лимитед- Гилевский М.П., дов. от 19.12.2019

от временного управляющего ООО "Йодные технологии и маркетинг" Дюльдина В.В.- Климачёва М.Л., дов. от 18.08.2020

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд города Москвы 26.10.2017 поступило заявление ООО "Курортмедсервис" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Йодные технологии и маркетинг" (ОГРН 1027700450337, ИНН 7714127661).

Определением от 28.12.2017 принято к производству заявление ООО "Курортмедсервис" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Йодные технологии и маркетинг" (ОГРН 1027700450337, ИНН 7714127661), возбуждено производство по делу N А40-201092/17- 46-119Б.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2019 в отношении ООО "Йодные Технологии и Маркетинг" (ИНН 7714127661, ОГРН 1027700450337) введена процедура наблюдение, временным управляющим утвержден Дюльдин Владимир Владимирович.

В судебном заседании подлежали рассмотрению заявления ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в общем размере 34.766.327 руб., из которых 34.563.649 руб. - компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки, 202.678 руб. - расходы по уплате государственной пошлины.

Определением от 08.07.2020 объединены в одно производство для совместного рассмотрения требование ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД о включении задолженности в размере 13.025.320,50 руб., требование ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД о включении задолженности в размере 12.937.632,50 руб., требование ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД о включении задолженности в размере 8.691.384 руб.

Требования ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД к ООО "Йодные технологии и маркетинг" признаны обоснованными в части.

В третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Йодные технологии и маркетинг" включено требование ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД в размере 34.563.649 руб.

Прекращено производство по заявлению ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 202.678 руб.

Не согласившись с вынесенным определением суда первой инстанции, ООО "Йодные технологии и маркетинг", ОАО "Самарамедпром" и ООО "Новая Энергия", ООО "НПО Новая Энергия" обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят его отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.

В судебном заседании представители апелляторов апелляционные жалобы поддержали.

Представитель Форианелли Трейдинг Лимитед против удовлетворения апелляционных жалоб возражал, представил отзывы на жалобы.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Из материалов дела следует, что 31.10.2014 заключен договор отчуждения, зарегистрированный Роспатентом за номером N РД0160903.

Компания FORIANELLI TRADING LIMITED (ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) приобрела исключительные права на товарный знак "Морфей" по свидетельству о государственной регистрации N 355471 в отношении всех товаров и/или услуг, что подтверждается Сведениями на вышеуказанный товарный знак с официального сайта ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" http://wwwl.fips.ru.

Однородность товаров: биологически активные добавки к пище (БАД) и товары 29 класса, содержащие биологически-активные добавки, включая биологически-активные вещества, а именно пищевые добавки, являются однородными.

Однородность БАД, которые относятся к пищевым продуктам, в соответствии со ст. 1 Федерального закона N 29-ФЗ от 02.01.2000 "О качестве и безопасности пищевых продуктов", и продуктов питания, содержащих биологически-активные добавки, включая биологически-активные вещества, установлена Решением суда по интеллектуальным правам (СИП) от 30.4.2014 по делу NСИП-434/2013, решение суда оставлено в силе Постановлением Президиума суда по интеллектуальным правам 30.07.2014.

В ходе мониторинга рынка по поручению ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД были осуществлены контрольные закупки биологически активной добавки к пище (БАД) "Капли "Трудный день".

В комплекте БАД "Капли "Трудный день" на этикетке, наклеенной на флакон, размещено обозначение "МОРФЕЙ", сходное с товарным знаком N 355471 "Морфей", правообладателем которого является ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД.

На лицевой стороне картонной упаковки размещено обозначение, сходное с товарным знаком N 355471 "Морфей", правообладателем которого является ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, на обратной стороне упаковки производителем контрафактной продукции указано ООО "Йодные технологии и маркетинг", претензии по качеству принимает ООО "ПродуктСервис".

На лицевой стороне картонной упаковки около обозначения МОРФЕЙ есть значок .

Согласно ст. 1485 ГК РФ знак правовой охраны товарного знака "R" имеет право размещать только правообладатель товарного знака МОРФЕЙ.

В Роспатенте товарный знак МОРФЕЙ на имя ООО "Йодные технологии и маркетинг" в отношении охраняемого товара- БАДы не зарегистрирован, правообладателем этого знака является ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, номер регистрации N 355471.

Компания Forianelli Trading Limited обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "Йодные Технологии и Маркетинг" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "Морфей" по свидетельству РФ N 355471 в размере 12.937.632,50 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.03.2019 по делу N А40-296667/18-15- 2263 с ООО "Йодные Технологии и Маркетинг" в пользу Компании Forianelli Trading Limited взыскано 13.025.320 руб. 50 коп., из которых 12.937.632 руб. 50 коп. компенсации, а также 87.688 руб. госпошлины по иску (т.3 л.д.13-16).

Компания Форианелли Трэйдинг лимитед является правообладателем товарного знака "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696 (том 1 л.д. 14-15, том 2 л.д. 104), зарегистрированным 26.11.2014 в отношении товаров 05 класса МКТУ - биологически активных добавок к пище (БАД).

В ходе мониторинга рынка по поручению ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД были осуществлены контрольные закупки биологически активной добавки к пище (БАД) "Капли "Колыбельные".

Производителем спорной продукции, маркированной словесным обозначением "БАЮ-БАЙ", является ООО "Йодные технологии и маркетинг".

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.09.2017 по делу N А40-36719/17-110- 359, оставленным без изменения Постановлением апелляционного суда от 10.10.2018, с ООО "ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ" в пользу Компании Форианелли Трейдинг взыскано 8.688.384 руб. компенсации, расходы по госпошлине 27.302 руб.

Компания Форианелли Трэйдинг лимитед является правообладателем товарного знака "МОРФЕЙ-MORPHEUS".

В свидетельстве на Товарный знак, приложении и сведениях на товарный знак с официального сайта ФИПС указано, что Компания ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД с 10.11.2014 является правообладателем товарного знака МОРФЕЙ-MORPHEUS на основании государственной регистрации N 526293.

ООО "Курортмедсервис", в соответствии с исключительной лицензией на срок действия исключительного права (государственная регистрация N РД0166954), с 11.02.2015 обладает исключительным правом использования на территории РФ товарного знака МОРФЕЙ-MORPHEUS по государственной регистрации N 526293.

В перечне охраняемых товаров в 5 классе МКТУ указаны - биологически активные добавки к пище.

В ходе мониторинга рынка по поручению ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД были осуществлены контрольные закупки биологически активной добавки к пище (БАД) "Капли "Трудный день", производителем спорной продукции, маркированной словесным обозначением "Капли "Трудный день", является ООО "Йодные технологии и маркетинг".

FORIANELLI TRADING LIMITED (Форианелли Трэйдинг Лимитед) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением о взыскании с ООО "ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ" компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "МОРФЕЙ-MORPHEUS" по Свидетельству РФ N 526293.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.05.2018 по делу N А40-214902/17-91- 1849, оставленным без изменения Постановлением апелляционного суда от 30.08.2018, с ООО "ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ" в пользу Компании FORIANELLI TRADING LIMITED (ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак "МОРФЕЙ-MORPHEUS" по Свидетельству РФ N 526293 в размере 12.937.632 руб. 50 коп., расходы по госпошлине 87.688 руб. 13 копеек(т.1 л.д.28-40).

Общий размер взысканной в пользу ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД с должника компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки составляет 34.563.649 руб.

Из представленных в материалы дела судебных актов следует, что нарушение исключительных прав на товарные знаки, принадлежащих кредитору, осуществлено должником до даты принятия заявления о признании должника банкротом.

В соответствии с положениями части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии с п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Закон о банкротстве устанавливает различный правовой режим удовлетворения требований кредиторов к должнику, находящемуся в процедуре банкротства, в зависимости от времени возникновения денежного обязательства.

Квалификация требования об уплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки зависит от даты совершения деликта.

Из представленных в материалы дела судебных актов следует, что нарушение исключительных прав на товарные знаки, принадлежащих кредитору, осуществлено должником до даты принятия заявления о признании должника банкротом.

В пункте 25 постановление Пленума от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что меры ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации применяются исходя из законодательства, действовавшего на момент совершения нарушения.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации (пункт 59 постановления Пленума от 23.04.2019 N 10).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Поскольку заявленные требования подтверждены вступившими в законную силу судебными актами арбитражного суда, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу об их обоснованности.

Учитывая, что обязательства ООО "Йодные технологии и маркетинг" перед кредитором по оплате государственной пошлины в размере 202.679 руб. возникли в 2018, 2019 годах, т.е. после возбуждения дела о банкротстве ООО "Йодные технологии и маркетинг", суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что требования кредитора в указанной части являются текущими платежами, в связи с чем, прекратил производство по требованиям в данной части.

Суд первой инстанции обоснованно отклонил довод, что компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки представляет собой финансовую санкцию и подлежит учету в реестре требований кредиторов с учетом п.3 ст. 137 Закона о банкротства, поскольку компенсация за нарушение исключительного права напрямую в ст. 12 ГК РФ не поименована, а закреплена в п. 3 ст. 1252 ГК РФ.

В соответствии с п. 37 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2020), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020: размер компенсации в защиту нарушенных интеллектуальных прав по смыслу п. 3 ст. 1252 ГК РФ и разъяснений, изложенных в п. 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", определяется судом по своему усмотрению в пределах, установленных ГК РФ, с учетом требований разумности и справедливости, исходя из конкретных обстоятельств дела, характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков и иных факторов, в том числе определенных Конституционным Судом Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации в п. 4.2 постановления от 13 декабря 2016 г. N 28-П разъяснил, что взыскание предусмотренной подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, то есть таким образом, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

Институт компенсации как мера ответственности за нарушение исключительных прав призван защищать интеллектуальную собственность. Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого нарушено исключительное право на конкретный объект интеллектуальной собственности.

Таким образом, указанная гражданско-правовая ответственность наступает за доказанный факт нарушения исключительного права на объект интеллектуальной собственности.

При оценке доводов апелляторов, суд апелляционной инстанции произвел оценку конкретных обстоятельств рассматриваемого дела с учетом правовых позиций, изложенных в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П, а также Постановлении Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40П.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ, п. 4 ст. 1515 ГК РФ, компенсация применяется вместо возмещения убытков, то есть заменяет их возмещение, что свидетельствует о том, что компенсация и убытки имеют одинаковую направленность и единую правовую природу - возмещение имущественного урона соответствующему правообладателю.

Как и убытки, компенсация направлена на возмещение, восстановление имущественной сферы пострадавшего, в связи с чем, в п. 3 ст. 1252 ГК РФ и в п. 4 ст. 1515 ГК РФ данные способы восстановления нарушенных прав указаны в качестве альтернативных.

В отличии от неустойки компенсация за нарушение исключительного права является самостоятельным внедоговорным деликтным обязательством. Следовательно, правовая природа неустойки (штрафа, пени) и компенсации различна, и они не могут быть приравнены.

Не является компенсация и иной финансовой или имущественной санкцией, поскольку данный термин предполагает наличие обязательства, за неисполнение которого следует применение такой санкции. Обязанность же уплаты компенсации за нарушение исключительного права возникает не вследствие неисполнения какого-либо обязательства, а в силу совершения гражданско-правового деликта.

Компенсация представляет собой способ защиты имущественного исключительного права аналогичный по своей природе возмещению убытков.

Являясь мерой гражданско-правовой ответственности, компенсация выполняет компенсационно-восстановительную функцию и направлена на предоставление правообладателю справедливого возмещения за вред, причиненный вследствие использования его интеллектуальной собственности без получения разрешения.

Компенсация за нарушение исключительного права в двухкратном размере стоимости контрафактного товара может превышать вероятные убытки правообладателя или неосновательное обогащение ответчика, данная мера имеет превентивный характер, в том смысле, что повышенный размер ответственности имеет целью удержать участников правоотношений от незаконного или недобросовестного поведения.

На данную особенность компенсации указывает Конституционный суд в Постановлении, говоря о ее штрафном характере.

При этом, исходя из восстановительной природы компенсации, ее размер не может быть полностью оторван от размера убытков правообладателя, на что, в частности, указывает Конституционный суд РФ в Постановлении, устанавливая правила ее снижения ниже низшего предела.

Таким образом компенсация за нарушение исключительных прав не является упущенной выгодой, не является неустойкой, равно как и финансовой санкцией применительно к пункту 3 статьи 137 Закона о банкротстве.

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 59 и 60 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, по своей правовой природе требование о взыскании компенсация носит имущественный характер, является обязательством о возмещении убытков.

Суд апелляционной инстанции считает необходимым указать, что, начиная с 2010 года суды признают обоснованными требования кредиторов и вводят процедуру наблюдения на основании требований о выплате компенсации за нарушение исключительных прав.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации уплата государственной пошлины при обжаловании данного определения не предусмотрена.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 08.07.2020 по делу N А40-201092/17 оставить без изменения, а апелляционные жалобы ООО "Йодные технологии и маркетинг", ОАО "Самарамедпром", ООО "НПО Новая Энергия" и ООО "Новая Энергия" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Н.В. Юркова

Судьи

А.С. Маслов М.С. Сафронова