Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2020 г. N 09АП-49984/20 по делу N А40-272810/2019

г. Москва

22 октября 2020 г.

Дело N А40-272810/19

Резолютивная часть постановления объявлена 15 октября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 октября 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей Н.И. Левченко, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.Г. Кургановым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ДАНВИСТАНО ТРЕЙДИНГ ЛТД на решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 июля 2020 г. по делу N А40-272810/19, по иску ДАНВИСТАНО ТРЕЙДИНГ ЛТД. к Кошелевой Ю.Н., ООО "РЕГИСТРАТОР Р01", с участием третьих лиц ООО "Мегасофт", Лыхина О.В. о защите прав на товарные знаки

при участии в судебном заседании: от истца Прохоров А.И. (по доверенности от 02.09.2019 г.); от ответчиков (Кошелевой Ю.Н.) Леонова Н.В. (по доверенности от 26.11.2019 г.), от ООО "РЕГИСТРАТОР Р01" Туркина Н.М. (по доверенности от 01.01.2020 г.); от третьего лица ООО "Мегасофт" Леонов Д.А. (генеральный директор)

УСТАНОВИЛ:

ДАНВИСТАНО ТРЕЙДИНГ ЛТД. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Кошелевой Ю.Н. и Обществу с ограниченной ответственностью "РЕГИСТРАТОР Р01" о защите права на товарный знак.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.07.2020 г. в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

Третье лицо Лыхина О.В., надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явилось, в связи с чем, жалоба рассмотрена в его отсутствие по представленным в материалы дела документам.

Ответчики против удовлетворения апелляционной жалобы возражали по доводам, изложенным в отзывах, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Третье лицо ООО "Мегасофт" против удовлетворения апелляционной жалобы возражало, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

В обоснование иска указано, что истец, компания ДАНВИСТАНО ТРЕЙДИНГ ЛТД (Белиз), является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом "AIWA" по свидетельствам РФ N N 501049, 433391, 479308, 259215, 505885, 508024, 508021, 484064, 483710, 362945.

Ответчик Кошелева Юлия Николаевна, является администратором доменного имени aiwa.ru, которое является сходным до степени смешения с серией товарных знаков истца "AIWA" по указанными выше свидетельствам.

Истец полагает, что действия ответчика Кошелевой Юлии Николаевны по приобретению права на администрирование и администрирование ответчиком доменного имени aiwa.ru представляет собой злоупотребление правом и недобросовестную конкуренцию, направлены на воспрепятствование реализации истцом исключительного права на товарные знаки "AIWA" по вышеперечисленным свидетельствам.

Таким образом, истец заявил о злоупотреблении ответчиком правом при регистрации доменного имени, в связи с чем, ответчик Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор Р01" обязан данную регистрацию аннулировать.

Судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, в удовлетворении исковых требований отказано.

Судом первой инстанции установлено, что заявителем избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, а заявленный предмет иска и способ защиты нарушенного права не соответствует основанию иска, обстоятельствам и характеру нарушений его права.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Истец не согласен с выводом суда о том, что на дату перехода права администрирования домена (01.03.2019 г.) никаких исполненных судебных или иных ограничений на доменное имя aiwa.ru не имелось. Доменное имя aiwa.ru было свободно для осуществления с ним любых законных действий, в том числе и смены администратора.

Однако апелляционным судом не усматривается нарушения запрета, установленного определением Арбитражного суда Московской области от 10.04.2018 г. по делу N А41-19679/18. По заявлению истца запрет был наложен в отношении других объектов - обозначений, не являющихся доменными именами второго уровня.

В последующем, 27.04.2018 г. в Арбитражный суд Московской области поступило заявление ООО "Регистратор Р01" о невозможности исполнения определения суда об обеспечении иска. Регистратор сообщил, что осуществляет деятельность по регистрации и поддержке доменных имен второго уровня в доменах RU. Обозначения http://aiwa.ru и http://pdo.ru не являются доменными именами второго уровня, в связи с чем, ООО "Регистратор Р01" не имеет технической возможности исполнить определение Арбитражного суда Московской области от 10.04.2018 года.

По заявлению истца судом проверялась правомерность действий ООО "РЕГИСТРАТОР Р01". Определением Арбитражного суда Московской области от 03.06.2019 г. истцу отказано в удовлетворении заявления о наложении судебного штрафа на ООО "РЕГИСТРАТОР Р01" за неисполнение судебного акта.

Таким образом, доводы истца о совершении ответчиком Кошелевой Юлии Николаевны действий с доменным именем aiwa.ru в обход запрета, установленного судом, не соответствуют действительности.

Апелляционный суд принимает во внимание, что доменное имя aiwa.ru и право его администрирования не были предметом спора по указанному делу, о чем также указано судом первой инстанции: "права администрирования доменного имени aiwa.ru никогда и никем не оспаривались".

Также и вопрос правомерности использования обозначения "AIWA" в доменном имени aiwa.ru уже рассматривался судом по делу N А41-19679/2018. Истцу было отказано в удовлетворении требований.

Не принимаются во внимание ссылки истца на положения ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года: "(2) Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.", поскольку в (3) указанной статьи все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.".

Администрирование доменного имени (без размещения информации, конкурирующей с товарными знаками истца), не попадает ни под один из приведенных случаев недобросовестной конкуренции.

Судом первой инстанции правомерно указано на то, что ответчик Кошелева Юлия Николаевна не является хозяйствующим субъектом в терминах Закона "О защите конкуренции", это значит, что нормы антимонопольного законодательства (в частности Закона "О защите конкуренции") на взаимоотношения между истцом и указанным ответчиком не распространяются (они не являются конкурентами, так как у них нет общего рынка).

Кроме того, ответчик Кошелева Юлия Николаевна не совершала каких-либо действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, и которые причинили или могли причинить убытки другим хозяйствующим субъектам. Достаточных и допустимых доказательств незаконного использования ответчиком рассматриваемого товарного знака суду не представлено".

Истец в апелляционной жалобе указывает, что суд первой инстанции не оценил действия ответчика Кошелевой Юлии Николаевны по приобретению прав администрирования доменного имени aiwa.ru, с учетом правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и правил ICANN.

Ссылки истца в отношении применения критериев Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика) не принимаются во внимание, поскольку в силу параграфов 4(a)(i - iii) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

(i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

(ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

(iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Апелляционный суд полагает, что в рамках настоящего спора усматривается наличие лишь буквенного совпадения "AIWA" в товарных знаках и доменном имени. Смысловое содержание этих слов различается.

В то же время, отсутствуют доказательства наличия еще двух критериев. Право администрирования доменного имени ответчика Кошелевой Юлии Николаевны зарегистрировано в соответствии в Правилами регистрации доменных имен, о чем сказано в письме ООО "Регистратор Р01" от 05.12.2019 г. При приобретении права администрирования и администрировании доменного имени ответчик Кошелева Юлия Николаевна действовал в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сам факт использования обозначения "AIWA" в доменном имени aiwa.ru не является противоправным.

Постановлением Десятого апелляционного арбитражного суда от 25.04.2019 г. отказано в удовлетворении искового требования о признании использования ООО "Мегасофт", обозначения "AIWA" в доменном имени aiwa.ru нарушением исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 501049, N 433391, N 479308, N 259215, N 505885, N 508024, N 508021, N 484064, N 483710, N 362945.

Суд первой инстанции правомерно указал на то, что в действиях ответчика Кошелевой Юлии Николаевны не усматривается обстоятельств, определяющих недобросовестность регистрации и использования доменного имени, приведенных в параграфах 4(b)(i - iv) Политики: Кошелева Юлия Николаевна не является конкурентом истца, не создает для него препятствий, не преследует коммерческих целей и не привлекаю под видом истца пользователей на сайт.

Используя доменное имя, вышеуказанное лицо занимается законной некоммерческой деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца, что в соответствии с параграфом 4 (с) (iii) Политики, может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу в соответствии с вышеприведенным параграфом 4(a)(ii) Политики.

Ссылки истца на то, что ответчик, приобретая право на администрирование указанного доменного имени имел своей единственной целью воспрепятствование использованию истцом принадлежащего ему товарного знака "AIWA" для адресации сайта в российской национальной доменной зоне ".ru".

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с данным доводом.

Истцу не принадлежали права администрирования доменного имени aiwa.ru. Заявитель также не обращался в суд с требованием о передаче ему этого доменного имени. Использование ответчиком доменного имени aiwa.ru не является препятствием истцу использовать свои товарные знаки в другом доменном имени в российском сегменте сети Интернет. Доменное имени aiwa.ru, не является уникальным и единственно возможным для истца использовать свои товарные знаки в сети Интернет.

В соответствии с п. 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановления Пленума N 10)

Требование о пресечении нарушения (подп. 2 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подп. 5 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

Такие требования истца уже были рассмотрены судом в рамках дела N А41-19679/2018 и в удовлетворении иска отказано.

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (п. 158 постановления Пленума N 10).

Больший объем правовой охраны предусмотрен лишь для общеизвестного товарного знака.

Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

В таком случае аннулирование доменного имени производится на основании совокупности трех критериев параграфа 4(a)(i - iii) Политики, которых в моих действиях не имеется.

Судом первой инстанции исследованы все указанные обстоятельства по делу.

При решении вопроса о том, нарушаются ли права истца на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени, судом проверяется наличие двух условий:

1) наличия сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком,

2) использование доменного имени в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Как указано выше, имеется буквенное совпадение AIWA в товарных знаках истца и доменном имени. Смысловое содержание этих слов, по мнению апелляционного суда, различается.

Товарные знаки истца не являются общеизвестными, зарегистрированы в 11 классах МКТУ (классы: 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 28, 35).

Интернет-сайт http://aiwa.ru/ не имеет коммерческой направленности. Не используется в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки.

Таким образом, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что истец в нарушение требований ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал наличие обстоятельств, на которых основаны его исковые требования.

На основании изложенного, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на истца расходов по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 июля 2020 года по делу N А40-272810/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

Д.В. Пирожков Н.И. Левченко