Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 5 ноября 2020 г. N 10АП-6426/20 по делу N А41-95910/2019

г. Москва

05 ноября 2020 г.

Дело N А41-95910/19

Резолютивная часть постановления объявлена 28 октября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 ноября 2020 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Виткаловой Е.Н.,

судей Боровиковой С.В., Марченковой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Казаковой Т.А.,

при участии в заседании:

от истца: Шмелев В.Д., по доверенности от 27.03.2019;

от ответчиков:

от Баринова А.В.- Осипова Ж.А., по доверенности от 02.12.2019;

от ООО "Центрум А" - Хомкалов С.В., генеральный директор, по выписке из ЕГРЮЛ, Осипова Ж.А., по доверенности от 01.08.2020;

от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы ГПМ спулка з ограничона одповедзальности спулка командитова, Баринова Александра Владимировича и ООО "ЦЕНТРУМ-А" на решение Арбитражного суда Московской области от 13.03.2020 по делу N А41-95910/19, по исковому заявлению ГПМ спулка з ограничона одповедзальности спулка командитова (GPM spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa) к Баринову Александру Владимировичу, к ООО "ЦЕНТРУМ-А", третье лицо: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" с требованиями об обязании,

УСТАНОВИЛ:

Иностранная компания ГПМ спулка з ограничона одповедзальности спулка командитова (GPM spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa) (далее - компания, истец) обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Баринову Александру Владимировичу, к ООО "ЦЕНТРУМ-А" (далее - ответчики) с требованиями, в соответствии с принятым судом уточнениями в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации:

1. Признать действия Баринова Александра Владимировича (ИНН: 501002674191) по регистрации и использованию доменного имени galeco.ru нарушением исключительных прав компании "ГПМ спулка з ограничона одповедзальностя спулка командитова" на товарные знаки по международным регистрациям NN 1000442, 1068157, 1184331, 1186798.

2. Обязать Баринова Александра Владимировича (ИНН: 501002674191) аннулировать регистрацию доменного имени galeco.ru.

3. Признать действия Общества с ограниченной ответственностью "Центрум-А" (ОГРН: 1055001801414; ИНН: 5078014400) по фактическому использованию доменного имени galeco.ru нарушением исключительных прав компании "ГПМ спулка з ограничона одповедзальностя спулка командитова" на товарные знаки по международным регистрациям NN 1000442, 1068157, 1184331, 1186798.

4. Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Центрум-А" (ОГРН: 1055001801414; ИНН: 5078014400) опубликовать на главной странице сайта chekker.ru резолютивную часть решения суда по настоящему делу.

5. Взыскать солидарно с Баринова Александра Владимировича (ИНН: 501002674191), с общества с ограниченной ответственностью "Центрум-А" (ОГРН: 1055001801414; ИНН: 5078014400) в пользу компании "ГПМ спулка з ограничена одповедзальностя спулка командитова" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям NN 1000442, 1068157, 1184331, 1186798 в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных треований относительно предмета спора привлечено Акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (АО "РСИЦ").

Решением Арбитражного суда Московской области от 13.03.2020 исковые требования частично удовлетворены.

Не согласившись с данным судебным актом в части отказа в удовлетворении требований в полном объеме, истец обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Ответчики, не согласившись с данным судебным актом в части удовлетворения заявленных требований, также обратилмсь в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представители ответчиком поддержали доводы своих апелляционных жалоб в полном объеме, просили решение суда отменить в части удовлетворения заявленных требований, апелляционные жалобы - удовлетворить.

Представитель истца возражал против доводов апелляционных жалоб ответчиков, поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда отменить в части отказа в удовлетворении требований.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru.

Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем ряда охраняемых на территории Российской Федерации Товарных знаков, включающих в себя словесный элемент "Galeco" или его транслитерацию "Галеко", в частности товарные знаки по международным регистрациям NN 1000442, 1068157, 1184331, 1186798 (далее - Товарные знаки).

Истцу стало известно о наличии в сети Интернет сайта, расположенного на доменном имени "galeco.ru", который является магазином водосточных систем.

Истцом указано, что на указанном сайте и в доменном имени используются обозначения, сходные до степени смешения с Товарными знаками истца.

В целях подтверждения нарушения, истцом представлены в материалы дела нотариальные протоколы осмотра сайта от 05.10.2018 и от 07.05.2019.

В соответствии с информацией, предоставленной в ответ на адвокатский запрос регистратором доменных имен "RU-CENTER" (АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"), являющимся аккредитованным регистратором доменных имен в домене верхнего уровня.RU, администратором домена "galeco.ru" является Баринов Александр Владимирович.

Истец также полагает, что ООО "Центрум-А" является лицом, фактически использующим доменное имя и расположенный на нем сайт для предложения к продаже и продажи своей продукции под брендами "Ruplast" и "GLC", являющейся однородной продукцией, для которой зарегистрированы Товарные знаки, а также для рекламы собственного сайта-магазина с такой продукцией.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения истца в суд с иском.

Оценив доводы апелляционных жалоб и проверив их обоснованность, апелляционный суд считает их несостоятельными в связи со следующим.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации охраняются Гражданским кодексом Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) произведения науки, литературы, искусства, а равно товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если указанным Кодексом не предусмотрено иное (статья 1233).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно статье 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар либо обозначенную услугу одного производителя среди аналогичных товаров или услуг других производителей или продавцов.

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Исходя из приведенных норм права и положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по спору о защите исключительных прав на товарные знаки входят следующие обстоятельства: со стороны истца - факты принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки и нарушения этих прав ответчиком путем использования соответствующих товарных знаков без согласия правообладателя, а со стороны ответчика - выполнение им требований закона при использовании товарных знаков истца.

Как указано выше, истец является правообладателем ряда охраняемых на территории Российской Федерации Товарных знаков, включающих в себя словесный элемент "Galeco" или его транслитерацию "Галеко", в частности товарные знаки по международным регистрациям NN 1000442, 1068157, 1184331, 1186798.

Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 39, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе для водосточных и дренажных систем, включая их различные элементы, детали и комплектующие, а также для услуг, связанных с введением указанных товаров в гражданский оборот: продажа в розницу и оптом деталей, материалов и металлических и неметаллических изделий для строительства.

Как следует из нотариальных протоколов осмотра сайта www.galeco.ru от 05.10.2018 и от 07.05.2019 (том 2 л.д. 53-90, 92-102), на сайте www.galeco.ru предлагаются к продаже водосточные системы из стали и ПВХ под брендами "Ruplast" и "GLC".

В разделе "распродажный прайс" на сайте предлагаются к продаже "остатки" оригинальной продукции истца, включающих в себя словесный элемент "Galeco", при этом используется обозначение со стилизованным изображением улыбающегося лица и элементом "GлямбдаLECO". На сайте есть следующие информационные сообщения "Завершен 16-ти летний период присутствия на российском рынке водосточных систем Galeco" и "Все элементы GLC PVC 152/100-100% стыкуются с системой GALECO PVC 152/100 и увеличивают доход более чем на 20%"; при этом в качестве фона для данных сообщений используется обозначение, представляющее собой стилизованное изображение улыбающегося лица. Внизу страницы сайта www.galeco.ru также есть ссылка на сайт www.chekker.ru, указаны почта "info@chekker.ru" и номер телефона.

В соответствии с представленной в материалы дела выпиской из сервиса Whois, ООО "Центрум-А" является администратором домена chekker.ru (том 2 л.д. 50-52).

Сайт www.chekker.ru является Интернет-магазином, предлагающим, в том числе водосточные системы из стали и ПВХ под брендами "Ruplast" и "GLC", при этом на сайте используется словесное обозначение "GALECO", что подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта www.chekker.ru (том 2 л.д. 92-102). Часть продукции на сайте www.galeco.ru также предлагается к продаже и продается под брендом "GLC".

Истцом указано, что по информации из открытых ресурсов, доменные имена chekker.ru и galeco.ru зарегистрированы на одном хостинге и на одном IP-адресе. Указанные на сайте электронная почта и номер телефона совпадают с электронной почтой и номером телефона на сайте www.galeco.ru.

Как усматривается из материалов дела, ООО "Центрум-А" является правообладателем товарных знаков с элементом "Сhekker" по свидетельствам N 416949, N 579319, а также товарного знака N 653845 со словесным неохраняемым элементом "GLC", зарегистрированного для товаров и услуг 06, 19, 35 и 37 классов МКТУ, и товарного знака за N 738954 02.10.2019.

Таким образом, ответчики являются лицами, фактически использующими доменное имя galeco.ru.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

- длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

- степень известности, узнаваемости товарного знака;

- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

- наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, зарег. в Минюсте РФ 18.08.2015, рег. N 38572, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При этом пункт 44 Правил устанавливает, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно критериям, установленным пункте 42 Правил, сходство словесных элементов может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 122 от 13.12.2007 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума N 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Согласно абзацу 7 пункта 75 постановления N 10 вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

В соответствии с пунктом 162 постановления N 10 установлено, что согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Сравнивая обозначения, используемые в товарных знаках истца и изображениях, используемых ответчиками, судом первой инстанции установлено следующее.

Товарный знак olc зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности за N 738954 02.10.2019, правообладателем является ООО "ЦЕНТРУМ-А" (том 6 л.д. 21).

Товарный знак зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности за N 653845 25.04.2018, со словесным неохраняемым элементом "GLC", зарегистрированный для товаров и услуг 06, 19, 35 и 37 классов МКТУ, правообладателем является ООО "ЦЕНТРУМ-А" (том 6 л.д. 22).

Обозначение внутри товарного знака N 653845 выполнено в виде белой буквы О, изобразительный элемент в виде изогнутой линии желтого цвета, расположенной под буквой О, а также словесным неохраняемым элементом "GLC", выполненным черным шрифтом. Указанные обозначения выполнены в прямоугольнике синего цвета.

Обозначение товарного знака N 738954 также является комбинированным и включает в себя словесный элемент "olc", выполненный строчными буквами, а также изобразительный элемент в виде изогнутой линии желтого цвета, расположенной под буквой О.

Товарный знак N 1068157 является комбинированным изображением, представляющий собой синий прямоугольник, внутри которого расположены: словесный элемент "GЛLECO", который выполнен заглавными буквами белого цвета, а также изобразительный элемент в виде улыбающегося лица, двух капель воды. Изобразительный элемент в виде улыбающегося лица расположен слева, словесный элемент расположен справа. Доминирующее положение имеет словесное обозначение.

Сравнивая визуальные изображения, апелляционный суд приходит к выводу, что обозначение OLC и товарный знак истца производят разное впечатление композиционных элементов.

Сравнивая обозначение товарных знаком N 738954, N 653845 и изобразительный элемент * апелляционный суд поддерживает вывод суда первой инстанции, что данные изображения имеют различные очертания. Композиция является симметричной, обозначение не симметрично, "улыбка" на углах имеет различные изображения.

Обозначение товарного знака N 738954 и товарный знак N1068157 выполнены в различных цветовых оттенках.

Таким образом, изобразительные элементы вызывают в сознании потребителей различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

Сравнивая словесные элементы, входящие в обозначение,

и на предмет фонетического сходства, суд установил следующее.

Первое обозначение является набором букв, не имеющих перевода на русский язык, и произносится [О] [Эл] [Си], буквенное обозначение "GLC" произносится [Джи][Эл][Си], при этом последнее обозначение произносится "Galeco" "Галеко", в котором:

г - [г] - согласный, звонкий парный, твердый (парный) а - [а] - гласный л - [л'] - согласный, звонкий непарный, сонорный, мягкий е - [э] - гласный к - [к] - согласный, глухой парный, твердый (парный) о - [о] - гласный.

Таким образом, в первом обозначении, используется один слог - "OLC" (произносится [О] [Эл] [Си]), обозначение "GLC" произносится [Джи][Эл][Си], в то время как в обозначении "Galeco" "Галеко" используется три слога - га - ле - ко, (ga - le - ko).

В сравниваемых обозначениях отсутствуют совпадающие звуки, слоги, произносимые одинаково для потребителя.

Доводы истца о том, что в обозначениях "GLC" используются те же согласные буквы в том же порядке, что и в обозначении GALECO (GALECO), обоснованно отклонены судом первой инстанции и отклоняются апелляционным судом, поскольку истцом не представлено доказательств правовой охраны обозначения "GLC" отдельно от обозначения "Galeco".

Последовательность слогов, звучание, интонация сравниваемых обозначений свидетельствует о том, что они различным образом воспринимаются потребителями.

Сравниваемые обозначения имеют различный размер шрифта и цветовую гамму.

Обозначение товарного знака N 738954 выполнено строчными буквами латинского алфавита, буквы выполнены синим цветом, обозначение "GLC" выполнено заглавными буквами латинского алфавита черного цвета на синем фоне, в то время как обозначение "GALECO" выполнено заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на синем фоне.

Восприятие выше указанных обозначений имеет различную цветовую гамму и шрифт, что свидетельствет об отсутствии общего зрительного восприятия указанных обозначений потребителем.

Сравнивая словесные элементы olc, "GLC", и "GALECO" по семантическому критерию, суд установил, что слово "Galeco" "Галеко" не имеет лексического значения и является вымышленным, равно как и используемая ответчиком символика.

Таким образом, словесные элементы, входящие в обозначение "OLC" и международный товарный знак N 1068157, отличаются по звуковому, смысловому, графическому сходству, и не являются сходными до степени смешения товарными знаками.

Кроме того, ответчик зарегистрировал товарные знаки по свидетельству N 653845 и N 738954 в соответствии с действующим на момент регистрации законодательством Российской Федерации. При рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака по свидетельствам N 653845 и N 738954 экспертом Роспатента не установлено, что указанные знаки сходны до степени смешения с какими-либо иными зарегистрированными на территории Российской Федерации товарными знаками. Уведомлений о несоответствии обозначений каким-либо требованиям законодательства в адрес ответчика из Роспатента не направлялось.

Таким образом, компетентный орган в сфере регистрации товарных знаков счел, что элемент GLC, желоб желтого цвета, цветовая гамма, которые используются в обозначениях "GLC" и olc, не являются сходными до степени смешения с какими-либо товарными знаками, зарегистрированными на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что ответчиком ООО "ЦЕНТРУМ-А" используются собственные товарные знаки N 738954, N653845, которые не являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца N 1068157.

Также истец указывает на реализацию ответчиками товаров, однородных товарам истца, при этом используюя затеристрированный товарный знак "GALECO", а также используя при этом сайт www.galeco.ru.

Предлагаемые на сайте www.galeco.ru товары, являются водостоками и отдельными элементами водосточных систем (трубы, водостоки и желоба) из ПВХ и стали. Данные товары в основном используются в строительстве и реализуются в том числе через Интернет, в розничных и оптовых магазинах стройматериалов и товаров для дома. Таким образом, истец полагает, что продукция, предлагаемая на сайте www.galeco.ru, является однородной оригинальной продукции истца, в отношении которой зарегистрированы Товарные знаки.

Из справки, представленной истцом (том 3 л.д. 23) усматривается, что продукция Galeco поставлялась из Польши в Россию через разные компании (ООО "Чеккер", ООО "Гармония кровли", ООО "Руфтрейд"), объединенные коммерческим обозначением CHEKKER.

Таким образом, в период сотрудничества истец поставлял в адрес ответчика Баринова А.В., а именно через команду ЧЕККЕР, в том числе компанию ООО "Руфтрейд", продукцию, имеющую обозначение Galeco, в том числе, по инвойсу от 16.02.2018 (том 5 л.д. 151-153) Поскольку договоренность между истцом и ответчиком Бариновым А.В. об использовании доменного имени www.galeco.ru не была достигнута, партнерские отношения были прекращены в начале 2018 года, что сторонами не оспаривается. Однако, как указано ответчиком Бариновым А.В., у него осталась партия нереализованного товара, приобретенного у истца, поставленного ранее.

На сайте galeco.ru была размещена информация об окончании поставок продукции Galeco командой ЧЕККЕР и прайс-лист для распродажи.

Ответчиком Бариновым А.В. указано, что оставшаяся партия товара была реализована.

В обоснование заявленного размера компенсации истец указывает на осуществление истцом и ответчиками сходной деятельности по производству и продаже водосточных систем и их элементов. Истцом была совершена закупка заглушки водосточного желоба под маркой "GLC" по адресу Москва, Ярославское ш., д. 2-B, оф. 314, указанному в разделе "Контакты" на сайте www.chekker.ru, в обоснование чего им представлены материалы переписки по электронной почте с продавцом, а также USB-накопитель с материалами видеофиксации закупки.

В подтверждение факта реализации товара компанией ООО "Платформа", в материалы дела представлены универсально передаточные документы N РТ09/000016 от 01.08.2018, N РТ09/000017 от 01.08.2018 (далее - УПД) (том 5 л.д. 161-163, 164-166).

В указанных УПД имеется как товар, зарегистрированный в установленном порядке истцом, так и собственный товар ответчика.

Исходя из изложенного выше, материалами дела подтверждается реализация спорной продукции (Galeco) ответчиком после прекращения взаимного сотрудничества с истцом.

Истец в исковом заявлении просил о взыскании в солидарном порядке с ответчиков компенсацию за нарушение исключительных на товарный знак в размере 800 000 рублей.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ, в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Согласно статье 323 ГК РФ, при солидарной обязанности [ответственности] должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

В соответствии с пунктом 1.2 "Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров" (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 года N СП-21/4), требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено солидарно к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя.

Возможность привлечения к солидарной ответственности администратора доменного имени и фактического продавца предлагаемой к продаже на веб-сайте продукции также широко признается судами Российской Федерации (постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2016 по делу N А40-102695/2015, постановление СИП от 28.09.2016 по делу N А65-26240/2015.

Пунктом 78 постановления N 10 установлено, что владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", далее - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 постановления N 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки подтверждается, представленными в материалы дела доказательствами.

В данном случае истцом избран способ защиты исключительного права в виде взыскания компенсации, предусмотренной пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения) в размере 800 000 рублей.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В пункте 64 Постановления N 10 разъяснено, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Вместе с тем сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

При рассмотрении дела ответчиком заявлено об уменьшении размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Таким образом, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, с учетом доводов ответчика, а также с учетом пункта 3 статьи 1252 ГК РФ апелляционный суд считает обоснованным снижение размера компенсации до 400 000 руб.

Действующее законодательство не возлагает на суд обязанности по снижению размера компенсации до какого-то определенного размера. Суд наделен правом на основании заявления ответчика по собственному усмотрению снижать размер компенсации. При этом степень несоразмерности заявленной компенсации последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, четких критериев ее определения применительно к тем или иным категориям дел, законодательством не предусмотрено.

Апелляционный суд полагает, что данный размер компенсации соответствует последствиям нарушения обязательства, указанный размер не противоречит указанным нормативным актам и позиции Верховного Суда Российской Федерации.

Доводы ответчика со ссылкой на принцип исчерпания права истца на соответствующие объекты интеллектуальной собственности, положения статьи 1487 ГК РФ, и указание на то, что в материалах дела имеются доказательства легальности приобретения им спорного товара, не принимаются апелляционным судом.

Так, согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Однако ответчиком в материалы дела не представлено Грузовых таможенных деклараций (ГТД) на поставленный товар, который позволил бы идентифицировать ранее поставленный товар истцом в адрес ответчика. В представленных УПД таких данных также не содержится.

Учитывая, изложенные выше обстоятельства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о взыскании с ответчиков в солидарном порядке в пользу истца компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям NN 1000442, 1184331, 1186798 в сумме 400 000 рублей.

Истец также просил признать действия ответчиков по регистрации и использованию доменного имени galeco.ru, нарушением исключительных прав компании "ГПМ спулка з ограничона одповедзальностя спулка командитова".

Данное требование правомерно не удовлетворено судом первой инстанции в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

На основании пункта 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак:

1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг;

3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно статье 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 названной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований в части требований истца о признании действий Баринова А.В. по регистрации и использованию доменного имени galeco.ru, признании действий ООО "Центрум-А" по фактическому использованию доменного имени galeco.ru, нарушением исключительных прав компании "ГПМ спулка з ограничона одповедзальностя спулка командитова" на указанные товарные знаки суд первой инстанции обоснованно пришёл к обоснованному выводу о том, что истцом избран ненадлежащий способ защиты.

По смыслу статьи 12 ГК РФ и части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо - лицо, чьи права или законные интересы нарушены или оспариваются, должно избрать такой способ защиты нарушенного права, который предусмотрен законом для конкретного вида правоотношений и который позволит в действительности восстановить нарушенное право.

Способы защиты гражданских прав направлены на обеспечение защиты прав и свобод и восстановление нарушенных прав, что следует, в том числе, из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2010 N 732-О-О, от 15.07.2010 N 948-О-О, от 23.09.2010 N 1179-О-О, от 25.09.2014 N 2258-О.

Гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права, при этом в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, но избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и непосредственно привести к восстановлению нарушенного права.

Перечень способов защиты установлен ГК РФ или иными законами (статья 12 ГК РФ).

При этом ни статья 12 ГК РФ, ни статьи 1250, 1252, 1253, 1474, 1515 главы четвертой ГК РФ не предусматривают такой способ защиты права, как признание незаконными действий юридических и физических лиц, не являющихся органами, осуществляющими публичные полномочия, или должностными лицами таких органов.

Обращаясь в арбитражный суд с иском о признании регистрации, использованию доменного имени "galeco.ru", произведенных ответчиками, нарушением исключительных прав компании ГПМ спулка з ограничона одповедзальностя спулка командитова на товарные знаки по международным регистрациям NN 1000442, 1068157, 1184331, 1186798, истец фактически требует установить факты нарушений исключительных прав, не указывая, каким законом (нормой) предусмотрен такой способ защиты права. При этом судом установлено, что такой способ защиты исключительного права на товарные знаки, как признание незаконными действий нарушителя, законом не предусмотрен.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Довод истца относительно того, что гражданским законодательством (в частности, статьей 12 ГК РФ) установлен открытый перечень способов защиты нарушенных прав, ввиду чего истец не ограничен в выборе любого способа, не соответствует смыслу указанной нормы. Из буквального толкования указанной статьи следует, что способы защиты, избираемые истцом и не предусмотренные данной статьей, должны предусматриваться иным законом. Истец не указал, какому из предусмотренных законом способов защиты соответствует заявленное им требование о признании действий ответчиков по регистрации и использованию доменного имени galeco.ru, незаконными.

В рассматриваемом случае обстоятельства использования товарного знака и фирменного наименования не являются юридическими фактами, которые могут быть установлены в порядке, предусмотренном главой 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и относятся к основанию, а не к предмету иска.

Кроме того, в данном случае не усматривается, каким образом избранный способ защиты приведет к действительному восстановлению прав и законных интересов истца в случае их нарушения ответчиком.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2016 по делу N А11-729/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2016 N 301-ЭС16-15604 отказано в передаче кассационной жалобы на данный судебный акт для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации); постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 по делу N А40-9597/2014, постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2019 N С01-1206/2018 по делу N А40-136629/2017.

Таким образом, учитывая, что истцом выбран ненадлежащий способ защиты права, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении требований о признании действий ответчиков незаконными.

Отказывая в удовлетворении требований об обязании ответчика Баринова Александра Владимировича (ИНН: 501002674191) аннулировать регистрацию доменного имени galeco.ru, суд первой инстанции правомерно исходил из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 158 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Судом установлено, что регистрация сайта http://galeco.ru была осуществлена в марте 2012 года на имя компании Galeco Limited (том 6 л.д. 17, том 2 л.д. 2). Впоследствии домен galeco.ru администрировался компанией Galeco Project Management. В марте 2012 года компания Galeco Project Management перестала поддерживать данный домен. Ответчик в 2012 году приобрел домен galeco.ru на открытом аукционе доменов в зоне "ru", поскольку домен был свободен и открыто предложен регистратором к приобретению.

В период приобретения домена ответчиком, между истцом и ответчиком имелись партнерские взаимоотношения, что сторонами в ходе рассмотрения дела не оспаривалось.

В материалы дела не представлено доказательств того, что товарный знак является общеизвестным, либо действия ответчика Баринова А.В. по приобретению указанного домена являются недобросовестной конкуренцией.

Таким образом, приобретение ответчиком доменного имени проводилось в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Целью приобретения доменного имени было его сохранение для дальнейшего использования в рамках продвижения товаров под товарным знаком GALECO.

Истцом в период с 2012 года по август 2019 года в адрес ответчика Баринова А.В. каких-либо претензий, требований о необходимости прекратить использование доменного имени до направления претензии исх.N 289/09ис от 25.09.2019 (том 3 л.д. 1-3) не направлялось, иного истцом в нарушение статьи 65 АПК РФ суду не представлено.

Ответчик, получив претензию, направил в адрес истца ответ от 11.09.2019 (том 3 л.д. 19-22). В ответе ответчик указал о готовности безвозмездно передать указанное доменное имя истцу, согласовать сроки и порядок его передачи.

На основании изложенного, учитывая, что в настоящее время действие сайта прекращено, требования истца об обязании ответчика Баринова А.В. аннулировать регистрацию доменного имени galeco.ru правомерно не удовлетворены судом первой инстанции, поскольку доменное имя было зарегистрировано до расширения правовой охраны товарного знака истца на территории Российской Федерации, а также ввиду того, что истцом не представлено доказательств того, что товарный знак является общеизвестным, либо действия ответчика Баринова А.В. по приобретению указанного домена являются недобросовестной конкуренцией.

Истцом также заявлено требование об обязании ООО "Центрум-А" опубликовать на главной странице сайта http://chekker.ru резолютивную часть решения суда по настоящему делу.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Судом установлено, что ООО "Центрум-А" является администратором сайта http://chekker.ru, что подтверждается информацией из сервиса Whois (том 2 л.д. 50-52).

На указанном сайте ООО "Центрум-А" предлагает товары и услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы Товарные знаки истца. ООО "Центрум-А" на главной странице использует элемент "GALECO", сходный с Товарными знаками истца. ООО "Центрум-А" является администратором доменного имени chekker.ru и правообладателем товарного знака N 653845, предлагает на сайте www.chekker.ru продукцию "GLC", однородную продукции, в отношении которой зарегистрированы Товарные знаки истца, и использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца. Также на сайте http://chekker.ru было использовано словесное обозначение "GALECO".

Факт размещения информации на сайте http://chekker.ru подтвержден протоколом осмотра доказательств (том 2 л.д. 92-102).

Возражения ответчика о том, что ООО "Центрум-А" не осуществляло фактическое использование сайтов chekker.ru и galeco.ru, а право на использование сайта chekker.ru ответчиком было передано организации ООО "Руфтрейд", в дальнейшем организации ООО "Платформа", в связи с чем, фактическое владение и использование указанным сайтом осуществлялось указанными компаниями, судом отклонены с учетом того, что ссылки на указанные интернет страницы размещены на официальном сайте ответчика: http://chekker.ru, принадлежность которого ответчику последним не отрицается, ссылки на момент осмотра сайта были активными, что прямо следует из протокола осмотра доказательств.

В соответствии с пунктом 78 постановления N 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", далее - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Исходя из изложенного выше, ООО "Центрум-А", являющийся собственником сайта, несет ответственность за размещение информации, в том числе и иными лицами.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 58 Постановления N 10, заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора. Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения. Оценивая доводы истца и возражения ответчика по предложенному месту публикации, суд вправе определить место публикации решения исходя из того, что выбор такого места должен быть направлен на восстановление нарушенного права (например, в том же печатном издании, где была опубликована недостоверная информация о правообладателе; в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; в источнике, место распространения которого определяется местом производства и распространения контрафактных товаров или местом осуществления и характером деятельности истца).

В соответствии с абзацем 3 пункта 1.2. постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров" администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и/или переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности, так называемого договора "об аренде доменного имени".

С учетом изложенных разъяснений и установленных по делу обстоятельств, исковые требования об опубликовании резолютивной части решения суда по настоящему делу на сайте chekker.ru, на которой ранее размещалась информация по словесному обозначению "GALECO", признаны судом направленными на восстановление нарушенных прав истца в связи с чем, обоснованно удовлетворены.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, суд первой инстанции, полно исследовав имеющие значение для дела обстоятельства, верно оценил в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, правильно применил нормы материального, процессуального права и сделал выводы, соответствующие обстоятельствам дела.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего дела по существу, апелляционным судом не установлено.

Доводы апелляционных жалоб подлежат отклонению, поскольку не подтверждают правомерность позиции заявителя, противоречат имеющимся в материалах дела доказательствам, данные доводы сделаны при неправильном и неверном применении и толковании норм материального и процессуального права, регулирующих спорные правоотношения, имеющиеся в материалах дела доказательства, оцененные судом по правилам статей 64, 67, 68, 71 АПК РФ, не подтверждают законности и обоснованности позиции заявителя.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с положениями части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

На основании вышеизложенного апелляционный суд считает, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 13.03.2020 по делу N А41-95910/19 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

Е.Н. Виткалова

Судьи

С.В. Боровикова Н.В. Марченкова