Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 ноября 2020 г. N 16АП-2613/20 по делу N А63-4650/2020

г. Ессентуки

2 ноября 2020 г.

Дело N А63-4650/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 26.10.2020.

Постановление в полном объёме изготовлено 02.11.2020.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Казаковой Г.В., судей: Марченко О.В., Сулейманова З.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Левкиным А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании, проведённом в режиме веб-конференции, апелляционную жалобу ответчика - индивидуального предпринимателя Любивой Елены Валентиновны на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 25.06.2020 по делу N А63-4650/2020 (судья Турчин И.Г.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Плюс Компани", (г. Москва, ОГРН 5157746046673), к индивидуальному предпринимателю Любивой Елене Валентиновне, (г. Ставрополь, ОГРНИП 319265100114416), о взыскании 523 178 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству от 24.08.2017 NN 527125, 527126, 376436, 376426 за период с 14.08.2019 по 17.03.2020,

при участии в судебном заседании представителей: от общества с ограниченной ответственностью "Плюс Компани" - Мамедова Н.В. (по доверенности N 16/08 от 16.08.2019), от индивидуального предпринимателя Любивой Елены Валентиновны - Шмакова К.В. (по доверенности от 23.07.2020).

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Плюс Компани", г. Москва (далее - истец, общество, ООО "Плюс Компани") обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к индивидуальному предпринимателю Любивой Елене Валентиновне, г. Ставрополь (далее - ответчик, предприниматель, ИП Любивая Е.В.) о взыскании 523 178 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 25.06.2020 по делу N А63-4650/2020 исковые требования ООО "Плюс Компани" удовлетворены полностью. Взысканы с предпринимателя в пользу общества 523 178 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству от 24.08.2017 N527125, 527126, 376436, 376426 за период с 14.08.2019 по 17.03.2020, и 13 464 рубля судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым решением суда от 25.06.2020 по делу N А63-4650/2020, ответчик - предприниматель, обратился в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение арбитражного суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований общества отказать в полном объёме.

Определением апелляционного суда от 10.08.2020 апелляционная жалоба предпринимателя принята к производству арбитражного суда апелляционной инстанции и назначена к рассмотрению в судебном заседании на 21.09.2020 на 16 часов 00 минут, которое было отложено на 26.10.2020 в связи с поступлением дополнений к апелляционной жалобе.

В судебном заседании 26.10.2020 представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт.

Представитель общества с доводами апелляционной жалобы не согласился, поддержал доводы отзыва, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и дополнения к жалобе, доводы отзыва на жалобу, выслушав представителей предпринимателя и общества, проверив правильность решения Арбитражного суда Ставропольского края от 25.06.2020 по делу N А63-4650/2020 в апелляционном порядке в соответствии с требованиями главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что решение суда первой инстанции подлежит изменению, по следующим основаниям.

Общество является правообладателем товарных знаков, зарегистрированных в государственном реестре товарных знаков, в отношении товаров и услуг класса 37 МКТУ - в том числе заправка топливом и обслуживание, что подтверждается свидетельством от 24.08.2017 N 527125, 527126, 376436, 376426.

08.02.2020 представителем общества установлено, что на автозаправочной станции (АЗС), расположенной по адресу: Ставропольский край, с. Верхнерусское, ул. Батайская, д. 2, используется графическое изображение, товарный знак "PLUS", принадлежащий ООО "Плюс Компани", что подтверждается актами фиксации использования товарного знака, фотоснимками и актом проверки.

Эксплуатацию АЗС осуществляет индивидуальный предприниматель Любивая Елена Валентиновна, которая не имеет согласия на использование принадлежащего истцу товарного знака, лицензионные договоры не заключались, оформленное иным образом согласие не выдавалось.

Лицензионные договоры подлежат обязательной регистрации в Роспатенте, сведения о зарегистрированных договорах публикуются в Государственном реестре товарных знаков РФ.

Свободный доступ к базе данных реестра открыт на сайте Роспатента www.fips.ru. Вышеуказанный реестр не содержится сведений о зарегистрированных договорах в отношении товарных знаков истца с ответчиком, что подтверждает факт отсутствия договоров.

Государственная регистрация ответчика Любивой Е.В. в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей осуществлена 13.08.2019 за основным государственным регистрационным номером 319265100114416, основным видом деятельности предпринимателя является торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах, код по ОКВЭД 47.30.

Общество, посчитав, что регистрация предпринимателя в ЕГРИП 13.08.2019 является датой начала незаконного использования товарного знака, произвёл расчет среднего размера стоимости использования товарного знака, исходя из следующих расчетных данных: паушальный платёж 200 000 рублей в год (200 000/365=547 рублей 95 копеек в день); постоянная часть роялти 20 000 рублей в месяц (20000*12/365=657 рублей 53 копейки в день), переменная часть роялти 1% от размера выручки, полученной в результате реализации товаров в месяц.

Таким образом, по расчётам истца использование ответчиком товарного знака за период с 14.08.2019 по 17.03.2020 составило 217 дней на общую сумму 523 178 рублей.

14.02.2020 предпринимателю была направлена претензия с требованием о прекращении незаконного использования товарного знака и выплате компенсации, которая не исполнена.

Общество, являясь правообладателем товарного знака, обратилось с иском о взыскании с ответчика компенсации в сумме 523 178 рублей за незаконное использование товарного знака по свидетельству от 24.08.2017 N 527125, 527126, 376436, 376426 за период с 14.08.2019 по 17.03.2020.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходил из следующих установленных обстоятельств и норм действующего законодательства.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса РФ товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В пункте 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определённое представление о продукции.

Согласно статье статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. К таким способам отнесено, в частности, использование исключительного права на товарный для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Судом первой инстанции установлено и не оспаривается предпринимателем, что обществу принадлежности право на товарный знак, что подтверждается соответствующим свидетельством Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Факты использования товарного знака предпринимателем подтверждены результатами проверки, в том числе кассовым чеком от 08.02.2020 N 00036, актом проверки, фотофиксацией и не опровергнуты ответчиком.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3 статьи 1252 и статьи 1515 Гражданского кодекса РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учётом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Общество в данном случае избрало порядок определения компенсации, указанный в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ в виде двукратной стоимости права использования товарного знака.

Суд первой инстанции, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, пришел к выводу, что заявленные требования являются обоснованными, поскольку предприниматель в отсутствие правовых оснований использует в своей хозяйственной деятельности изображение "PLUS" сходное с товарными знаками, права на которые принадлежат истцу, следовательно, имеются основания для взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков за период с 14.08.2019 по 17.03.2020 в заявленной сумме 523 178 рублей, а потому исковые требования подлежат удовлетворению.

Проверив доводы апелляционной жалобы, судом апелляционной инстанции установлено, что фактически предпринимателем не оспаривается допущенное нарушение на использование товарного знака, принадлежащего обществу, вместе с тем предприниматель не согласен с выводами суда о периоде использования товарного знака и определённого обществом размера компенсации.

Суд первой инстанции, установив факт неправомерного использования предпринимателем изображения "PLUS" сходного с товарными знаками истца, пришёл к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков за период с 14.08.2019 по 17.03.2020.

При этом предпринимателем в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не представлено доказательств о том, с какого именно времени неправомерно используется товарный знак, в том числе о том, что в период времени с 14.08.2019 товарный знак не использовался.

Суд апелляционной инстанции учитывает, что ответчик не оспаривает размещение обозначения "PLUS" на находящейся в его владении АЗС в период с 08.02.2020 по 17.03.2020, при этом не отрицает факт владения АЗС начиная с 14.08.2020.

Таким образом, предприниматель, как владелец имущества, обладающий всей полнотой информации относительно времени размещения обозначения "PLUS" на конструктивных элементах АЗС, не представил доказательств отсутствия размещения обозначения "PLUS" в период с 14.08.2019 по 07.02.2020.

С учётом установленных обстоятельств суд апелляционной инстанции считает, что доводы предпринимателя о недоказанности использования товарного знака с 14.08.2019 по 07.02.2020 подлежат отклонению, поскольку достоверных доказательств, подтверждающее обратное предпринимателем ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции не представлено.

В данном случае выводы суда апелляционной инстанции соответствуют правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18.01.2018 N 305-ЭС17-13822 по делу N А40-4350/2016, в котором указано, что по общему правилу, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Однако такая обязанность не является безграничной. Если истец в подтверждение своих доводов приводит убедительные доказательства, а ответчик с ними не соглашается, не представляя документы, подтверждающие его позицию, то возложение на истца дополнительного бремени опровержения документально неподтверждённой позиции процессуального оппонента будет противоречить состязательному характеру судопроизводства (статьи 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Следовательно, исходя из распределения бремени доказывания и отсутствия доказательств, опровергающих заявленный истцом период пользования товарным знаком, суд апелляционной считает, что судом первой инстанции правомерно определён период использования товарного знака с 14.08.2019 по 17.03.2020.

Проверив доводы апелляционной жалобы о том, что предпринимателем использован только один товарный знак по свидетельству N 527126, включающего в себя все изобразительные и словесные элементы спорных товарных знаков, размещённые на конструкциях АЗС, суд апелляционной инстанции пришёл к следующим выводам.

Судом апелляционной инстанции установлено, что защищаемые товарные знаки истца являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента PLS, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

Общество является правообладателем серии товарных знаков, основу которой составляют словесный элемент PLS.

В данном случае различия в стилистическом оформлении написания данного элемента в товарных знаках по свидетельствам 527125, 527126 и в цветовом фоне товарных знаков по свидетельствам 376436, 376426 не влекут качественно иного восприятия потребителями сравниваемых обозначений, поскольку их доминирующий элемент PLS занимает центральное положение.

Вместе с тем, нахождение в составе товарного знака по свидетельству N 527126 всех изобразительных и словесных элементов, размещённых на конструкциях АЗС, не свидетельствует о нарушении прав истца только на товарный знак по свидетельству N 527126.

В пункте 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) разъяснено, что выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (абзац третий пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Таким образом, в отношении товарных знаков следует учитывать, что если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

Следовательно, в данном случае допущенное нарушение охватывается единством намерения правонарушителя, поскольку неправомерное использование изображения PLS, входящего в состав всех спорных товарных знаков, осуществлялось путем его размещения в пределах одной АЗС, расположенной по адресу: Ставропольский край, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 2.

С учётом установленных обстоятельств суд апелляционной инстанции считает, что в данном случае ответчиком допущено одновременное нарушение прав истца на товарные знаки по свидетельствам N 527125, 527126, 376436, 376426, представляющее собой единое нарушение.

Между тем суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что при взыскании с ответчика компенсации, рассчитанной исходя из двукратного вознаграждения по договору коммерческой концессии N 0106-ВО от 01.06.2013, судом первой инстанции не учтены следующие обстоятельства, а приведённые в апелляционной жалобе доводы являются обоснованными по следующим основаниям.

В пункте 61 постановления N 10 разъяснено о том, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования средства индивидуализации, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

В пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утверждённого Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, разъяснено, что при взыскании на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств. Истец должен представить доказательства, обосновывающие расчет суммы компенсации (ст. 65 АПК РФ). Ответчик же вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Таким образом, в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Требования указанной нормы распространяется, в том числе, и на установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом первой инстанции на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Соответственно при избранном истцом способе расчёта компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены.

Суд апелляционной инстанции считает, что представление договора коммерческой концессии (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора, поскольку с учётом норм статей 1301, 1311, 1406.1, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование.

Ответчик вправе оспорить стоимость права использования, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации и представить соответствующие доказательствами, в обоснование такого несогласия.

Под сравнимыми обстоятельствами подразумеваются использование аналогичных объектов в соответствующий период, в аналогичных условиях, на соответствующей территории.

Установление данных критериев необходимо для обеспечения соразмерности компенсации последствиям нарушения, вытекающего из основных начал гражданского законодательства, основанного на равенстве участников гражданских правоотношений.

Доказывая размер компенсации, истец представил заключённые предшествующим правообладателем ООО "Петрол Систем Иваново" договора коммерческой концессии (франчайзинга) N 0106-ВО от 01.06.2013 и N 09-09-М от 28.09.2015.

Так, по условиям договора N 0106-ВО от 01.06.2013 ООО "Петрол Систем Иваново" (правообладатель) предоставляет ООО "Верфит Орёл" (пользователю) на срок до 01.06.2018 право использования комплекса исключительных прав, включающего в себя товарные знаки по свидетельствам N 376436, N 376426.

За использование комплекса исключительных прав пользователь выплачивает правообладателю вознаграждение в виде годового паушального платежа в размере 200 000 рублей и ежемесячных платежей (роялти) в размере 20 000 рублей.

По условиям договора N 09-09-М от 28.09.2015 ООО "Петрол Систем Иваново" (правообладатель) предоставляет ООО "Викойл" (пользователю) на срок до 09.09.2020 право использования комплекса исключительных прав, включающего в себя товарные знаки по свидетельствам N 376436, N 376426.

За использование комплекса исключительных прав пользователь выплачивает правообладателю вознаграждение в виде годового паушального платежа в размере 200 000 рублей и ежемесячных платежей в виде фиксированных роялти в размере 20 000 рублей и переменных роялти в размере 1 процента от суммы выручки.

Истцом заявлены требования о взыскании компенсации исходя из двойной ставки вознаграждения по договору N 0106-ВО от 01.06.2013 за один день, умноженной на период нарушения ответчиком (с 14.08.2019 по 17.03.2020 - 217 дней).

Взыскивая компенсацию в указанном размере, суд первой инстанции не учел следующие обстоятельства и нормы права.

Согласно пункту 1 статьи 1027 Гражданского кодекса РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

В статье 1031 Гражданского кодекса РФ указаны обязанности правообладателя по передаче пользователю технической и коммерческой документации, предоставлении иной информации, инструктировании пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением переданных прав, оказанию постоянного технического и консультативного содействия, включая содействие в обучении работников.

В отличие от приведённых норм положениями пункта 1 статьи 1489 Гражданского кодекса РФ установлено, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования только лишь товарного знака в определённых договором пределах.

В абзаце 2 пункта 61 постановления Пленума N 10 указано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (абзац 5 пункта 61 постановления Пленума N 10).

Следовательно, при определении размера компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака следует принимать за основу вознаграждение, обусловленное лицензионным договором за пользование товарным знаком.

В соответствии с пунктом 1.2. договора N 0106-ВО от 01.06.2013 кроме прав на товарные знаки по свидетельствам N 376436, N 376426, комплекс исключительных прав, пользование которыми предоставляется, включает:

- права и правила использования фирменного стиля, являющегося результатом создания визуальной идентификации бренда сети автозаправочных станций PLUS - "Брендбук";

- дизайн-проект сетевого минимаркета при АЗС НК "Петрол Систем" формата SК 175-1000PS с предложением по дизайну форменной одежды для персонала;

- промышленный каталог оборудования АЗС (технические решения, цвето - графические решения, размеры и расположение фирменного наименования и товарного знака).

Пунктом 2.2. договора предполагается использование комплекса исключительных прав правообладателя в следующем объёме: использование коммерческого обозначения (товарного знака), цветографических, технических, текстовых решений в следующих целях:

- внешнее и внутреннее оформление помещений, сооружений, оборудование пользователя в соответствии со стандартами правообладателя;

- реализация продукции, содержащей коммерческое обозначение, и предоставленное правообладателем;

- изготовление и размещение аудио, видео и текстовой рекламной продукции;

- изготовление и использование форменной одежды для персонала.

Следовательно, с учётом пунктов 2.3., 3.1.2, 3.1.4 договора N 0106-ВО, предусмотрены обязанности правообладателя по передаче пользователю документации, необходимой для использования Комплекса исключительных прав, оказанию Правообладателем Пользователю постоянного содействия в обучении и повышении квалификации работников, обязанности Правообладателя по обеспечению Пользователя рекламными материалами и оборудованием.

Пунктом 3.2.13. договора N 0106-ВО предусмотрена обязанность пользователя по закупке ГСМ и товаров народного потребления у согласованных Правообладателем поставщиков либо непосредственно у Правообладателя.

Размер и порядок уплаты вознаграждения установлены в разделе 4 договора и предусматривают уплату:

- паушального платежа в размере 200 000 рублей за каждый год использования комплекса исключительных прав;

- периодических платежей (роялти) в размере 20 000 руб. за каждый месяц использования комплекса исключительных прав.

Из анализа условий договора N 0106-ВО от 01.06.2013 следует, договор предусматривает обширный объем взаимных прав и обязанностей сторон. При этом предполагается, что именно использование всего комплекса исключительных прав и услуг Правообладателя позволяет Пользователю достичь максимального эффекта от заключения договора в виде прибыли от использования исключительных прав.

Таким образом, определение размера вознаграждения правообладателя по договору N 0106-ВО от 01.06.2013 не может быть применён к предпринимателю, который использовал только товарные знаки истца.

При этом разделить и оценить в стоимостном выражении по отдельности предоставляемые по договору N 0106-ВО от 01.06.2013 права на товарные знаки, и иные средства индивидуализации и услуги правообладателя невозможно, в договоре указана общая стоимость за пользование всеми предоставляемыми правами и услугами.

Истец, помимо компенсации за пользование зарегистрированными за ним товарными знаками, фактически требует взыскания с ответчика платы за пользование иными объектами интеллектуальной собственности и услугами, в отсутствие, как факта оказания услуг, так и доказательств перехода к нему всего комплекса исключительных прав, указанного в пункте 1.2. договора N 0106-ВО.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления N 10, одним из обстоятельств, учитываемых при определении размера компенсации, является известность публике объекта нарушенных прав.

Сведения о товарных знаках по свидетельствам N 376426, N 376436, N 527125, N 527126 внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, размещенный на официальном сайте Роспатента в сети Интернет по адресу: http://www1.fips.ru.

Из них следует, что права на товарные знаки по свидетельствам N 527125, 527126, 376436, 376426 приобретены истцом у ООО "Петролеум Плюс" на основании договора на отчуждение исключительного права на товарный знак, зарегистрированного 24.08.2017.

В свою очередь ООО "Петролеум Плюс" получило права на товарные знаки у ООО "Петрол Систем Иваново" по договору на отчуждение исключительного права на товарный знак, зарегистрированного 23.12.2016.

Из сведений Роспатента видно, что в отношении товарных знаков N 376426, N 376436 предшествующими правообладателями было заключено 17 договоров коммерческой концессии, которые на настоящий момент прекращены. Сведения о заключении ООО "Плюс Компани" договоров в отношении товарных знаков по свидетельствам N 376436 и N 376426 отсутствуют.

В отношении товарных знаков N 527125, N 527126 было заключено 4 договора коммерческой концессии, из которых 2 договора заключены предшествующими правообладателями, и только 1 договор заключён истцом с ООО "Петролеум Плюс", которое в свою очередь предоставило права на товарные знаки ООО "Топливная компания Траст" по договору субконцессии.

Наличие единственного концессионного договора, заключённого истцом после перехода к нему прав на товарные знаки, свидетельствует о невысокой степени известности публике объекта нарушенных прав.

Подтверждением указанного обстоятельства является рассмотрение Судом по интеллектуальным правам дел N СИП-610/2018, N СИП-609/2018 по искам ПАО "Газпром нефть" к ООО "Плюс Компани" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 527125, N 376436 в связи с их неиспользованием.

В рассматриваемом случае правонарушение допущено ответчиком после перехода к истцу прав на товарные знаки 24.08.2017 и не относится по времени к периоду действия договора N 0106-ВО от 01.06.2013.

С учётом выше изложенного суд апелляционной инстанции считает, что взыскание компенсации исходя из двукратного размера вознаграждения по договору N 0106-ВО от 01.06.2013 неправомерно.

Приведённые выше доводы также исключают расчет компенсации исходя из вознаграждения по договору N 09-09-М от 28.09.2015 (расторжение зарегистрировано 28.06.2018), заключённого на условиях сходных с договором N 0106-ВО.

Иных договоров в подтверждение того факта, что цена за право пользования спорными товарными знаками в виде годового паушального платежа в размере 200 000 рублей и ежемесячных платежей (роялти) в размере 20 000 рублей, соответствует обычным рыночным ценам и является соизмеримой со стоимостью права использования товарными знаками, предоставленного иным лицам в сходных обстоятельствах, не представлено.

При этом суд апелляционной инстанции считает доводы истца со ссылкой на судебную практику подлежат отклонению, поскольку по указанным истцом судебным актам установлены иные обстоятельства, в которых отсутствуют достаточные сведения об объеме передаваемых прав, и других существенных условиях, влияющих на размер платы за пользование товарными знаками.

Иных документов о стоимости пользования товарными знаками истец не представил.

В свою очередь, ответчиком в подтверждение довода о необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, представлены иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков истца.

Так, из открытых данных Роспатента видно, что 17.05.2019 за N РД0295058 зарегистрирован договор коммерческой субконцессии между ООО "Петролеум Плюс" и ООО "Топливная компания Траст", предусматривающий предоставление прав на товарные знаки по свидетельствам N 527126, N 527125, что свидетельствует об осуществлении ООО "Петролеум Плюс" деятельности по предоставлению прав на товарные знаки третьим лицам.

В сети Интернет по адресам: http://uvc.ru/franchise/auto/stoavtomojjkiazs/4/, http: //businessmens.ru/franchise/avtozapravochnyy-kompleks-plus размещено коммерческое предложение о предоставлении франшизы автозаправочного комплекса "PLUS", содержащее изображение "PLUS", сходное с товарными знаками истца.

Данные рекламные объявления в составе условий договора коммерческой концессии, содержат сведения о вознаграждении в размере паушального взноса в сумме 100 000 рублей и ежемесячных роялти в сумме 10 000 - 15000 рублей.

Указанные рекламные объявления содержат гиперссылки "Веб-сайт компании: www.azk-plus.ru" и "Сайт франшизы", при клике на которые осуществляется переход на сайт azk-plus.ru.

На страницах сайта azk-plus.ru также размещено изображение "сеть автозаправок PLUS", информация о предоставлении франшизы "Сеть АЗС PLUS". В разделе "Контактная информация" сайта azk-plus.ru имеется надпись: ООО "ПЕТРОЛЕУМ ПЛЮС" и указан адрес электронной почты PLUS@PETROLSYSTEM.RU.

Факты размещения указанной выше информации подтверждаются протоколами осмотра, доказательств, составленными 17.09.2020 и 18.09.2020 г. нотариусом Ставропольского городского нотариального округа Кашуриным И.Н. и представленным суду апелляционной инстанции (том 2, л.д. 104-129, 130-158).

Доводы предпринимателя о том, что сайт azk-plus.ru используется ООО "Петрол Систем", предоставляющим третьим лицам права на использование товарных знаков по свидетельствам N 527126, N 527125, истцом не оспорен.

Учитывая установленные апелляционным судом обстоятельства и тот факт, что предпринимателем использовался незаконно только товарный знак при осуществлении предпринимательской деятельности в пределах одной АЗС без использования иных исключительных прав и услуг правообладателя, предусмотренных договором N 0106-ВО от 01.06.2013, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что доводы предпринимателя в указанной части являются обоснованными и суду следует исходить из предложений ООО "Петролеум Плюс" при осуществлении деятельности по предоставлению прав на товарные знаки третьим лицам, а именно из размещённого в сети Интернет по адресам: http://uvc.ru/franchise/auto/stoavtomojjkiazs/4/, http: //businessmens.ru/franchise/avtozapravochnyy-kompleks-plus, коммерческое предложение о предоставлении франшизы автозаправочного комплекса "PLUS", содержащее изображение "PLUS", сходное с товарными знаками истца, по условиям которого имеются сведения о вознаграждении в размере паушального взноса в сумме 100 000 рублей и ежемесячных роялти в сумме 10 000 - 15000 рублей.

В данном случае предприниматель Любивая Е.В. представила обоснованные доказательства о том, что при определении цены пользования товарным знаком в условиях деятельности ответчика, подлежит применению вознаграждение в размере годового паушального платежа в сумме 100 000 рублей и ежемесячных роялти по ставке в размере 10 000 рублей.

Проверив представленный предпринимателем расчет вознаграждения, согласно которому размер подлежащей уплате ответчиком компенсации за период с 14.08.2019 по 17.03.2020 (217 дней) (100 000 + 10 000 * 12) / 365 * 217 * 2 = 261 589, 04 рублей) составляет в сумме 261 589, 04 рублей, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что расчет произведён арифметически правильно, а поэтому исковые требования подлежат удовлетворению в указанной сумме.

При этом суд апелляционной инстанции учитывает, что истец представленный контр расчет не оспорил, мотивированных возражений против определения иной суммы вознаграждения не представил.

Суд апелляционной инстанции также учитывает, что предприниматель, используя в своей предпринимательской деятельности незаконное пользование товарным знаком истца, не мог получить экономический эффект и прибыль сопоставимые с пользователем по концессионному договору, получающему помимо прав на товарный знак, иные исключительные права, а также консультационные и иные услуги правообладателя, следовательно, определяя вознаграждение по договору N 0106-ВО от 01.06.2013, и удовлетворение иска о взыскание компенсации, рассчитанной исходя из вознаграждения в большем размере, чем предложения на рынке аналогичных услуг в период незаконного использования товарного знака, может привести к необоснованному обогащению истца.

В данном случае предприниматель воспользовался предоставленным действующим законодательством правом оспорить стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из требования об установлении обстоятельств с учётом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, и определил, что доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, направлены на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, что и было подтверждено соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права предпринимателем.

С учётом изложенного, заявленные истцом требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству от 24.08.2017 N 527125, 527126, 376436, 376426 за период с 14.08.2019 по 17.03.2020 подлежат удовлетворению в сумме 261 589 руб. 04 коп.

В соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции являются: неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права ли процессуального права.

Учитывая, что судом первой инстанции неполно выяснены все обстоятельства, имеющие значение для разрешения вопроса о компенсации за незаконное использование товарным знаком, в связи, с чем суд первой инстанции пришёл к выводам, несоответствующим обстоятельствам дела и судом неправильно применены нормы материального права, а допущенные судом нарушения привели к принятию незаконного судебного акта в части взыскания компенсации, суд апелляционной инстанции считает необходимым на основании статей 268, 269, 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ решение Арбитражного суда Ставропольского края от 25.06.2020 по делу N А63-4650/2020 изменить, взыскать с предпринимателя компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 261 589 руб. 04 коп. и отказать в удовлетворении иска в остальной части.

Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:

"Взыскать с индивидуального предпринимателя Любивой Елены Валентиновны, (г. Ставрополь, ОГРНИП 319265100114416), в пользу ООО "Плюс Компани", (г. Москва, ОГРН 5157746046673), 261 589 руб. 04 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству от 24.08.2017 N 527125, 527126, 376436, 376426 за период с 14.08.2019 по 17.03.2020, и 8 233 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части решение Арбитражного суда Ставропольского края от 25.06.2020 по делу N А63-4650/2020 в отношении права выдаче исполнительного листа после вступления решения суда в законную силу, оставить без изменения.

Таким образом, апелляционная жалоба индивидуального предпринимателя Любивой Елены Валентиновны подлежит удовлетворению частично.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 25.06.2020 по делу N А63-4650/2020 изменить, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Любивой Елены Валентиновны удовлетворить частично.

Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:

"Взыскать с индивидуального предпринимателя Любивой Елены Валентиновны, (г. Ставрополь, ОГРНИП 319265100114416), в пользу ООО "Плюс Компани", (г. Москва, ОГРН 5157746046673), 261 589 руб. 04 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству от 24.08.2017 N 527125, 527126, 376436, 376426 за период с 14.08.2019 по 17.03.2020, и 8 233 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части решение Арбитражного суда Ставропольского края от 25.06.2020 по делу N А63-4650/2020 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по Интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Г.В. Казакова

Судьи

О.В. Марченко З.М. Сулейманов