Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 ноября 2020 г. N 09АП-55397/20 по делу N А40-263652/2019

г. Москва

17 ноября 2020 г.

Дело N А40-263652/19

Резолютивная часть постановления объявлена 10 ноября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 ноября 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Д.В. Пирожкова, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.Г. Кургановым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Годовалов" и Общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада-Урал"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 24 августа 2020 года

по делу N А40-263652/19, принятое судьей О.В. Козленковой,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис"

(ОГРН: 1127746314112; 115477, г Москва, улица Кантемировская, дом 29 корпус 1, эт 2 пом 1, часть комн. 30)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Годовалов"

(ОГРН: 1065908029615, 121352, г Москва, бульвар Славянский, дом 9 корпус 1, этаж 1 пом II комн 50А)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Аптека от склада-Урал"

(ОГРН: 1145958002706; 614042, Пермский кр, город Пермь, улица Ласьвинская, дом 43 этаж 2, офис 13)

третьи лица: ООО "Компания Фарманалитик", в/у Общества с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" Дюльдин Владимир Владимирович

о взыскании 4 000 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Семенов А.В. по доверенности от 09.01.2020

от ответчиков: ООО "Годовалов" - Третьякова Н.В. по доверенности от 20.01.2020, ООО "Аптека от склада-Урал" - Балдин М.А. по доверенности от 28.10.2019

от третьих лиц: ООО "Компания Фарманалитик" - извещен, представитель не явился

в/у Общества с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" Дюльдин В.В. - извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" (далее - ООО "Курортмедсервис", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Годовалов" (далее - ООО "Годовалов"), Обществу с ограниченной ответственностью "Аптека от склада-Урал" (далее - ООО "Аптека от склада-Урал") о признании незаконным предложения к продаже оптом, незаконной розничной продажи, о взыскании 4 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N N 183422, 338019.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО "Компания Фарманалитик", в/у Общества с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" Дюльдин Владимир Владимирович.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.08.2020 принят отказ от требований в части признании незаконным предложения к продаже оптом, незаконной розничной продажи, удовлетворил требования о взыскании солидарно с ООО "Годовалов" и ООО "Аптека от склада-Урал" в пользу ООО "Курортмедсервис" 4 000 000 рублей компенсации.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчики обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которой просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционных жалоб заявители указали на принадлежность правообладателю серии похожих до степени смешения товарных знаков, визуально и ассоциативно не различимых, воспринимаемых потребителем как единый товарный знак и обозначение "Баю-Бай", ввиду чего определенная истцом сумма компенсации в размере 2 000 000 рублей за нарушение права на каждый товарный знак, а в сумме 4 000 000 рублей удовлетворению не подлежало.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Поскольку апелляционная жалоба подана без пропуска срока на обжалование, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

В заседании суда апелляционной инстанции 10.11.2020 представители ответчиков доводы апелляционных жалоб поддержали.

Представитель истца возражал против удовлетворения жалоб, просил решение суда оставить без изменения.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, представителей в суд апелляционной инстанции не направили.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчиков, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 24.08.2020 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истцу принадлежит товарные знаки - Баю-бай по свидетельству РФ N 183422, дата подачи заявки: 20.09.1999, дата регистрации: 14.01.2000, в отношении товаров следующих классов МКТУ: 05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; 31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод; 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков

- БАЮ-БАЙ по свидетельству РФ N 338019, дата приоритета: 17.11.2005, дата регистрации: 23.11.2007, в отношении товаров 30 класса МКТУ - кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе товары 30 кл., содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 кл.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от по делу N А40-368/18 установлены следующие обстоятельства:

- нарушение прав истца на товарные знаки по свидетельствам РФ N N 183422, 338019;

- производство партии контрафакта N 1 от 19.02.2015 по паспорту качества N 92 ООО "ЙТМК" биологически активной добавки к пище (БАД) "Капли "Колыбельные";

- розничная продажа партии контрафакта N 1 от 19.02.2015 по паспорту качества N 92 ООО "Аптека от склада-Урал" через аптеку, расположенную по адресу: Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, д. 16, 20 октября 2016 года с приложением документов: кассовый-товарный чек, заказ N 12275114, паспорт качества N 92, свидетельство о государственной регистрации БАД "Капли Колыбельные".

Стоимость контрафактной партии составила 8 950 464 рубля;

В прайс-листах, размещаемых ООО "ЙТМК" в период с 03.2015 по 03.2017 на профессиональном интернет-сайте, принадлежащем ООО "Компания ФармАналитик", который используется, как "торговая площадка" для производителей и дистрибуторов БАД, а также в прайс-листах от 01.03.2016, 01.12.2016, 27.07.2016, 17.03.2017 ответчик в наименовании БАД вместо "Капли "Колыбельные" указывает "Баю-Бай. Капли Колыбельные".

ООО "ЙТМК" в рекламных целях, для предложения к продаже и в сети "интернет" использует обозначение "Баю-Бай", которое сходно с товарными знаками N N 183422, 338019, правообладателем которого является истец, что подтверждается следующими доказательствами: прайс-лист ООО "ЙТМК" от 01.12.2016 (т. 1 л.д. 86); протокол обеспечения доказательств от 27.07.2016 (нотариальный обзор интернетсайта ООО "Компания ФармАналитик"), содержащий прайс-лист ООО "ЙТМК"; письмо от ООО "Компания ФармАналитик" от 17.04.2017 с указанием на размещения прайс-листов ООО "ЙТМК" на их сайте; прайс-лист ООО "ЙТМК" от 01.03.2016, получен от ООО "Компания ФармАналитик" 21.03.2016 ООО "ЙТМК"; скриншот сайта компании "Фарманалитик" от 17.03.2017, содержащий прайс-лист ООО "ЙТМК" на 17.03.2017.

Из обстоятельств дела следует, что ООО "Аптека от склада-Урал" входит в аптечную сеть интернет-аптек "Аптека от склада", в информации на разделе "О нас" сайта www.apteka-otsklada.ru указано, что "деятельность осуществляет ООО "Годовалов" ОГРН 1065908029615 ИНН 5908035470, юр. адрес 121352 г.Москва, Славянский бульвар, д. 9 корпус 1".

Домен APTEKA-OT-SKLADA.RU принадлежит ООО "Годовалов", о чем свидетельствует информация на сайте www.nic.ru регистратора доменных имен и хостинг-провайдеров RU-CENTER (АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"), сайт www.apteka-ot-sklada.ru имеет мобильные приложения для Android и IOS, где в качестве собственника домена указано ООО "Годовалов", ООО "Аптека от склада-Урал" является пунктом выдачи потребителю заказанного товара, поставляемого ООО "Годовалов", заказ продукции осуществляется на сайте "Аптека от склада" по адресу: https: apteka-ot-sklada.ru.

Как следует из материалов дела, истцом 04 декабря 2019 года был осуществлен заказ продукции на сайте https://apteka-ot-sklada.ru, заказ 05 декабря 2019 заказ был получен в аптеке, расположенной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. 65-летия Победы, д. 12., на кассовом чеке указан и сайт и ООО "Аптека от склада-Урал" в качестве продавца, на сопроводительных документах - удостоверение качества и безопасности и свидетельство о государственной регистрации стоит штамп ООО "Годовалов", что ещё раз подтверждает совместные действия ООО "Аптека от склада-Урал" и ООО "Годовалов" по продаже товара с интернет-сайта "Аптека от склада".

Способ заказа/покупки на сайте "Аптека от склада" с последующей поставкой заказа (контрольная закупка в настоящем деле) в пункт выдачи ООО "Аптека от склада-Урал" был подробно описан в рамках дела N А40-368/18, согласно которому заказ на сайте "Аптека от склада" с последующей поставкой в ООО "Аптека от склада-Урал" отображен в чеке и бланке-заказе на контрафактный БАД (контрольная закупка в настоящем деле), который выдается покупателю одновременно с чеком и контрафактными БАД: в товарном чеке, полученном при контрольной закупке в пункте выдачи ООО "Аптека от склада-Урал". Имеется информация о сайте на котором сделан заказ Аптека-от-склада.РФ, указано, что заказ поступил непосредственно в эту аптеку, и она является грузополучателем этого заказа.

Поставщиком продукции для ответчика ООО "Аптека от склада-Урал" является ООО "Годовалов", в том числе и контрафактной продукции БАД "БАЮ-БАЙ. Капли "Колыбельные", произведенной ООО "ЙТМК" 19.02.2015 по паспорту качества N 92 в количестве 57 600 штук, с нарушением исключительного права истца на товарные знаки по свидетельствам РФ NN 183422, 338019.

Как следует из материалов дела N А40-368/18, ООО "ЙТМК" продавало контрафактные БАД оптом дистрибуторам, которые занимались его реализацией в розницу.

Среди этих дистрибуторов есть и ООО "Годовалов". ООО "Аптека от склада-Урал", принимавшие участие в деле N А40-368/18 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

Таким образом, подтверждено фактическое ведение совместной деятельности ООО "Годовалов" и ООО "Аптека от склада-Урал", что в правовом смысле предполагает солидарность их ответственности.

Согласно пункту 71 Постановления Пленума ВС РФ N 10 от 23.04.19 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части. При этом не является обязательным участие в деле в качестве соответчиков всех лиц, последовательно допустивших различные нарушения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (например, выпуск, оптовую реализацию, розничную продажу контрафактных материальных носителей), а также всех нарушителей при совместном нарушении.

Согласно пункту 65 Постановления Пленума ВС РФ N 10 от 23.04.19 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров).

Выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (абзац третий пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти 6 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10 000 рублей.

Истец, воспользовавшись правом, установленным подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, требует солидарного взыскания с ответчиков компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельствам РФ N N 183422, 338019 в общем размере 4 000 000 рублей.

Суд первой инстанции установил, что имеющимися в материалах дела доказательствами подтвержден факт использования ответчиком дизайна упаковки для своей продукции - биологически активная добавка Баю-Бай, принадлежащего истцу.

Доводы апелляционных жалоб ответчиков сводятся к тому, что товарные знаки истца N 183422, N 338019, N 562223, произведение дизайна упаковки БАД "Баю-Бай", а также товарные знаки иного лица Компании Форианелли Трэйдинг Лимитед N 527696 охраняют одно и то же обозначение "БаюБай" и поэтому нужно считать, что одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков, произведение дизайна упаковки представляет собой одно нарушение.

Суд апелляционной инстанции считает доводы ответчиков в части образования единого нарушения необоснованными, не учитывающими, что имеются два разных правообладателя с правами на товарный знак по различными классам МКТУ, при не идентичности партий товара, тогда как имеющаяся сходность по обозначению товарных знаков, зарегистрированных в отношении разных классов МКТУ, не является тождественной, "серией".

Доводы о возможности исполнить обязательство одному из кредиторов, в настоящем случае ООО "Курортмедсервис" и освободиться от ответственности перед другим, в частности Компании Форианелли Трэйдинг Лимитед, не обоснованны ответчиками, подлежат отклонению, как не соответствующие обстоятельствам спора, в частности не доказанности образования единого нарушения прав ООО "Курортмедсервис" и Компании Форианелли Трэйдинг Лимитед.

По мнению ответчиков, истец не представил достоверных доказательств в обоснование размера компенсации.

Суд первой инстанции, посчитав заявленный истцом размер компенсации, обоснованным и соразмерным, принял во внимание характер допущенного ответчиками нарушения, степени вины нарушителей, а также объем (57 600 штук) и стоимость партии контрафактного товара (8 950 464 рублей) исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

По мнению суда апелляционной инстанции истец в полной мере доказал обоснованность размера компенсации (согласно расчету 57600 шт*155.39 - стоимость контрафакта в аптеке-*2 = 8 950 464 рублей, тогда как ответчикам была представлена возможность для ее оспаривания, однако соответствующий действий предпринято не было, доказательств превышения установленных законом пределов в данном деле (в виде реальных объемов продаж) не представлено.

В апелляционной жалобе ответчики указали на то, что истец хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли от продвижения и реализации биологически активных добавок "Баю-Бай", не вел.

Вместе с тем, судом правильно оценен характер допущенного ответчиками нарушения и степень вины нарушителей, тогда как указанные обстоятельства в правовом понимании не свидетельствуют о необходимости снижения размера компенсации.

Заявляя о необходимости снижения размера компенсации, ответчики указывают на торговлю контрафактной продукции другими аптеками, однако также не учитывают предмет оценки в рамках установления размера компенсации - характер нарушения, неоднократность и последствия нарушения прав истца ответчиками, ввиду чего указанные доводы подлежат отклонению.

Ответчики указывают на незначительность стоимости товара и незначительности убытков истца, однако как ранее установил суд апелляционной инстанции, истцом представлен расчет при обосновании размера компенсации, при не представлении ответчиками реальных объемов продаж.

В отношении доводов о несоблюдении претензионного порядка урегулирования спора суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

ООО "Годовалов" не отрицает, что получило требование истца.

Вместе с тем, не привлечение ООО "Годовалов" к участию в деле N А40-368/2018 не является основание для критической оценки содержания претензии, поскольку законом не установлено каких-либо требований или условий к форме и содержанию претензионного письма, подлежащего направлению в соответствии с положениями части 5 статьи 4 АПК.

Доводы ответчиком о том, что нарушена подсудность в ООО "Аптека от склада-Урал" подлежат отклонению.

Согласно части 7 статьи 36 АПК РФ выбор между арбитражными судами, которым согласно настоящей статье подсудно дело, принадлежит истцу.

В силу пункта 2 части 2 статьи 46 АПК РФ процессуальное соучастие допускается, если права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно основание.

В настоящем деле основанием иска ко всем ответчикам является нарушение исключительного права на произведение (дизайн упаковки БАД "Баю-Бай").

При таких обстоятельствах раздельное рассмотрение требований к соответчикам ООО "Годовалов" и ООО "Аптека от склада-Урал" и выделение их в отдельное производство не соответствовало бы целям эффективного правосудия и привело бы к возникновению риска принятия противоречащих друг другу судебных актов (части 2.1 и 3 статьи 130 АПК РФ).

Доводы о пропуске срока исковой давности оценены судом первой инстанции верно.

Согласно статье 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии с частью 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Ответчики не учитывают, что согласно пункту 1 статьи 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

Таким образом, срок исковой давности не истек и составляет менее трех лет, установленных пунктом 1 статьи 196 ГК РФ, поскольку рассмотрение судебного дела N А40-368/18 началось 09.01.2018, а закончилось 24.12.2018, при этом настоящий иск подан 03.10.2019.

Доводы заявителей, изложенные в апелляционных жалобах, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Государственная пошлина по апелляционным жалобам в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 августа 2020 года по делу N А40-263652/19 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Д.В. Пирожков Е.Б. Расторгуев