Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 ноября 2020 г. N 09АП-52070/20 по делу N А40-240172/2018

г. Москва

20 ноября 2020 г.

Дело N А40-240172/18

Резолютивная часть постановления объявлена 12 ноября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 ноября 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей Н. И. Левченко, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.Г. Кургановым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Малтри" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 августа 2020 г. по делу N А40-240172/18, по иску Общества с ограниченной ответственностью "Малтри" к Обществу с ограниченной ответственностью "Орто.Ник"; Обществу с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм" о запрете ответчикам использовать обозначение "КОНЦЕПТ", "МИКС" сходное до степени смешения с товарным знаком ООО "Малтри, о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 631940, о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 665642

при участии в судебном заседании: от истца Родионов М.Ю. (по доверенности от 30.10.2020 г.); от ответчиков ООО"Орто.Ник" Наследова Е.В. (по доверенности от 30.04.2020 г.); ООО "Нео-Фарм" - не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общества с ограниченной ответственностью "Малтри" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Орто.Ник" и Обществу с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм" о защите исключительных прав на товарные знаки и взыскании 2 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.04.2019 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2019 г., исковые требования удовлетворены частично. Обществу "Орто.Ник" запрещено использовать обозначение "КОНЦЕПТ", сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 631940, при изготовлении, рекламировании, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 10 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "стельки ортопедические". Обществу "Орто.Ник" запрещено использовать обозначение "МИКС", сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 665642, при изготовлении, рекламировании, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 10 класса МКТУ "стельки ортопедические". Обществу "Нео-Фарм" запрещено использовать обозначение "КОНЦЕПТ", сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 631940, при предложении к продаже товаров 10 класса МКТУ "стельки ортопедические". Обществу "Нео-Фарм" запрещено использовать обозначение "МИКС", сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 665642, при предложении к продаже товаров 10 класса МКТУ "стельки ортопедические". С Общества "Орто.Ник" в пользу общества "МАЛТРИ" взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак N 631940 в размере 500 000 руб. 10 коп., за нарушение исключительного права на товарный знак N 665642 в размере 500 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по Интеллектуальным правам от 19.08.2019 г. решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.04.2019 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2019 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.08.2020 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить.

Ответчик ООО"Орто.Ник" против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Ответчик ООО "Нео-Фарм", надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явился, в связи с чем, жалоба рассмотрена в его отсутствие по представленным в материалы дела документам.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, с учетом указаний суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как усматривается из представленных в материалы дела доказательств и правомерно установлено судом первой инстанции, истец производит и продает ортопедические изделия для российского рынка с 2003 г. С 2005 г. в линейку продукции истца входят ортопедические стельки под обозначением со словесными элементами "ORTO CONCEPT" и "ORTO Mix", в обоснование чего представлены регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и таможенная декларация от 2005 г.

Указанные обозначения "ORTO CONCEPT" и "ORTO Mix" зарегистрированы на имя истца в качестве товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 631940 (дата регистрации - 09.10.2017 г., дата приоритета - 20.01.2017 г.); по свидетельству Российской Федерации N 6656420 (дата регистрации - 03.08.2018 г., дата приоритета - 27.04.2018 г.).

Товары, для которых зарегистрированы товарные знаки истца - "стельки ортопедические" 10 класса МКТУ.

В обоснование исковых требований истец указал на то, что ООО "Орто.Ник" (ответчик 1) производит и вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации аналогичную продукцию - ортопедические стельки - и использует для индивидуализации этих товаров обозначение со словесными элементами "КОНЦЕПТ" и "МИКС", в подтверждение чего представлен нотариальный протокол осмотра доказательств от 25.08.2018 г. Из данного нотариального протокола следует, что нотариусом была приобретена продукция ответчика 1 - стельки ортопедические - под обозначениями "КОНЦЕПТ" и "МИКС". На обратной стороне упаковки указана информация об ответчике 1 как об изготовителе указанных товаров. Кроме того, информация о товарах ответчика 1 - ортопедических стельках "КОНЦЕПТ" и "МИКС" представлена на интернет-сайте с доменным именем ortonik.ru, администратором которого является ответчик 1, что подтверждается ответом регистратора доменных имен АО "РСИЦ" (RUcenter) N 772-С от 28.02.2018.

Истец указывает также на то, что ООО "Нео-Фарм" (ответчик 2) осуществляет розничную торговлю лекарственными средствами и медицинскими изделиями через сеть аптек "НеоФарм", которые находятся, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. В одной из аптек ответчика 2 были приобретены стельки ответчика 1, в подтверждение чего истец ссылался на нотариальный протокол осмотра доказательств.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с иском в суд.

Судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, с учетом указаний суда кассационной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд исходил из отсутствия сходства до степени смешения между товарным знаком истца и товарами ответчика 1.

Как установлено судом первой инстанции, ответчик 1 продвигал свою продукцию, используя спорные обозначения задолго до регистрации истцом товарных знаков по свидетельствам N 631940 (дата регистрации - 09.10.2017 г., дата приоритета - 20.01.2017 г.); по свидетельству Российской Федерации N 665642 (дата регистрации - 03.08.2018 г., дата приоритета - 27.04.2018 г.). Со стороны истца судом также усмотрены признаки недобросовестного поведения и злоупотребления правом.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалобы, исходя из следующего.

Вопреки доводам жалобы истца, в материалах дела отсутствуют доказательства смешения между стельками "Микс" и "Концепт" производства ООО "Орто.Ник" и товарными знаками ООО "Малтри". Истцом не представлены доказательства, подтверждающие восприятие потребителями изделий из коллекции "TALUS" (модели Микс и Концепт) в качестве продукции истца.

При этом, судом апелляционной инстанции принимаются во внимание решение УФАС России, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении дела N А56-68668/2019 по жалобе ООО "Малтри" на решение Санкт-Петербургского УФАС России.

В указанном выше споре возможность смешения между товарными знаками ООО "Малтри" и изделиями ООО "Орто.Ник" не установлена.

Вопрос о смешении с товарного знака N 665642 стелек "Микс", зарегистрированных в качестве ТЗ N 738869, также рассматривался в Палате по патентным спорам по заявлению ООО "Малтри", где смешение также не установлено.

Лицензионный договор от 01.01.2020 г., зарегистрированный в Роспатенте и имеющийся в деле, предоставляет ответчику 1 законное право использовать элемент "Микс", входящий в состав комбинированного товарного знака N 738869 в качестве охраняемого элемента.

Доводов апелляционной жалобы о том, что выводы суда первой инстанции об отсутствии смешения с товарными знаками N 631940 и N 665642 сделаны без учета интернет-сайта ответчика 1, заверенного нотариусом Миллером Н.Н., не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Как следует из текста обжалуемого решения, широкая известность стелек коллекции TALUS, наличие на упаковке коммерческого наименования производителя ORTO NIK и присутствие на упаковке и товаре изображения *исключает вероятность смешения продукции ООО "Орто.Ник" с продукцией других производителей (в том числе, с продукцией ООО "Малтри").

В частности, заверенные нотариусом Миллером Н.Н. страницы интернет-сайтеа orto.nik.ru, помимо названия изделий "Стельки ортопедические "МИКС", "Полнопрофильные ортопедические стельки "КОНЦЕПТ", содержат:

изображение товара, на который нанесены коммерческое название производителя "ORTO NIK" и фирменный логотип *;

крупно выделенное коммерческое название производителя "ORTO NIK" и фирменный логотип *- в верхней части заверенных нотариусом электронных страниц, на которых размещены названия "Стельки ортопедические "МИКС", "Полнопрофильные ортопедические стельки "КОНЦЕПТ".

Таким образом, наличие у ООО "Орто.Ник" законного права на использование элемента "Микс", обязательное размещение ответчиком широко известного фирменного логотипа *на товарах и сайте - при полном отсутствии в материалах дела каких-либо доказательств смешения приводит к несостоятельности доводов ООО "Малтри" о недобросовестности ответчика и отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

В отношении злоупотребления правом со стороны истца апелляционный суд отмечает следующее.

Согласно материалам дела в течение нескольких лет до даты приоритета товарных знаков N 631940 и N 665642 как истец, так и ответчик добросовестно вводили в гражданский оборот ортопедические стельки с использованием элементов "Микс"/"MIX" и "Концепт"/"CONCEPT" в составе комбинированных изображений, включающих, помимо спорных элементов, названия брендов ("TALUS" - у ответчика и "ORTO" - у истца).

В течение нескольких лет до даты приоритета как истец, так и ответчик осуществляли финансовые вложения в рекламу изделий "Микс" (бренд "TALUS")/"ORTO MIX" (бренд "ORTO") и "Концепт" (бренд "TALUS") /ORTO CONCEPT"(бренд "ORTO"), оплачивая участие в выставках и продвижение изделий на сайтах под собственными брендами: "TALUS" - у ответчика и "ORTO" - у истца.

При этом тот факт, что истец ввел в оборот комбинированные логотипы "ORTO MIX" и "ORTO CONCEPT" значительно раньше, нежели в КОЛЛЕКЦИИ "TALUS" появились модели "Микс" и "Концепт", не создает у ООО "Малтри" законного преимущества по отношению к конкуренту, поскольку истец с самого начала рекламировал изделия исключительно под брендом "ORTO" и не использовал элементы "MIX" и "CONCEPT" в качестве самостоятельных брендов (отдельно от бренда "ORTO").

Кроме того, спорные элементы не создавались истцом в качестве "фирменных" логотипов и не являлись объектом авторских прав, поскольку до даты приоритета товарных знаков N 631940 и N 665642 элементы "Микс"/"MIX" и "Концепт"/"CONCEPT" уже использовались третьими лицами в составе комбинированных средств индивидуализации для товаров, являющихся однородными по отношению к ортопедическим стельками (товарный знак N 662250 OPTMIX, товарный знак N 555991 DAYMIX, товарный знак N 629772 JAM MIX, товарный знак N 476812 "VU Concept", товарный знак N 637006 "CONCEPTLINE", - товарный знак N 606296 "YIconcept", товарный знак N 228245 "ЛИВИНГ КОНЦЕПТ", товарный знак N 243140 "LIVING CONCEPT", товарный знак N 452054 "SMART CONCEPT", товарный знак N 426077 "CONCEPT CLUB", а таже в международных товарных знаках N 1136375, N 1170275, N 1028605, N1009892 ).

С учетом данных обстоятельств и широкой известности брендов "TALUS" (у ответчика) и "ORTO" (у истца), как истец, так и ответчик имели законное право на регистрацию в качестве товарных знаков или использование без регистрации изображений, введенных ими в гражданский оборот изображение элементов "Микс" и "Концепт" в сочетании с брендом " T ALUS ", зарегистрированным в качестве товарного знака N 409454, N 727294; изображения элементов "MIX" и "CONCEPT" в сочетании с брендом " O RTO ", зарегистрированным в качестве товарного знака N 469544

Тем не менее, истец зарегистрировал товарные знак N 631490 и N 665642, получив правовую охрану для элементов "MIX" и "CONCEPT", поскольку полагал, что их сходство с отдельными элементами упаковки изделий ответчика помешает ответчику зарегистрировать собственные товарные знаки и воспрепятствует его экономической деятельности, связанной с реализацией ортопедических стелек "Микс" и "Концепт" КОЛЛЕКЦИИ "TALUS".

Как усматривается из материалов дела, элементы "MIX" и "CONCEPT", получившие правовую охрану в составе товарных знаков N 631490 и N 665642, истцом в качестве средств индвидуализации самостоятельно (без элемента ORTO) никогда не использовались и после регистрации.

Согласно п. 1 ст. 10 Гажданского кодекса Российской Федерации злоупотребление правом - это осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно квалифицировал как злоупотребление правом совокупность действий истца, осуществившего гражданское право на регистрацию товарных знаков N 631940 и N 665642 с целью наступления негативных последствий для ответчика, поскольку в момент регистрации истец полагал, что сходство между регистрируемыми им товарными знаками и используемыми ответчиком элементами"Микс" и "Концепт" на упаковках стелек КОЛЛЕКЦИИ "TALUS" позволит ООО "Малтри" вытеснить конкурентоспособные изделия с ортопедического рынка и подорвать деловую репутацию ООО "Орто.Ник".

В соответствии с п. 9 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 г. N СП-21/2):

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Как следует из материалов дела, на момент регистрации товарных знаков истец полагал, что ортопедические стельки, зарегистрированные ответчиком в Росздравнадзоре под названиями "Микс" (п. 69 приложения к РУ N РЗН 2016/5010), "Концепт" (п. 99 приложения к РУ N РЗН 2016/5010), создают для него опасность смешения, серьезность которой обусловлена возможностью импортозамещения (поскольку российские стельки ответчика, в отличии от изделий ООО "Малтри", импортируемых из Германии, не зависят от колебаний курса валюты и имеют более комфортную для покупателя цену).

Вместе с тем, отсутствие правовой охраны для сходных элементов Микс/MIX и Концепт/CONCEPT не позволяло истцу ограничить оборот конкурентоспособных изделий ответчика, поскольку в силу п. 155 постановления ВС РФ от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации", использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением.. до даты регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Таким образом, апелляционный суд полагает, что ООО "Малтри" получило правовую охрану для элементов "MIX" и "CONCEPТ", чтобы создать условия, позволяющие предъявить в судебном порядке требования о пресечении использования спорных обозначений, тем самым: ограничив ассортимент конкурента, подорвав деловую репутацию ООО "Орто.Ник", пополнив собственные активы за счет денежных средств конкурента.

В частности, как установил суд первой инстанции, требования о прекращении использования элемента "Микс" под угрозой судебного преследования были направлены истцом сразу после подачи истцом ускоренной заявки на регистрацию ORTO MIX.

За два с половиной года с даты регистрации ТЗ N 665642, истец использовал данный товарный знак для организации трех судебных и трех административных процессов с целью ограничения прав ООО "Орто.Ник".

В соответствии со ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объяснения, содержащие сведения о фактах, являются доказательствами, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования лиц, участвующих в деле.

Действия истца то получению правовой охраны для элементов "MIX" и "CONCEPT" - при наличии на ортопедическом рынке идентичных товаров ответчика с названием "Микс" и "Концепт" - случайностью не являлись, поскольку совокупностью действий истца свидетельствует о том, что товарные знаки N 665642 и N 631940 были зарегистрированы с целью пресечении использования обозначений, по мнению истца, создающих опасность смешения.

Суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции справедливо применил ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, оценив данные действия ООО "Малтри" как злоупотребление правом.

Доводы апелляционной жалобы о расхождении выводов первой инстанции с обстоятельствами, установленными вступившими в законную силу судебными актами по делу N А56-68668/2019 и N СИП-459/2019 не соответствует фактическим обстоятельствам.

Арбитражный суд г. Москвы принял обжалуемое решение, приняв во внимание совокупность действий ООО "Малтри", указав на то, что с точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения.

В тоже время, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении по делу N А56-68668/2019 указал на то, что выводы УФАС СПб ограничивались анализом досудебных претензий, направленных истцом в адрес ответчика. Таким образом, решение УФАС СПБ не содержит сведений о последующем поведении ООО "Малтри" в части использовании товарных знаков N 631940 и N 665642 с целью организации судебного процесса и подрыва деловой репутации конкурента.

Таким образом, установленный Тринадцатым арбитражным апелляционным судом факт недоказанности намерений ООО "Малтри" на дату оглашения резолютивной части решения Санкт-Петербургского УФАС России (27.03.2019 г.) не препятствует выявлению недобросовестности спустя полтора года (29.08.2020 г.) с учетом дополнительных доказательств последующего поведения истца, не рассмотренного ранее антимонопольным органом.

Кроме того, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, указав на причину выводов Санкт-Петербургского УФАС России об отсутствии недобросовестности со стороны ООО "Малтри", отменил решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в части жалобы ООО "Орто.Ник", не проверяя его законности, принял решение исключительно в части отказа в удовлетворении требований ООО "Малтри" о признании недействительным вывода Санкт-Петербургского УФАС России об отсутствии смешения.

При таких обстоятельствах, апелляционный суд полагает, что отсутствуют расхождение между принятыми и вступившими в законную силу решением по делу N А40-240172/2018 от 05.08.2020 г. и постановлению по делу N А56-68668/2019 от 08.07.2020 г. об отказе в удовлетворении требований ООО "Малтри".

В части принятого судом решения по делу N СИП-450/2019 от 29.08.2019 г. следует отметить, то Суд по интеллектуальным правам не рассматривал вопрос о добросовестности истца в связи с тем, что ООО "Орто.Ник" с данными исковыми требованиями никогда не обращался.

Предметом спора по настоящему делу являлось решение Роспатента от 27.03.2019 г., в связи с чем, Суд по интеллектуальным правам был ограничен вопросами, разрешенными на заседании Коллегии Палаты по патентным спорам.

Таким образом, выводы суда первой инстанции о злоупотреблении правом со стороны истца не могут противоречить решению по делу N СИП-459/2019 от 29.08.2019 г. об оставлении в силе решения Роспатента от 28.03.2019 г., поскольку данный вопрос в Суде по интеллектуальным правам не рассматривался.

Истец своей апелляционной жалобе указывает, что суд первой инстанции принял решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле - правообладателя товарных знаков N 727293 и ТЗ N 738869 - Беззубова Николая Борисовича.

Вместе с тем, данные доводы не могут быть приняты апелляционным судом во внимание.

В связи с тем, что истец не заявлял требований, связанных с логотипом *, права и обязанности Беззубова Николая Борисовича в качестве правообладателя товарного знака N 727293 предметом спора не являлись. Правоотношения между Беззубовым Н.Б. и ООО "Орто.Ник" по вопросу использования товарного знака N 727293 отражены в лицензионном договоре, зарегистрированном в Роспатенте. Изменения к свидетельству на товарный знак N 727293 имеется в материалах дела.

Права и обязанности Беззубова Николая Борисовича в качестве правообладателя товарного знака N 738869 определены лицензионным договором о предоставлении ответчику права использовать в своей экономической деятельности изображение с элементом "МИКС" и, в случае возникновения судебного спора, защищать товарный знак самостоятельно, без привлечения правообладателя.

Лицензионные договоры между ответчиком 1 и Беззубовым Н.Б., зарегистрированные в Роспатенте и предоставленные в материалы дела, истцом не оспаривались.

Судебная коллегия приходит к выводу, что обжалуемый судебный акт не отражается на правах и обязанностях Беззубова Николая Борисовича, в связи с чем, правообладатель товарных знаков N 727293 и ТЗ N 738869 не подпадает под определение "третье лицо".

Таким образом, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

На основании изложенного, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на истца расходов по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05 августа 2020 года по делу N А40-240172/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

Н.И. Левченко Е.Б. Расторгуев