Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2020 г. N 19АП-5103/20 по делу N А08-1020/2019

г. Воронеж

23 ноября 2020 г.

Дело N А08-1020/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 20 ноября 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 23 ноября 2020 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Поротикова А.И.,
судей	Кораблевой Г.Н.,
	Воскобойникова М.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Нестеровой А.А.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "Ваш хлеб": адвоката Куликовой К.А., доверенность б/н от 23.09.2020, удостоверение N 1060 от 13.02.2018,

от общества с ограниченной ответственностью "АкадемПродукт": генерального директора Староверова Ю.Г., действующего на основании протокола N 12 от 07.11.2016,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ваш хлеб" на решение Арбитражного суда Белгородской области от 21.07.2020 по делу N А08-1020/2019 (судья Мироненко К.В.) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "АкадемПродукт" (ИНН 7704102604, ОГРН 1037739233861) к обществу с ограниченной ответственностью "Ваш хлеб" (ИНН 3120084992, ОГРН 1073120001360) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "ТОНУС" в размере 8 632 738 руб., взыскании неосновательного обогащения в размере 767 000 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "АкадемПродукт" (далее - ООО "АкадемПродукт", истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ваш хлеб" (далее - ООО "Ваш хлеб", ответчик) о взыскании 8 632 738 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "ТОНУС" за период с 05.02.2015 по 06.02.2019, а также 767 000 руб. неосновательного обогащения (c учетом принятых судом уточнений).

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 21.07.2020 по настоящему делу исковые требования удовлетворены в части: с ответчика в пользу истца взыскано 4 358 010 руб. компенсации за период с 13.02.2016 по 06.02.2019, в удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом в части удовлетворения заявленных требований, полагая его незаконным и необоснованным, ответчик обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда в указанной части отменить, принять новый судебный акт, в удовлетворении иска отказать в полном объеме.

Определением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2020 указанная жалоба принята к производству. Судебное разбирательство по делу откладывалось.

В судебном заседании представитель ответчика доводы жалобы поддержал, просил решение суда в обжалуемой части отменить, в удовлетворении иска отказать в полном объеме.

Представитель ООО "АкадемПродукт" в отношении доводов апелляционной жалобы возражал, считал решение суда в обжалуемой части законным, а жалобу ответчика - не подлежащей удовлетворению.

По правилам части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Учитывая, что от участвующих в деле лиц не поступило возражений против проверки решения в обжалуемой части, апелляционный суд на основании части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверяет законность и обоснованность решения суда только в указанной части.

Судебная коллегия, исследовав представленные материалы дела, приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены решения суда первой инстанции в обжалуемой части.

Из обстоятельств дела следует, что ООО "АкадемПродукт" является правообладателем товарных знаков "Тонус" по свидетельствам Российской Федерации N 114434 и N 582798, зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 30 класса по МКТУ: "хлеб", "кондитерские изделия".

31.05.2013 по договору аренды N 71 истцом во временное владение и пользование обществу с ограниченной ответственностью Белгородский Хлебокомбинат "Золотой Колос" передано оборудование для производства зернового хлеба: машина шелушильная, машина диспергирующая, машина мойки зерна, камнеотборник, емкость для отволаживания и технические условия ТУ 9110-001-29237622-10 "Изделия хлебобулочные из цельного зерна "Тонус" и полуфабрикаты хлебобулочные для их изготовления" с технологической инструкцией и рецептурами зернового хлеба.

В последующем арендатор был объявлен банкротом, в ходе реализации имущества предприятие как имущественный комплекс 16.12.2013 приобретено ООО "Ваш хлеб".

В ходе контрольных закупок, произведенных в интересах правообладателя 10.02.2015, 05.02.2015, 01.06.2016 в торговых точках, расположенных в городе Белгороде: Гипермаркет "Линия-1", ул. Королева, д. 9а, супермаркет "Хлеб-соль" (ООО "Ирга"), магазин ИП Кузнецова Н.А., представителем истца приобретен хлеб под торговым наименованием "ТОНУС", производителем которого, согласно информации, размещенной на этикетке товара, являлось ООО "Ваш хлеб" (309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 52).

Реклама производимой продукции, содержащей спорные обозначения, была размещена на интернет-сайте с доменным именем http://вашхлеб.рф/, используемым ответчиком для осуществления предпринимательской деятельности.

Ссылаясь на то, что общество с января 2014 года незаконно, в отсутствие договорных отношений с истцом, использует специальное оборудование для производства зернового хлеба, принадлежащее истцу и поступившее во владение ответчика в результате реализации имущества предыдущего арендатора на торгах, маркирует свою продукцию товарным знаком "Тонус", правообладателем которого является ООО "АкадемПродукт", истец в порядке досудебного урегулирования спора 10.11.2017 направил ответчику претензионное письмо с требованиями выплаты компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 139 258 руб., а также возмещения стоимости присвоенного оборудования в сумме 767 000 руб. Данная претензия была оставлена без ответа и удовлетворения.

Приведенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с рассматриваемым иском, уточненным в ходе рассмотрения дела, о взыскании компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, и стоимости утраченного оборудования.

В подтверждение факта приобретения товара у ответчика обществом были представлены: товарный и кассовый чек магазина ЗАО "Корпорация Гринн" Гипермаркет "Линия-1" (г. Белгород, ул. Королева, д. 9а) от 10.02.2015 на сумму 112 руб. 59 коп.; товарный кассовый чек магазина ИП Кузнецова г. Белгород, от 05.02.2015 на сумму 510 руб. 38 коп.; товарный и кассовый чек супермаркета "Хлеб-соль" (ООО "Ирга") на сумму 159 руб. 90 коп., упаковка хлеба "ТОНУС" с датой производства, торговым наименованием продукта и реквизитами производителя: ООО "Ваш хлеб", 309290, Белгородская область, г.Шебекино, ул. Харьковская, д.52, материалы контрольной закупки, произведенной 06.02.2019 в торговой точке ИП Грохотовой О.К., расположенной по адресу: Центральная ярмарка, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 87 - товарный и кассовый чек от 06.02.2019 на сумму 100 руб., фото размещенной на витринах продукции, а также заключение ООО "Центр независимой оценки" от 27.09.2017 по итогам исследования информации об объеме поставок хлеба "Тонус" в точки реализации города Белгород.

В возражениях на иск ответчик ссылался недоказанность нарушения ответчиком исключительных прав истца, поскольку используемое обществом на своей продукции наименование "Хлеб Тонус солодовый бездрожжевой" не является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца по общему зрительному впечатлению, виду шрифта и цветовому сочетанию, деятельность сторон не считается тождественной, имеются различные рынки сбыта, следовательно, отсутствует опасность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, представленными товарными и кассовыми чеками не подтверждается факт выпуска ответчиком продукции с февраля 2015 по февраль 2019, кроме того, утверждал о необоснованности требования о возмещении стоимости утраченного оборудования, ввиду отсутствия в материалах дела доказательств его нахождения во владении ООО "Ваш хлеб", а также заявил о пропуске срока исковой давности по заявленным требованиям, ввиду чего, просил суд отказать в удовлетворении иска в полном объеме, а в случае признания обоснованным требования о взыскании компенсации, ходатайствовал о снижении ее размера до 16 руб. 48 коп.

Арбитражный суд области, посчитав доказанными факты принадлежности истцу исключительных прав на спорные товарные знаки и нарушения этого права действиями ответчика производству и реализации продукции, маркированной обозначениями, сходными до степени смешения с охраняемыми объектами интеллектуальной собственности, приняв во внимание пропуск срока исковой давности по части требований, удовлетворил иск в части, взыскав с ответчика в пользу истца 4 358 010 руб. компенсации за период с 13.02.2016 по 06.02.2019. В удовлетворении искового заявления в остальной части отказал.

Обжалуя принятое по делу решение в порядке апелляционного производства, ООО "Ваш хлеб" поддерживает ранее заявленные в суде первой инстанции возражения на иск, выражая несогласие с определенной ко взысканию суммой компенсации, ссылается, помимо прочего, на то, что словесное обозначение "Тонус", включенное в комбинированный товарный знак истца, является неохраняемым элементом, так как представляет собой общепринятый термин, на момент регистрации спорных обозначений, в отношении товаров классов 30 и 42 МКТУ были зарегистрированы товарные знаки иных правообладателей, содержащие словесный элемент "Тонус", данное обозначение, само по себе, не несет какой-либо уникальности и способности индивидуализировать именно предприятие истца, представленный истцом расчет задолженности является недостоверным, а лицензионный договор, на основании которого установлена стоимость права использования товарного знака не может быть признан надлежащим доказательством, ввиду различия в обстоятельствах правомерного использования данного объекта и вменяемого ответчику нарушения.

Изучив апелляционную жалобу, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции отклоняет доводы ответчика, руководствуясь следующим.

В силу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарного знака "Тонус" по свидетельствам Российской Федерации N 114434, зарегистрированного в отношении 7, 30 и 42 классов МКТУ, с датой приоритета - 24.06.1992, сроком действия до 24.06.2022 и N 582798, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса по МКТУ: "хлеб", "кондитерские изделия", с датой приоритета - 05.03.2015, сроком действия до 05.03.2025.

Факт изготовления и реализации хлеба под торговым наименованием "ТОНУС" предприятием ответчика в торговых точках, расположенных на территории города Белгорода, подтвержден представленными в материалы дела товарными и кассовыми чеками от 10.02.2015, 05.02.2015, 06.02.2019, полученными представителем истца в результате контрольных закупок спорной продукции, заключением ООО "Центр независимой оценки" от 27.09.2017, согласно которому хлеб "Тонус" (солодовый, бездрожжевой) поставляется в такие магазины города Белгорода как: гипермаркеты "Линия", "Линия-2", сеть магазинов правильных продуктов "Фермер", супермаркет Хлеб-Соль", продовольственные магазины "Восход", "Добрыня", Центральный рынок - 6 точек продаж, поставщик продукции - ООО "Ваш хлеб" - Белгородский филиал "Хлебозавод Золотой колос".

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, противоправным является использование обозначений, создающих угрозу смешения. Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06 по делу по делу N А40-10573/04-5-92).

Согласно пункту 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (ред. от 12.03.2018): обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт 2 пункта 42 Правил).

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлениях от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

Проведя сравнительный анализ товарного знака истца и использованного ответчиком для индивидуализации своей деятельности по реализации товаров обозначения, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Принадлежащие истцу товарные знаки N 114434 и N 582798 представляют собой комбинированные обозначения, которые включают в себя словесный элемент - Тонус и расположенный над ним графический элемент - стилизованное изображение колоса.

При визуальном сравнении товарных знаков "Тонус" и логотипа, нанесенного на спорный товар, выявлено сходство до степени смешения, обусловленное звуковым (фонетическим) и смысловым (семантическим) сходством.

Слово "Хлеб" в сравниваемом обозначении "Хлеб ТОНУС" может восприниматься как общее понятие, конкретизированное названием "ТОНУС", то есть является определяемым по отношению к нему, в связи чем, слово "ТОНУС", безусловно, более сильный и преобладающий элемент в словесном обозначении "Хлеб ТОНУС". Использованные в сравниваемых обозначениях слова - солодовый, пшеничный, бездрожжевой, формовой, нерезаный относятся к характеристикам товара, и не занимают доминирующее положение, что свидетельствует об отсутствии их различительной способности.

Вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений (постановления Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2020 N С01-963/2020 по делу N А65-31825/2019, от 30.10.2019 N С01-1100/2019 по делу N А40-315852/2018, от 20.09.2019 N С01-951/2019 по делу N А66-12232/2018).

Утверждение ответчика о том, что обозначение "Тонус" является общепринятым термином, в связи с чем, не подлежит правовой охране, является ошибочным.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), например, в письменных публикациях или устной речи (пункт 157 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10).

Проверка законности регистрации обозначения в качестве товарного знака осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности в административном (внесудебном) порядке, в связи с этим, предположение ответчика об общеупотребительном значении обозначения "Тонус" бездоказательно.

Аналогичная правовая позиция содержится в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 07.11.2019 N 308-ЭС19-20176 и от 09.12.2019 N 306-ЭС19-22971.

Кроме того, как установлено судом при рассмотрении настоящего дела, спорное обозначение было указано ответчиком на этикетках производимой продукции, информация о которой также размещена обществом в сети Интернет, в предложении о продаже этих товаров, что охватывается соответствующими способами осуществления исключительного права на товарный знак, предусмотренными подпунктами 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, использование слова "Тонус" охватывается целями индивидуализации товаров, относящихся к 30 классу МКТУ: "хлеб", "кондитерские изделия", а соответственно, не подпадает под разъяснение, содержащееся в пункте 157 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10.

Доказательств, опровергающих действительность правовой охраны защищаемого товарного знака истца, в материалы дела не представлено.

Заявитель апелляционной жалобы также ссылается на наличие в действиях истца признаков злоупотребления правом, поскольку ООО "АкадемПродукт" не является производителем хлеба, товарные знаки, в защиту которых предъявлен настоящий иск, в своей деятельности не использует. Однако данный довод не может быть принят судебной коллегией во внимание, ввиду его несостоятельности.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (пункт 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10).

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994 (вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака

Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Исходя из представленных истцом договоров N 169 от 30.09.2015, N 217 от 31.10.2016 с "ТРИВИТ" ДОО, договора франчайзинга N 130 от 17.03.2015 с "Жито Центар", лицензионного договора N 143 от 01.07.2016 с ОАО "Самарский хлебозавод N 5", доказательств их исполнения, указанные товарные знаки используются истцом с привлечением третьих лиц. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Судом установлена однородность реализованного предпринимателем товара с товарами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки общества (пункт 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков). Вместе с тем предпринимателем доказательства наличия у него прав на использование названных товарных знаков не представлены.

Следует учитывать также, что реализация товара сторонами спора в разных субъектах Российской Федерации не может являться определяющим фактором невозможности их смешения потребителями в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они осуществляют аналогичный (однородный) вид деятельности.

Правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации, в связи с чем, правообладатель вправе запрещать иным лицам на всей территории Российской Федерации использовать обозначение сходное до степени смешения (тождественному) с его товарным знаком.

Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, свидетельствует об их контрафактности. Законность использования товарных знаков N 114434 и N 582798, правообладателем которых является истец, ответчиком не подтверждена.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, а также отсутствие в материалах дела доказательств предоставления ответчику права на введение в гражданский оборот вышеуказанного товара, в установленном порядке, использование указанного знака предпринимателем является незаконным.

На основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (пункт 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10).

Истцом заявлено требование о взыскании 8 632 738 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "ТОНУС" за период с 05.02.2015 по 06.02.2019, в обоснование которого в материалы дела представлено несколько договоров с третьими лицами, из которых за основу расчета принят лицензионный договор N 143 от 01.07.2016 на предоставление права использования спорного товарного знака открытому акционерному обществу "Самарский хлебозавод N 5".

Указанный договор недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось, из числа доказательств по делу он не исключен.

Вменяемое ответчику правонарушение совершено в период действия указанного договора - сопоставимо с моментом предоставления права пользования товарного знака.

Вместе с тем ответчиком каких-либо иных лицензионных договоров, а равно сведений об иной цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца, а равно контррасчета размера компенсации в материалы дела не представлено.

В указанных обстоятельствах риск наступления последствий несовершения им своевременных процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) должен быть возложен на ответчика.

Оплата по данному договору лицензиатом за период с 2017 по 2018 г.г. произведена в общей сумме 853 656 руб.77 коп., исходя из чего среднемесячный платеж составляет 60 975 руб. 48 коп.. годовой - 731 705 руб. 80 коп.

Таким образом, двукратный размер стоимости права использования товарного знака "ТОНУС" за период нарушения (4 года), рассчитанный по аналогии с лицензионным договором между истцом и ОАО "Самарский хлебозавод N 5" составляет 5 853 640 руб.

Ответчиком было заявлено о пропуске срока исковой давности по заявленным требованиям.

Статьями 195, 196 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Допущенное ответчиком нарушение прав истца являлось длящимся, что не исключает применение исковой давности по требованию о взыскании денежной компенсации к тем периодам неправомерного использования товарного знака, которые находятся за ее пределами, согласно правовой позиции содержащейся в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 15187/12.

Таким образом, с учетом даты обращения в суд с рассматриваемым иском - 13.02.2019, в пределах срока исковой давности находится период нарушения с 13.02.2016 по 06.02.2019, общая сумма компенсации по которому составляет 4 358 010 руб.

Как следует из разъяснений высшей судебной инстанции, приведенных в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях, с учетом абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлений Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", от 24.07.2020 "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" N 40-П и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика.

Суды не лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое, то есть не может составлять менее стоимости права использования товарного знака (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П).

Таким образом, в соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагается именно на ответчика.

Между тем довод о чрезмерности, необоснованности размера компенсации не подтвержден необходимыми доказательствами.

Обстоятельств, соответствующих обозначенным в указанных постановлениях N 28-П и N 40-П критериям, позволяющих снизить размер компенсации, не установлено.

В силу специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или, по крайней мере, приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе, если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Ответчик какого-либо обоснования несоразмерности заявленной истцом компенсации не указал.

Таким образом, у суда первой инстанции отсутствовали правовые и фактические основания для удовлетворения заявления ответчика о снижении размера компенсации.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не подтверждены доказательствами, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда Белгородской области.

Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя, возврату либо возмещению не подлежат.

Руководствуясь ст. ст. 110, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 21.07.2020 по делу N А08-1020/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ваш хлеб" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

председательствующий судья

А.И. Поротиков

Судьи

Г.Н. Кораблева М.С. Воскобойников