Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 2021 г. N 09АП-76768/20 по делу N А40-69546/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2021 г. N С01-789/2021 по делу N А40-69546/2020 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

09 февраля 2021 г.

Дело N А40-69546/20

Резолютивная часть постановления объявлена 01 февраля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 февраля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей О.Н. Лаптевой, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "Годовалов", ООО "Йодные технологии и маркетинг", временного управляющего ООО "Йодные технологии и маркетинг" Дюльдина В.В. и ООО "Аптека от склада - Запад" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 ноября 2020 года по делу N А40-69546/20, принятое по исковому заявлению ООО "Курортмедсервис" (ОГРН 1127746314112), к ООО "Годовалов" (ОГРН 1065908029615), ООО "Аптека от склада - Запад" (ОГРН 1145958061226), при участии от третьего лица: ООО "Йодные технологии и маркетинг" о взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Семенов А.В. по доверенности от 09.01.2020

от ответчиков: от ООО "Годовалов" - извещен, представитель не явился; от ООО "Аптека от склада - Запад" - Балдин М.А. по доверенности от 28.10.2019, Робинов А.А. по доверенности от 14.08.2020

от третьего лица: Баранов А.С. по доверенности от 09.10.2020

от временного управляющего ООО "Йодные технологии и маркетинг" Дюльдина В.В.: Родина О.Ю. по доверенности от 21.12.2020

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад", ООО "Годовалов" о взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчики незаконно используют обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Решением от 16 ноября 2021 года по делу N А40-69546/2020 Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил.

Не согласившись с решением суда, представители ООО "Годовалов", ООО "Йодные технологии и маркетинг", временного управляющего ООО "Йодные технологии и маркетинг" Дюльдина В.В. и ООО "Аптека от склада - Запад" обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.

В обоснование доводов заявители апелляционных жалоб указали, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела. Суд нарушил и неправильно применил нормы материального и процессуального права.

Представитель ООО "Аптека от склада - Запад" доводы своей апелляционной жалобы и апелляционной жалобы ООО "Годовалов" поддержал в полном объеме.

Представитель ООО "Йодные технологии и маркетинг" доводы своей апелляционной жалобы и доводы апелляционных жалоб ответчиков поддержал в полном объеме.

Представитель временного управляющего ООО "Йодные технологии и маркетинг" Дюльдина В.В. доводы своей апелляционной жалобы и доводы апелляционных жалоб ответчиков и третьего лица поддержал в полном объеме.

Представитель истца против удовлетворения доводов апелляционных жалоб возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Апелляционные жалобы рассмотрены в отсутствие представителей ООО "Годовалов", извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе в сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: (www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы апелляционных жалоб, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, суд апелляционной инстанции полагает, что оспариваемый судебный акт подлежит изменению.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, вступившими в законную силу судебными актами в рамках рассмотрения дела N А40-49900/2017 установлено, что ООО "Курортмедсервис" является правообладателем товарного знака N 562223, в то время как ответчики осуществляли предложение к продаже и продажу контрафактного товара, маркированного товарным знаком без разрешения правообладателя и обладает правом требования возмещения убытков и взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В обоснование исковых требований истец указал, что, ООО "Йодные технологии и маркетинг" произведена партия контрафакта N 2 от 19.06.2016 по паспорту качества N 513 (биологически активной добавки к пище (БАД) "Капли "Колыбельные").

Обществом с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад" 27.03.2017, 16.06.2017 реализовывалась путем розничной продажи партия контрафакта N 2 от 19.06.2016 по паспорту качества N 513 через аптеку, расположенную по адресу: Москва, ул. Шоссейная, д.4, корп. 1, что подтверждается кассовыми товарными чеками; заказом; паспортом качества N 513; свидетельством государственной регистрации (СГР) БАД "Капли "Колыбельные".

С целью досудебного урегулирования спора, истец направил в адрес ответчиков претензии, которые оставлены без удовлетворения, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 128, 129, 431, 437, 497, 1229, 1259, 1270, 1273, 1286, 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимая во внимание установленные обстоятельства в рамках дел N А40-49900/2017, N А40-50990/17; а также, что на сайте www.apteka-otsklada.ru., предлагались к продаже товары, содержащие спорный товарный знак, где истцом осуществлялась покупка контрафактного товара; в отсутствие доказательств подтверждающих наличие у ответчиков разрешения на использование спорных исключительных прав, учитывая, что ООО "Аптека от склада-Запад" неоднократно нарушало исключительные права ООО "Курортмедсервис", проверив расчет компенсации произведенный истцом, приняв во внимание характер допущенного ответчиками нарушения, степени вины нарушителей, а также объем и стоимость партии контрафактного товара исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, счел заявленный истцом размер компенсации в размере 2 000 000 руб., обоснованным и соразмерным.

Доводы апелляционной жалобы временного управляющего ООО "Йодные технологии и маркетинг" Дюльдина В.В. о не привлечении к участию в деле N А40-49000/17 ООО "Годовалов", следовательно, не могло опровергнуть факт непричастности к вменяемому ему в вину деянию, в связи с чем, не может нести бремя негативных, подлежат отклонению.

В силу части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда по делу N N А40-49000/17, А40-50990/17 являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Доказательств пересмотра и отмены судебных актов по делу N N А40-49000/17, А40-50990/17 в установленном законом порядке по новым или вновь открывшимся обстоятельствам ответчиком не представлено.

Доводы апелляционных жалоб заявителей сводятся к несогласию с размером взысканной судом первой инстанции компенсации, заявители полагают, что истец не представил достоверных доказательств в обоснование размера компенсации и размер компенсации завышен, что принимается судом апелляционной инстанции исходя из следующего.

В соответствии со статьями 1301 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях нарушения исключительного права правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере до пяти миллионов рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Истцом заявлено требование о взыскании солидарно с ООО "Аптека от склада-Запад", ООО "Годовалов" компенсации за нарушение исключительных прав истца в общей сумме 2 000 000 руб.

В соответствии с частью 6.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

В силу части 1 статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

В обоснование размера компенсации истец ссылался на то, что спорная партия товара N 2 от 19.06.2016 по паспорту качества N 513 в количестве 50 040 штук реализовывалась ООО "Годовалов" через три подконтрольных аптечных сети - ООО "Аптека от склада - Урал", ООО "Аптека от склада - Север", ООО "Аптека от склада - Запад".

Согласно делу N А40-49900/2017 двукратная стоимость этой партии составляет 8 506 800 руб.

Таким образом, совместными действиями ООО "Годовалов" и ООО "Аптека от склада - Запад" реализовано 50 040/3=16 680 штук контрафакта из партии N 2 от 19.06.2016 согласно пункту 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации минимальный размер компенсации по данной партии составляет: 8 506 800/3=2 835 600 руб.

Истец пояснил, что самостоятельно снизил размер компенсации до 2 000 000 руб.

Также истец отметил, что по делу N А40-49900/2017 компенсация была взыскана не с ответчиков и не за нарушение в целом, а с производителя контрафакта ООО "Йодные технологии и маркетинг" за способ использования производство (изготовление) экземпляров. ООО "Годовалов" и ООО "Аптека от Склада-Запад" несет ответственность, за ее оптовую продажу, розничную продажу, длящуюся рекламу, предложение к продаже, доведение до всеобщего сведения в сети Интернет.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации производство и продажа являются последовательными самостоятельными нарушениями исключительного права на товарный знак.

Таким образом, напротив представленные в материалы дела доказательства, подтверждают реальный объем продаж контрафакта, и при этом ответчики не отрицают факта приобретения контрафактных товаров оптом у производителя ООО "Йодные технологии и маркетинг".

Между тем, как разъяснено в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из системного анализа судебных актов по делам, перечисленным выше, и требований по настоящему делу следует, что истец просит восстановить в полном объеме его права, нарушенные незаконным изготовлением и вводом в гражданский оборот ООО "Йодные технологии и маркетинг" партии продукции N 2 от 19.06.2016 по паспорту качества N 513 в количестве 50 040 штук с незаконным использованием ответчиком разных результатов интеллектуальной деятельности (товарный знак, произведение дизайна).

Таким образом, действия ответчиков по настоящему делу, направленные на реализацию контрафактной партии товара N 2 по паспорту качества N 513, являлись одним действием, нарушающим права на несколько результатов интеллектуальной деятельности, поскольку охватывались единством намерений правонарушителей.

В пунктах 63, 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и промышленный образец, компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно. Компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя.

Если истец-правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению.

Суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом. Следовательно, суд в таком случае отказывает в принятии искового заявления или прекращает производство, если заявление было принято.

Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

В случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности.

Кроме того, согласно пункту 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В обоснование заявленного ко взысканию размера компенсации истец указал, что вероятные имущественные потери правообладателя составили 70,8 млн. руб., в том числе, 40.2 млн. руб. в виде упущенной выгоды, 27 млн. руб. - расходы, связанные с восстановлением продаж БАД "Баю-Бай" (расходы на рекламу), и 3,6 млн. руб. - ущерб деловой репутации.

Суд апелляционной инстанции полагает, что само по себе использование товарного знака не повлекло для истца каких-либо убытков, на наличие у него убытков вследствие только использования произведения дизайна истец не ссылается, убытки причинены фактом использования произведения на контрафактном товаре совместно с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Правом на возмещение убытков, предусмотренным статьями 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации истец не воспользовался, предпочтя иную форму защиты права - взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара по партии N 2 (дело N А40-49900/2017), при этом размер такой компенсации истцом определен в 8 506 800 рублей.

Заявление требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара предполагает в силу закона согласие истца на возмещение его убытков в виде упущенной выгоды, которые он не получил в результате введения в оборот контрафактного товара, а также иных сопутствующих расходов (двукратность возмещения).

Возмещение ущерба деловой репутации, о котором заявляет истец, не соответствует положениям статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку истцом не приведено доказательств относительно распространения в отношении него сведений, порочащих его деловую репутацию, в результате нарушения ответчиками исключительных прав, принадлежащих истцу.

Таким образом, суд апелляционной инстанции полагает, что требования истца по партии контрафактного товара N 2 по паспорт качества N 513 ограничиваются размером компенсации 8 506 800 рублей (дело N А40-49900/2017) к производителю ООО "Йодные технологии и маркетинг", в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как было указано выше, компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя, неоднократное заявление требований о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии не допускается.

Ввиду того, что по делу N А40-49900/2017 требование истца было удовлетворено, исходя из оптовой цены контрафактного товара, истец, как это следует из пояснений его представителя, заявил требования к розничным продавцам контрафактной продукции.

Принимая во внимание изложенное, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, учитывая, что вступившим в законную силу судебным актом в рамках дела N А40-272940/2019 судом была взыскана солидарно с ООО "Аптека от склада - Север" и ООО "Годовалов" в пользу ООО "Курортмедсервис" компенсация в размере 2 000 000 руб. 00 коп. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 562223 в отношении партии контрафактного товара N 2 по паспорту качества N 513, а также в рамках дела N А40-55743/2020 судом была взыскана солидарно с ООО "Аптека от склада - Урал" и ООО "Годовалов" в пользу ООО "Курортмедсервис" компенсация в размере 2 000 000 руб. 00 коп. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 562223 в отношении партии контрафактного товара N 2 по паспорту качества N 513, с целью пресечения не только нарушений исключительных прав истца, но и принимая во внимание недопущение злоупотребления правом, когда доводы истца по сути сводятся к формальному соответствию нормам действующего законодательства о минимальности компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров суд апелляционной инстанции находит обоснованной, соразмерной и подлежащей взысканию сумму компенсации в размере 200 000 руб., отвечающей требованиям статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и разумному балансу в интересах сторон.

Учитывая изложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд считает, что решение суда подлежит изменению в части размера компенсации и суммы государственной пошлины.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 ноября 2020 года по делу N А40-69546/20 изменить.

Взыскать в солидарном порядке с Общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад" (ОГРН 1145958061226) и Общества с ограниченной ответственностью "Годовалов" (ОГРН 1065908029615) в пользу Общества с ограниченной 8 ответственностью "Курортмедсервис" (ОГРН 1127746314112) компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак N 562223 в размере 200 000 руб. 00 коп. и государственную пошлину в размере 3 300 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

О.Н. Лаптева Е.А. Птанская