Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2021 г. N 09АП-11324/21 по делу N А40-70060/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2021 г. N С01-1060/2021 по делу N А40-70060/2020 настоящее постановление отменено

г. Москва

26 марта 2021 г.

Дело N А40-70060/20

Резолютивная часть постановления объявлена 24 марта 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 марта 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей В.Р. Валиева, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "ЭКШЭН ПЭЙ"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 января 2021 года

и дополнительное решение от 13 января 2021 года

по делу N А40-70060/20, принятое судьей Крикуновой В.И.,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Петербургская Интернет Сеть" (ОГРН: 1077847448997; юр. адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 58, литер А, пом. 38-Н, ч. п. N 6)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ЭКШЭН ПЭЙ"

(ОГРН: 1157746124634; юр. адрес: 121433, г. Москва, ул. Филевская Б., д. 28, корп. 2, оф. 8)

третье лицо: АО "Региональный Сетевой информационный центр"

о запрете использование доменного имени

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Малыгина О.А. по доверенности от 16.01.2020

от ответчика: Кулакова О.В. по доверенности от 15.05.2020

от третьего лица: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Петербургская Интернет Сеть" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "ЭКШЭН ПЭЙ" (далее - ответчик) о запрете использования обозначения "PIN", в сети интернет, в том числе в доменном имени, а также о взыскании судебных издержек в размере 130 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено АО "Региональный Сетевой информационный центр".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 13.01.2021 исковые требования удовлетворены. Дополнительным решением от 13.01.2021 требование о взыскании судебных издержек удовлетворено частично, в сумме 60 000 рублей.

Ответчик не согласился с принятыми решением и дополнительным решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 13.01.2021 представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам представленного им отзыва в порядке ст. 262 АПК РФ.

Третье лицо своего представителя не направило, извещено надлежащим образом.

Повторно рассмотрев дело в отсутствие представителя третьего лица по правилам статей 123, 156, 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения и дополнительного решения Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2021 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истцу принадлежит исключительное право на фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИНТЕРНЕТ СЕТЬ", зарегистрированное 14.06.2007 г. Таким образом, исключительное право на фирменное наименование возникло у истца 14.06.2007.

Начиная с этой даты исключительно истец вправе использовать свое фирменное наименование в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

ООО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИНТЕРНЕТ СЕТЬ" (сокращенное наименование - ООО "ПИН") является правообладателем товарного знака N 424206 (словесный элемент "PIN") (далее - Товарный знак), зарегистрированного в Российской Федерации, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 424206 от 03.10.2010 г. и

выпиской из государственного реестра товарных знаков.

Истец использует Товарный знак в доменных именах pinspb.ru, пин.рф. Истец предлагает свои услуги 38 класса МКТУ, а именно предоставляет услуги телекоммуникации: Доступ в интернет; Телефония; Виртуальный хостинг; Аренда (dedicated) и размещение (colocation) выделенных серверов (ЦОД); Виртуальные выделенные серверы (VDS); Администрирование серверов; Регистрация IP-адресов, AS и их поддержка в RIPE; Регистрация доменных имен; Организация частных корпоративных сетей; Транзит трафика; Создание и продвижение сайтов.

Кроме того истцом товарный знак активно используется на страницах и в доменных именах социальных сетей: vk.com/pinspb; facebook.com/Pinsupport; twitter.com/PINspb; ok.ru/group/58104278941742; instagram.com/pinspb.ru.

По мнению истца ответчик незаконно использует товарный знак N 42406 и фирменное наименование истца. Незаконное использование заключается в действиях по регистрации и использованию доменного имени PIN.RU.

В соответствии с информацией с сайта whois-service.ru администратором домена PIN.RU является ООО "ЭКШЭН ПЭЙ".

По мнению истца, обозначение "PIN" является сходным до степени смешения с сокращённым фирменным наименованием истца - ООО "ПИН" и с Товарным знаком. Факт регистрации, а также использование домена PIN.RU нарушает исключительное право Истца на фирменное наименование, а также может ввести в заблуждение потребителей.

Истец не давал ответчику согласия на использование товарного знака. Между истцом и ответчиком никогда не заключались лицензионные договоры. Однако ответчик использует доменное имя PIN.RU.

Использование ответчиком в доменном имени PIN.RU обозначения "PIN", сходного до степени смешения с товарным знаком, создает препятствия для истца для размещения информации о нем и его услугах с использованием Товарного знака в домене PIN.RU, а также для ведения нормальной хозяйственной деятельности.

В связи с этим истец считает, что ответчик нарушает исключительные права истца на товарный знак и на фирменное наименование. Претензионный порядок сторонами соблюден.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции сослался на нижеследующие основания.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. В силу статей 1477, 1481 ГК РФ товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

При применении ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в единый государственный реестр юридических лиц, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Согласно п. 3 ст. 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Согласно статье 1484 ГК РФ нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать обозначения, сходные до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком без разрешения правообладателя товарного знака.

В силу пункта 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В силу ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Как пояснил ответчик, он планировал использовать спорное доменное имя pin.ru для создания и функционирования социальной сети "Pin.ru".

Согласно МКТУ, услуги социальных сетей могут относиться к 38 классу МКТУ (предоставление чатов для социальных сетей, обеспечение доступа на дискуссионные форумы в социальных сетях, передача сообщений), к 45 классу МКТУ (услуги социальных сетей онлайн, службы предоставления социального общения онлайн).

Суд полагает, что данные услуги социальных сетей являются однородными услугам, оказываемым истцом с использованием товарного знака "PIN".

В соответствии с п. 7.2.1.1 раздела IV Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство) род и вид товаров (услуг) относятся к основным признакам однородности товаров и услуг и являются главными свойствами или характеристиками, по которым узнается товар и/или услуга.

Согласно МКТУ, к 38 классу МКТУ относятся услуги телекоммуникационные, а именно услуги, дающие возможность, по меньшей мере, одному лицу установить связь с другим лицом.

Услуги социальных сетей также дают возможность лицам установить связь между собой. Следовательно, услуги 38 класса МКТУ и услуги социальных сетей относятся к одному роду и виду услуг.

В соответствии с п. 7.2.1.1 раздела IV Руководства назначение товаров (услуг) также относится к основным признакам однородности. При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Услуги Истца с использованием товарного знака оказываются с целью установления связи, контактов между людьми. Ответчик намеревается использовать доменное имя pin.ru для реализации проекта по созданию социальной сети "Pin.ru". Целью социальной сети является установление связи и общение пользователей.

В связи с этим суд полагает, что услуги истца и ответчика имеют одинаковое назначение.

В соответствии с п. 41 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38572) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов.

В соответствии с п. 7.1.2.1 Руководства сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Словесный элемент товарного знака "PIN" и доменное имя pin.ru по фонетическому критерию сходства являются тождественными. Фирменное наименование истца также по фонетическому критерию сходно с доменным именем до степени смешения.

По графическому критерию присутствует сходство до степени смешения. Обозначения товарного знака и доменного имени выполнены буквами латинского алфавита. Обозначение товарного знака выполнено в оригинальной графической манере. Доменное имя выполнено стандартным шрифтом, поскольку выполнение оригинальным шрифтом технически невозможно. С учетом выполнения обоих обозначений тождественной последовательностью символов буквами латинского алфавита можно сделать вывод о наличии графического сходства до степени смешения. Фирменное наименование, включает в себя три символа. Графическое сходство с фирменным наименованием также присутствует.

Установить наличие семантического сходства сравниваемых обозначений не представляется возможным, поскольку спорное доменное имя и обозначение товарного знака носят фантазийный характер и являются семантически нейтральными, то есть не имеют семантического значения, в связи с чем критерий семантического сходства не применяется (п. 7.1.2.1(B) раздела IV Руководства). При этом словесный элемент товарного знака "PIN" является аббревиатурой и расшифровывается как "Petersburg Internet Net" (что в переводе на русский язык означает "Петербургская Интернет Сеть"), а также соответствует сокращенному фирменному наименованию истца (ООО "ПИН").

Таким образом, по фонетическому и графическому критерию обозначение товарного знака "PIN" и обозначение "pin", используемое ответчиком, сходны до степени смешения.

Разрешение ситуаций, связанных с угрозой смешения сравниваемых обозначений, осуществляется на основании оценки вероятности смешения обозначений в том виде, в котором они заявлены или охраняются (п. 7 раздела IV Руководства).

С учетом анализа степени однородности услуг и степени сходства обозначений суд приходит к выводу, что существует крайне высокая вероятность смешения в сознании потребителей услуг, оказываемых истцом и ответчиком с использованием сходных до степени смешения обозначений. Учитывая намерения ответчика по созданию социальной сети "Pin.ru", суд полагает, что существует угроза более серьезного нарушения исключительных прав истца. В материалах дела имеются доказательства, свидетельствующие о приготовлении к действиям, нарушающим исключительные права истца. Так, проект "Pin.ru" свидетельствует о намерении (приготовлении) ответчика оказывать услуги социальных сетей, однородные услугам 38 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

В п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой ГК РФ" разъяснено, что требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ может быть удовлетворено в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

При таких обстоятельствах, сам факт администрирования доменного имени pin.ru нарушает исключительные права истца.

Вынося дополнительное решение, суд первой инстанции пришёл к следующим выводам.

Судом непосредственно после объявления резолютивной части решения, рассмотрен вопрос о принятии дополнительного решения по требованию о взыскании судебных расходов в размере 130 000 рублей, а также расходов на оплату государственной пошлины за подачу заявление о принятии обеспечительных мер в размере 3 000 рублей.

Согласно ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Истцом в подтверждение судебных расходов в материалы дела представлены: доверенность на представителя, Договор N 1601 от 16.01.2020 на оказание юридических услуг ООО "Открытое право", платежными поручениями от 03.03.2020 N 464 на сумму 30 000 рублей, от 08.04.2020 N 685 на сумму 100 000 рублей.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, исходя из средней стоимости юридических услуг в регионе, учитывая разумность пределов расходов на оплату услуг представителя, при отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих соразмерность судебных расходов, на основании ст.ст. 101, 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд приходит к выводу о чрезмерности заявленных расходов на оплату услуг представителя в связи со следующим.

При снижении судом судебных расходов учтены, категория дела, доказательственная база, сложившаяся судебная практика по данной категории дела, а также количество и продолжительность судебных заседаний по рассмотрению настоящего дела, состоявшихся в первой и апелляционной инстанции.

Оценив содержание документов, представленных истцом при рассмотрении настоящего дела, времени которое мог бы затратить квалифицированный специалист на составление указанных процессуальных документов, процессуальные документы, представленные в ходе судебного заседания, объем и сложность выполненных представителем услуг, сложившуюся судебную практику по данной категории спора, требование заявителя о взыскании 130 000 рублей представительских расходов, суд первой инстанции посчитал подлежащим снижению до 60 000 рублей.

Одновременно с подачей искового заявления истцом было заявлено ходатайство об обеспечении иска в виде:

- о запрете ООО "ЭКШЭН ПЭЙ" совершать в отношении домена PIN.RU любые действия направленные на прекращение прав администрирования ООО "ЭКШЭН ПЭЙ" в отношении доменного имени PIN.RU, в том числе аннулирование регистрации доменного имени, передача прав администрирования доменного имени иным лицам за исключением ООО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИНТЕРНЕТ СЕТЬ" (ООО "ПИН"), а также передачу поддержки сведений о доменном имени PIN.RU от АО "Региональный Сетевой Информационный Центр" (RU-CENTER) иному аккредитованному регистратору.

- о запрете АО "Региональный Сетевой Информационный Центр" (RU-CENTER) исполнение заявок ООО "ЭКШЭН ПЭЙ" и вносить какие-либо изменения в сведения о доменного имени PIN.RU, содержащиеся реестре доменных имен за исключением изменений, связанных с передачей прав администрирования доменного имени PIN.RU от ООО "ЭКШЭН ПЭЙ" к ООО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИНТЕРНЕТ СЕТЬ" (ООО "ПИН").

Определением от 23.04.2020 указанное ходатайство удовлетворено.

С учетом изложенного, на основании положений ст. 110 АПК РФ, расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления об обеспечении иска подлежат взысканию с ответчика в размере 3 000 рублей.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению исходя из нижеследующих оснований.

Так, ответчик предлагает исчислять срок исковой давности с даты создания юридического лица истца.

Однако требование о прекращении нарушения при ежедневном администрировании доменного имени связано с устранением постоянной угрозы, которую создает такое администрирование. Такая угроза имеет публичный характер, так как приводит к ситуации, когда потребитель обращается к информационному ресурсу (доменному имени), предполагая принадлежность домена настоящему правообладателю.

Действия администратора по регистрации на свое имя спорного доменного имени уже сами по себе создают угрозу нарушения исключительного права правообладателя на товарный знак (даже при отсутствии факта реального использования ответчиком зарегистрированного на свое имя спорного доменного имени), поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой возможное (потенциальное) право ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации о любых товарах и услугах, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, а также товарам и услугам иных производителей, нежели правообладатель товарного знака, и при этом одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя правообладателя товарного знака.

Пока ответчик является администратором доменного имени, он нарушает исключительные права истца, существует угроза использования доменного имени для услуг, однородных услугам истца, а также угроза введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, в настоящем деле факт администрирования доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком и фирменным наименованием истца, составляет длящееся непрекращенное нарушение.

Как указывает Верховный суд РФ в Определении от 13.04.2012 N 6-В12-1, в случае, если нарушения прав истца носят длящийся характер, то положения статьи 196 ГК РФ (об общем сроке исковой давности) к спорным правоотношениям не применимы.

Мнение ответчика о том, что обычной практикой коммерческих организаций при их создании является проверка совпадения фирменного наименования с наименованиями других организаций и проверка свободных доменных имен, является лишь мнением, которое ничем не подтверждено.

Таким образом, суд первой инстанции верно не применил срок исковой давности к настоящему делу.

Ответчик в апелляционной жалобе указывает, что судом первой инстанции не было учтено, что спорное доменное имя не используется по назначению.

То обстоятельство, что в настоящее время на доменном имени не размещен никакой сайт, не является доказательством его неиспользования и не доказывает, что доменное имя не может быть использовано вообще.

Исходя из пункта 158 Постановления Пленума ВС РФ от 29.04.2019 N 10, по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

При этом, как разъяснено в п. 57 того же Постановления Пленума ВС РФ, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Угроза нарушения проявляется в том, что субъект осуществляет подготовительные действия, нацеленные на незаконное использование средства индивидуализации.

Ответчиком в материалы дела представлен проект, согласно которому на доменном имени планируется размещение сайта социальной сети. Данный проект представляет собой подготовительную меру для размещения социальной сети на спорном домене.

Отсюда следует, что ответчик имеет намерение и совершил (или совершает) необходимые приготовления к использованию доменного имени для размещения сайта социальной сети.

Истец при рассмотрении дела в суде первой инстанции приводил доводы и доказательства того, что услуги социальных сетей и услуги, для которых зарегистрирован товарный знак, являются однородными. Кроме того, виды деятельности компании ответчика корреспондируют с услугами, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

В связи с этим, в настоящем деле имеется угроза нарушения исключительного права истца на товарный знак. А как указывалось выше, ежедневное администрирование доменного имени также является нарушением исключительного права истца.

Относительно довода ответчика о том, что деятельность истца и ответчика не являются конкурирующими, отмечаем, что этот довод был предметом рассмотрения суда первой инстанции.

Мотивируя свои возражения, истец указывал, что при сравнении видов деятельности организаций имеют значение не только основные виды деятельности, но и все остальные виды деятельности, указанные в ЕГРЮЛ. Кроме того, организации не связаны теми видами деятельности, которые указаны в ЕГРЮЛ. Юридические лица, за редким исключением, могут заниматься и другими, не внесенными в ЕГРЮЛ, видами деятельности.

Также для обоснования однородности услуг истца и ответчика истец приводил аналитическую справку в виде таблицы, из которой видно, что услуги социальных сетей и услуги по 38 классу МКТУ (для которых зарегистрирован и используется товарный знак истца), как правило, оказываются одними и теми же лицами, это является обычной практикой. А следовательно, у потребителей может возникнуть ассоциация спорного обозначения с истцом как лицом, оказывающим услуги.

В апелляционной жалобе ответчик указывает, что различие в характере установления контактов между пользователями (истец - путем проводного Интернета, ответчик - через социальную сеть) исключает возможность введения потребителей в заблуждение. Истец не может согласиться с данным доводом, поскольку, как и указывалось ранее, обычной практикой является оказание услуг 38 класса МКТУ теми же лицами, которые оказывают услуги социальных сетей.

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из этой нормы следует обязанность ответчика доказать факт прекращения действий, направленных на создание социальной сети. Однако ответчик не приводит никаких доказательств прекращения приготовлений к созданию сайта социальной сети Pin.Ru.

При этом если проект существует, то он может быть реализован в любой момент времени, что создает угрозу смешения в сознании потребителей.

По мнению ответчика, товарный знак истца и обозначение "PIN" в доменном имени обладают различным семантическим значением.

Во время рассмотрения настоящего дела судом первой инстанции истец приводил доводы в пользу сходства обозначений до степени смешения, а суд исследовал как доводы истца, так и доводы ответчика. Довод ответчика об отсутствии сходства обозначений из-за предполагаемого отсутствия семантического сходства является немотивированным и несостоятельным.

Семантические различия сравниваемых обозначений не имеют существенного значения, гораздо большее значение имеет фонетическое и графическое сходство, а также однородность услуг истца и ответчика.

Анализ сравниваемых обозначений на предмет их сходства приводился истцом в письменных пояснениях, имеющихся в материалах дела. Анализ имеется и в решении суда первой инстанции.

Словесный элемент товарного знака "PIN" и доменное имя pin.ru по фонетическому критерию сходства являются почти тождественными. Наличие окончания ".RU" не влияет на степень звукового сходства обозначений. Фирменное наименование истца также по фонетическому критерию сходно с доменным именем до степени смешения. По графическому критерию присутствует сходство до степени смешения, поскольку оба обозначения выполнены буквами латинского алфавита. С учетом выполнения обоих обозначений тождественной последовательностью символов буквами латинского алфавита можно сделать вывод о наличии графического сходства до степени смешения. Фирменное наименование, как и сильный элемент доменного имени, включает в себя три символа. Графическое сходство с фирменным наименованием также присутствует.

Вероятность смешения обозначений в сознании потребителей усиливается с учетом однородности услуг истца и ответчика.

Таким образом, суд первой инстанции сделал верный вывод о сходстве обозначений до степени смешения.

Ответчик в апелляционной жалобе также указывает, что суд первой инстанции неверно установил факт нарушения прав истца.

В обоснование этого довода ответчик приводит Единые правила разрешения споров в отношении доменного имени (ICANN). Однако данные правила действуют для негосударственной процедуры разрешения споров в области доменных имен. Кроме того, данные правила не введены в действие на территории РФ.

При этом по российскому гражданскому законодательству меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).

В силу п. 5 ст. 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как пресечение действий, нарушающих исключительное право на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

Из приведенных норм следует, что гражданско-правовая ответственность за нарушение интеллектуальных прав может быть применена в отсутствие вины нарушителя.

Иные обстоятельства, подлежащие доказыванию, были надлежащим образом доказаны при рассмотрении дела судом первой инстанции и установлены судом. Это нашло отражение в решении суда первой инстанции.

Ответчиком в материалы дела представлен проект социальной сети Pin.Ru. Услуги социальных сетей являются однородными услугам 38 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак истца. Таким образом, ответчик продемонстрировал намерение использовать доменное имя для услуг, однородных услугам истца.

Каких-либо доказательств намерения использовать спорное доменное имя иным образом на законных основаниях ответчик не представил. Таким образом, ответчик не доказал свой законный интерес в использовании доменного имени.

По мнению ответчика, истец выбрал наименее затратный способ получения прав на доменное имя pin.ru. Ответчик считает, что действия истца по предъявлению иска являются проявлением недобросовестности и направлены на причинение вреда ответчику. Однако указанные обстоятельства не подтверждены надлежащими доказательствами в нарушение положений ст. 65 АПК РФ.

По мнению ответчика, судебные расходы не подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Однако суд апелляционной инстанции в данной части отмечает, что ответчик не представлял доказательств чрезмерности суммы судебных расходов в суде первой инстанции. Заявление о чрезмерности взысканной суммы является необоснованным, особенно - с учетом уменьшения заявленной суммы судебных расходов более чем в два раза, и не подтверждено никакими доказательствами.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения обжалуемых судебных актов, влияли на обоснованность и законность судебных актов, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения и дополнительного решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебных актов, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 января 2021 года и дополнительное решение от 13 января 2021 года по делу N А40-70060/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

В.Р. Валиев Д.В. Пирожков