Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2021 г. N 09АП-19441/21 по делу N А40-267037/2019

г. Москва

25 мая 2021 г.

Дело N А40-267037/19

Резолютивная часть постановления объявлена 17 мая 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 мая 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г.Головкиной,

судей А.И.Трубицына, Е.Б.Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.М. Мурадян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу FORIANELLI TRADING LIMITED (ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 февраля 2021 г. по делу N А40-267037/19, по иску FORIANELLI TRADING LIMITED (ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) к обществу с ограниченной ответственностью "АПТЕКА ОТ СКЛАДА-СЕВЕР"; обществу с ограниченной ответственностью "ГОДОВАЛОВ", с участием третьих лиц ООО "КОМПАНИЯ ФАРМАНАЛИТИК", временный управляющий Дюльдин В.В., о взыскании солидарно компенсации в размере 2 000 000 руб.

при участии в судебном заседании: от ответчика ООО "Годовалов" Третьякова Н.В. (по доверенности от 20.01.2020 г.); от иных участников спора - не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Компания Forianelli Trading Limited (Форианелли Трэйдинг Лимитед) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Север", Общества с ограниченной ответственностью "Годовалов", с учетом принятых в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений, солидарно компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак "Морфей" N 355471 в размере 2 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.02.2021 г. исковые требования удовлетворены частично, с учетом снижения размера компенсации до 20 000 руб.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда изменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в заявленном истцом размере.

Истец, ответчик ООО "Аптека от склада - Север", третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, в связи с чем, жалоба рассмотрена в их отсутствие по представленным в материалы дела документам.

Вместе с тем, ответчики против удовлетворения апелляционной жалобы возражали по доводам, изложенным в отзывах, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Заслушав объяснения представителя ответчика ООО "Годовалов", исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для изменения или отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как усматривается из представленных в материалы дела доказательств и правомерно установлено судом первой инстанции, вступившими в законную силу судебными актами по делу N А40-2966673/2018 установлены факты нарушения исключительных прав компании Форианелли Трэйдинг Лимитед на товарный знак N 355471 (наименование "Морфей"); производства партии контрафакта N 1 от 25.02.2015 г. по паспорту качества N 104 Обществом с ограниченной ответственностью "ЙТМК" (биологически активной добавки к пище (БАД) "Капли "Трудный день"); розничной продажи партии контрафакта N 1 от 25.02.2015 г. по паспорту качества N 104 Обществом с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Север" через аптеки, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 17, 19 октября 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 19, 18 ноября 2016 г. с приложением документов: кассовый-товарный чек; заказ; паспорт качества N 104; свидетельство о государственной регистрации БАД "Капли "Трудный день".

Как указывает истец, стоимость контрафактной партии составила 6 468 816 руб. 25 коп.

В прайс-листах, размещенных ООО "ЙТМК" в период с марта 2015 г. по март 2017 г. на профессиональном интернет-сайте, принадлежащем ООО "Компания ФармАналитик", который используется, как "торговая площадка" для производителей и дистрибуторов БАД, а также в прайс-листах от 01.03.2016 г., 01.12.2016 г., 27.07.2016 г., 17.03.2017 г. ООО "ЙТМК" в наименовании БАД вместо "Капли "Трудный день" указывал "Морфей. Капли Трудный день".

Истец в обоснование исковых требований ссылается на то, что ООО "Аптека от склада - Север" и ООО "Годовалов" являются аффилированными лицами, учредителями которых являются только два собственника: Годовалов Андрей Юрьевич (50 %) и Шаврин Николай Михайлович (50 %), что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ.

ООО "Аптека от склада-Север" также входит в аптечную сеть интернет-аптек "Аптека от склада", организованную около 20 лет назад партнерами Годоваловым и Шавриным, о чем свидетельствует информация в разделе "О нас" сайта www.apteka-ot-sk1ada.ru. Там же указано, что деятельность осуществляет ООО "Годовалов" (ОГРН 106590802961 ИНН 5908035470, юр. адрес 121352 г.Москва, Славянский бульвар, д.9 корпус 1").

Домен APTEKA-OT-SKLADA.RU также принадлежит ООО "Годовалов", о чем свидетельствует размещенная на сайте www.nic.ru регистратора доменных имен и хостинг-провайдеров RU-CENTER (АО "Региональный Сетевой Информационный Центр") информация.

Сайт Аптека от склада www. apteka-ot-sklada. ru имеет мобильные приложения для Android и IOS, где в качестве собственника домена указано ООО "Годовалов".

ООО "Аптека от склада - Север" является пунктом выдачи потребителю заказанного товара, поставляемого ООО "Годовалов".

Заказ продукции осуществляется на сайте "Аптека от склада" по адресу: https://apteka-ot-sklada.ru. После этого покупателю приходит смс-сообщение с информацией об адресе ближайшей аптеки в его городе - пункте выдачи товара, заказанного на сайте.

К ходатайству о привлечении ООО "Годовалов" в качестве солидарного соответчика истцом были представлены документы по закупке продукции на сайте https://apteka-ot-sklada.ru от 25.11.2019 г., показывающие совместное ведение хозяйственной деятельности ООО "Аптека от склада - Север" и ООО "Годовалов".

На сайте "Аптека от склада" осуществлялась и продажа контрафактных БАД (биологически активная добавка к пище) "Капли "Трудный день" из партии N 1, произведенной ООО "ЙТМК" 25.02.2015 г. по паспорту качества N 104 в количестве 51 350 штук, с нарушением исключительного права истца на товарный знак "Морфей" по свидетельству РФ N 355471, что установлено судебными актами суда первой и апелляционной инстанций по делу N А40-296667/2018.

Преюдициальные обстоятельства, установленные в делах N N А40-296667/2018, А40-255673/2017, А40-214902/2017, подтверждают аффилированность ООО "Аптека от склада - Север" и ООО "Годовалов" и ведение совместной деятельности, в том числе через один интернет-сайт.

Наличие преюдициально установленных обстоятельств в силу положений ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежат доказыванию.

Как усматривается из материалов дела, 25.11.2019 г. истцом был осуществлен заказ продукции на сайте https://apteka-ot-sklada.ru, затем 04.12.2019 г. заказ был получен в аптеке, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 17.

В материалы дела представлены изображения пошагово в виде скрин-шотов и поступивших смс-сообщений процесс закупки товара на сайте "Аптека от склада" от 25.11.2019 г. В смс-сообщении указан адрес места выдачи, который является ООО "Аптека от склада-Север", в последующем, 04.12.2019 г. заказ был получен в аптеке ООО "Аптека от склада-Север" по адресу: г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 17.

Как усматривается из кассового чека в качестве продавца ООО "Аптека от склада - Север", а также на сопроводительных документах к товару: паспорте качества и безопасности и свидетельстве о государственной регистрации стоит штамп ООО "Годовалов", что подтверждает совместные действия ООО "Аптека от склада - Север" и ООО "Годовалов".

Таким же образом осуществлялась и продажа контрафактных БАД (биологически активная добавка к пище "Капли "Трудный день" из партии N 1, произведенной ООО "ЙТМК" 25.02.2015 г. по паспорту качества N 104 в количестве 51 350 штук, с нарушением исключительного права истца на товарный знак "Морфей" N 355471, что также установлено вступившими в законную силу судебными актами по делу N А40-296667/2018.

Получение спорного товара от 04.12.2019 г. и контрафактных БАД, осуществлялось в одном и том же пункте выдачи товара ООО "Аптека от склада -Север" по адресу: г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 17.

Заказ на сайте "Аптека от склада" с последующей поставкой в ООО "Аптека от склада-Север" отображен в чеке и бланке-заказе на контрафактный БАД (контрольная закупка в настоящем деле, паспорт качества N 104), который выдается покупателю одновременно с чеком и контрафактными БАД: в товарном чеке, полученном при контрольной закупке в пункте выдачи ООО "Аптека от склада-Север" по г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 17, кроме ООО "Аптека от склада-Север", так же указан сайт на котором сделан заказ Аптека-от-склада.РФ, далее указано: товар под заказ и рекламный слоган, описывающий способ покупки: Удобно заказать-удобно забрать.

В бланк-заказе на товар также указан сайт на котором сделан заказ Аптека-от-склада.РФ и рекламный слоган: Удобно заказать - удобно забрать.

Кроме того, как указывает истец, заказ поступил непосредственно в эту аптеку и она является грузополучателем этого заказа.

На сопроводительных документах, полученных во время контрольной закупки контрафактных БАД "Капли "Трудный день" по паспорту качества N 104 по адресу: г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 17, а именно, удостоверении качества и безопасности и свидетельстве о государственной регистрации - стоит штамп ООО "Годовалов", что подтверждает о наличии совместных действий ООО "Аптека от склада - Север" и ООО "Годовалов" при продаже товаров с сайта "Аптека от склада".

Поставщиком продукции для ответчика ООО "Аптека от склада-Север" является ООО "Годовалов", в том числе и контрафактной продукции БАД "Капли "Трудный день" из партии N 1, произведенной ООО "ЙТМК" 25.02.2015 г. по паспорту качества N 104, с нарушением исключительных прав истца на товарный знак "Морфей" по свидетельству РФ N 355471.

Как следует из представленных в материалы дел N N А40-214902/2017, N А40-255673/2017 и данное установлено в судебных актах по вышеуказанным делам, ООО "ЙТМК" продавал контрафактные БАД оптом дистрибуторам, которые занимались его реализацией в розницу, среди которых был и ООО "Годовалов".

При этом ООО "Аптека от склада - Север" являлось участником судебных процессов в рамках дел N N А40-296667/2018 и А40-255673/2017 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, не возражало и не опровергало представленные доказательства.

ООО "Годовалов" согласно ответу (исх. N 1121 от 03.02.2020 г.), полученного от ООО "РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ", является администратором домена APTEKA-OT-SKLADA.RU.

ООО "Годовалов" по договору оказания услуг от 28.12.2015 г. предоставило ООО "Аптека от склада-Север" доступ к своему сайту "Аптека от склада", на котором осуществляется заказ продукции.

Согласно вступившему в законную силу решению Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-296667/2018 товарный знак истца N 355471 охраняется как самостоятельный объект интеллектуальных прав вне зависимости от регистрации другого товарного знака/знаков.

В результате исследования фактических обстоятельств дела, изучения доводов, участвующих в деле лиц, оценки представленных в дело доказательств, суд первой инстанции пришел к выводу, что истец доказал наличие исключительных прав на товарный знак, в защиту которых подан настоящий иск.

Суд первой инстанции также пришел к правомерному выводу о нарушении ответчиками указанных прав.

В соответствии с п. 6.1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

В силу п. 1 ст. 323 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

С учетом установленных судом фактических обстоятельств дела относительно фактов совершения спорного нарушения, действия ответчиков ООО "Аптека от склада - Север" и ООО "Годовалов" носили совместный характер, в связи с чем, доводы истца о наличии оснований для привлечения ответчиков к солидарной ответственности суд признал обоснованными.

Согласно п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

За нарушение исключительного права истца на БАД "Морфей. Капли "Трудный день" истец просил взыскать солидарно с ответчиков компенсацию в размере 2 000 000 руб.

Однако суд первой инстанции, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше, фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, принимая во внимание количество исковых требований находящихся в производстве арбитражных судов применительно к спорной продукции и имеющих тождественный характер, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 20 000 руб.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалобы, исходя из следующего.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости,

В рассматриваемом случае при рассмотрении дела судом первой инстанции истцом был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец самостоятельно и по своему усмотрению выбрал способ, предусмотренный подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, освободив тем самым себя от необходимости доказывать и документально подтверждать размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или стоимости права использования товарного знака.

Вместе с тем, истец принял на себя последствия собственного выбора, поскольку при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г.). Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации следует из правовой позиции, изложенной в п. 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10.

Таким образом, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел, помимо прочего, входит обоснование размера компенсации, с учетом характера нарушения (п. 62 постановления Пленума от 27.04.2019 г. N 10).

В обоснование заявленного к взысканию размера компенсации истец указал вероятные имущественные потери правообладателя, которые составили 26,2 млн.руб., в том числе, 12 млн. руб. в виде упущенной выгоды, 12,5 млн. руб. - расходы, связанные с восстановлением продаж БАД "Морфей" (расходы на рекламу), и 1,7 млн. руб. - ущерб деловой репутации.

Само по себе использование изображения товарного знака в виде написания слова "Морфей" не повлекло для истца каких-либо убытков, на наличие у него убытков вследствие только использования произведения дизайна истец не ссылается, убытки причинены фактом использования произведения на контрафактном товаре совместно с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Правом на возмещение убытков, предусмотренным ст.ст. 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации истец не воспользовался, предпочтя иную форму защиты права - взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара по партии N 1 от 25.02.2015 г. (дело N А40-296667/2018).

При этом размер такой компенсации истцом определен в 12 937 632 руб. 50 коп., исходя из розничной цены продажи. Заявление требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара предполагает в силу закона согласие истца на возмещение его убытков в виде упущенной выгоды, которые он не получил в результате введения в оборот контрафактного товара, а также иных сопутствующих расходов (двукратность возмещения).

Кроме того, следует отметить, что какое-либо документальное подтверждение доводам истца в обоснование размера компенсации в деле отсутствует, расчеты, необходимые для восстановления последствий нарушения, документально не подтверждены.

Суд первой инстанции, руководствуясь ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации правомерно исходил из того, что по требованию о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, необходимо принимать во внимание характер правонарушения, фактические обстоятельства спора, степень вины правонарушителей, принципы разумности и справедливости, соразмерность компенсации последствиям нарушения.

Из системного анализа судебных актов по делам, перечисленным выше, и требований по настоящему делу следует, что истец просит восстановить в полном объеме его права, нарушенные незаконным изготовлением и вводом в гражданский оборот Обществом "ЙТМК" партии продукции N 1 по паспорту качества N 1042 в количестве 51 350 шт.

Если правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании п. 1 ст. 1301, п. 1 ст. 1311, п. 1 ст. 1406.1, подп. 1 п. 4 ст. 1515, подп. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению. Суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что правом на возмещение убытков, предусмотренным ст. ст. 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации истец не воспользовался, предпочтя иную форму защиты права - взыскание компенсации.

Компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя, неоднократное заявление требований о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии не допускается. Ввиду того, что по делу N А40-265771/19 требование истца было удовлетворено частично, истец заявил требования к розничным продавцам контрафактной продукции.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что по той же партии товара по делу N А40-264192/19 было взыскано 2 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

В соответствии с п. 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2019 N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При этом распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных товаров), при этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок, при доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации. В случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности.

В данном случае действия ответчиков были охвачены единым умыслом (единством намерений) на распространение одной партии контрафактных товаров; доказательств продолжения совершения ответчиками противоправных действий после привлечения их к ответственности, истцом не представлено.

Суд первой инстанции, принимая судебный акт о частичном удовлетворении иска, учел, что реализация контрафактного товара по партии N 1 (паспорт качества N 104) охватывалась единством намерений правонарушителей и должна расцениваться как единое правонарушение.

Таким образом, с учетом ранее принятых судебных актов по спорной партии контрафакта, фактических обстоятельств дела, степени вины ответчика и последовательных действий истца в части реализации им прав на предъявление иных исков по спорной партии товаров, размер присужденной ко взысканию компенсации является разумным, справедливым и соразмерным последствиям допущенного нарушения.

На основании изложенного, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на истца расходов по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 19 февраля 2021 года по делу N А40-267037/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

А.И. Трубицын Е.Б. Расторгуев