Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2021 г. N 18АП-3829/21 по делу N А76-35494/2017

г. Челябинск

26 мая 2021 г.

Дело N А76-35494/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 20 мая 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 мая 2021 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Плаксиной Н.Г.,

судей Арямова А.А., Ивановой Н.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ануфриевой К.Э., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Белая песочница" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 04 февраля 2021 г. по делу N А76-35494/2017.

В судебном заседании участвовали представители:

общества с ограниченной ответственностью "Рош Диагностика Рус" - Павленко Е.Б. (удостоверение адвоката, доверенность N 050-20 от 09.07.2020);

общества с ограниченной ответственностью "Белая песочница" - Тетюков К.В. (паспорт, доверенность N ЮЛ-5/2021 от 01.02.201, диплом).

Общество с ограниченной ответственностью "Рош Диагностика Рус" (далее - истец, ООО "Рош Диагностика Рус") обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Белая песочница" (далее - ответчик, ООО "Белая песочница"), в котором просит:

- запретить ООО "Белая песочница" осуществлять предложение к продаже, продажу или иное введение в оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью товаров с размещенными на них товарными знаками ROCHE, COBAS, cobas integra, ELECSYS и PRECICONTROL, поставленных ответчиком в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная клиническая больница N 3" по контракту СМП N 1702 на наборы реагентов, контрольные материалы, калибраторы, расходные материалы для имуннохимического анализатора КОБАС е411" от 27.09.2017 и Контракту N СМП/1703 "на Реагенты для биохимического анализатора Кобас 6000" от 27.09.2017;

- обязать ООО "Белая песочница" изъять из оборота и уничтожить за его счет все товары, маркированные товарными знаками ROCHE, COBAS, cobas 2 integra, ELECSYS и PRECICONTROL, поставленные ответчиком в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная клиническая больница N 3" по контракту СМП N 1702 на наборы реагентов, контрольные материалы, калибраторы, расходные материалы для имуннохимического анализатора КОБАС е411" от 27.09.2017 и Контракту N СМП/1703 "на Реагенты для биохимического анализатора Кобас 6000" от 27.09.2017.

Определением от 07.09.2018 (т.10 л.д.30-31) настоящее дело объединено для совместного рассмотрения с делом N А76-12437/2018 (т.11,12 объединенного дела), также находящимся в производстве Арбитражного суда Челябинской области, в котором рассматривались исковые требования ООО "Рош Диагностика Рус" о взыскании с ООО "Белая песочница" компенсации, в том числе:

- в размере 500 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак "Roche";

- в размере 150 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак "COBAS",

- по 100 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки "COBAS INTEGRA", "ELECSYS",

- в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак "PRECICONTROL".

Определением суда от 12.12.2017 о принятии иска к производству, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная клиническая больница N 3".

Определением от 23.01.2019 к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований привлечен Максимович Андрей Викторович.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 04.02.2021 (резолютивная часть решения объявлена 28.01.2021) товары, маркированные товарными знаками ROCHE (международная регистрация N 832631), COBAS (международная регистрация N 855137), cobas integra (международная регистрация N 588948), ELECSYS (международная регистрация N 635479) и PRECICONTROL (международная регистрация N 1063466) и поставленные обществом с ограниченной ответственностью "Белая песочница" ГБУЗ "Областная клиническая больница N3" по контракту СМП N 1702 "на наборы реагентов, контрольные материалы, калибраторы, расходные материалы для имуннохимического анализатора КОБАС е411" от 27.09.2017 и контракту N СМП/1703 "на Реагенты для биохимического анализатора Кобас 6000" от 27.09.2017 признаны контрафактными.

Обществу "Белая песочница" запрещено использование путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством предложения к продаже и продажи товаров, перевозку, хранение товаров, маркированных товарными знаками ROCHE (международная регистрация N 832631), COBAS (международная регистрация N 855137), cobas integra (международная регистрация N 588948), ELECSYS (международная регистрация N 635479) и PRECICONTROL (международная регистрация N 1063466), поставленных обществом с ограниченной ответственностью "Белая песочница" ГБУЗ "Областная клиническая больница N3" по контракту СМП N 1702 "на наборы реагентов, контрольные материалы, калибраторы, расходные материалы для имуннохимического анализатора КОБАС е411" от 27.09.2017 и контракту N СМП/1703 "на Реагенты для биохимического анализатора Кобас 6000" от 27.09.2017.

Изъяты из гражданского оборота и уничтожены товары, маркированные названными товарными знаками.

С общества "Белая песочница" в пользу общества "Рош Диагностика Рус" взыскана компенсация в размере 860 000 руб. за нарушение исключительных прав истца, в том числе, в размере:

- 500 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак ROCHE (международная регистрация N 832631),

- 150 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак COBAS (международная регистрация N 855137),

- 100 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак cobas integra (международная регистрация N 588948),

- 100 000 руб. - за нарушение исключительных прав на товарный знак ELECSYS (международная регистрация N 635479),

- 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак PRECICONTROL (международная регистрация N 1063466), а также 32 200 руб. в счет возмещения расходов по уплате госпошлины за рассмотрение иска, 3000 руб. в счет возмещения расходов на уплату госпошлины за рассмотрение предварительных обеспечительных мер.

Не согласившись с принятым решением суда, ООО "Белая песочница" (далее также - податель апелляционной жалобы, апеллянт) обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, принять новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указывает, что суд, вынося обжалуемое решение, ограничился формальным установлением факта принадлежности истцу исключительного права на товарные знаки "Roche", cobas, COBAS INTEGRA, ELECSYS, PRECINORM, PRECIPATH, PRECICONTROL. Между тем, на спорные медицинские изделия (реагенты) распространяется региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, предусмотренный пунктом 16 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приложение N 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе).

Судом не были исследованы и не получили оценку доводы ответчика о подлинности и качестве поставленных ГБУЗ "ОКБ N 3" медицинских изделий (реагентов), а также об отсутствии какой-либо опасности для жизни и здоровью людей, природы и культурных ценностей.

По мнению подателя жалобы, отказ истца от проведения экспертизы, также последующее заявление о том, что им не ставится под сомнение подлинность поставленных ответчиком изделий, а также, что данное обстоятельство, по мнению истца, не имеет правового значения для разрешения спора, свидетельствует об отсутствии у истца претензий к подлинности, качеству поставленных изделий, что в силу пункта 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 и правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П, делает невозможным применение истребованных им мер правовой защиты, предусмотренных статьей 1515 ГК РФ в виде изъятия из гражданского оборота и уничтожения спорных медицинских изделий.

Судом не установлена, а истцом не доказана вина ООО "Белая песочница" во вмененных ему нарушениях.

ООО "Белая песочница" не является лицом, которым спорные медицинские изделия (реагенты) были введены в гражданский оборот Российской Федерации, а все дальнейшие сделки с ГБУЗ "ОКБ N 3" были совершены с товаром уже введенным в законный гражданский оборот после таможенных процедур и выпуска в свободное обращение на территории Республики Беларусь и Таможенного союза, уплаты всех таможенных и иных платежей, в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Таможенного союза.

Более того, с учетом представленных ИП Максимовичем А.В. документов, а также заверений и гарантий, отраженных в пункте 2.1.2 и 2.2.5 у ООО "Белая песочница" отсутствовали какие-либо основания полагать, что сделка совершается с товаром, обремененным исключительными правами истца на товарных знак, либо что товар не введен в законный гражданский оборот, в том числе отсутствует согласие правообладателя на его продажу.

Судом не исследованы и не получили правовой оценки представленные ИП Максимовичем А.В. и ООО "Белая песочница" относительно происхождения спорных изделий.

Кроме того, судом ошибочно отвергнуты доводы ответчика о необходимости применения к действиям истца положений статьи 10 ГК РФ.

Судом был неправильно определен размер компенсации за нарушение исключительных прав и проигнорировано заявление ответчика об уменьшении размера с учетом степени вины и иных обстоятельств.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения указанной информации на официальном сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет, в судебное заседание представители третьих лиц не явились.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие неявившихся лиц.

В судебном заседании представитель ответчика на доводах апелляционной жалобы настаивал, просил решение суда отменить, жалобу - удовлетворить.

Представитель истца против доводов апелляционной жалобы возражал, представил письменные пояснения.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, Компания Ф.Хоффманн-Ля Рош АГ является правообладателем исключительного права на товарный знак Roche, что подтверждается выпиской из Международного реестра товарных знаков, регистрационный номер 832631 (т.1 л.д.11-23), в том числе в отношении перечня товаров 1 класса МКТУ: лабораторно-диагностические вещества и реактивы для применения в промышленности, науке, сельском хозяйстве, растениеводстве и лесном хозяйстве; химические и биологические растворы для проверки точности результатов анализов; химические и биологические растворы для эталонирования и мониторинга работы аппаратуры; химическая, биохимическая и биологическая продукция, включённая в данный класс, для научного использования и для медицинских исследований; лабораторнодиагностические (in vitro) вещества и реактивы, а также биологические биохимические реагенты для научного использования;

5 класса МКТУ: фармацевтическая, ветеринарная и санитарно-гигиеническая продукция; диетические товары, используемые для медицинских целей; витаминные и обогащенные минералами препараты; детское питание; гипс; перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вшей; фунгициды, гербициды; химическая, биохимическая и биологическая продукция для медицинского и ветеринарного применения; лабораторнодиагностические вещества и реактивы, а также химические и биологические реактивы для медицинского и ветеринарного применения;

9 класса МКТУ: научная аппаратура и инструменты; лабораторная техника, применяемая в промышленности, науке, сельском хозяйстве, растениеводстве и лесном хозяйстве; распределительные автоматы для приема, обработки, дозирования и выдачи контейнеров, капиллярных колонок, экстракционных вставок, трубок малого диаметра, реактивов, апериодических устройств, контрольных растворов и пипеток, одноразовые лабораторные изделия, и именно: контейнеры, капиллярные колонки, экстракционные вставки, трубки малого диаметра, реактивы, пипетки и контейнеры (включенные в данный класс); оптические, измерительные, контрольные (проверочные) и аварийные (спасательные) приборы и инструменты; приборы и инструменты для проводки, распределения, преобразования, накопления, регулирования или управления электроснабжением; оборудование для обработки данных и компьютеры с принадлежностями; компьютерное ПО; компьютерные программы для диагностики ошибок, удаления ошибок, дистанционного контроля, записи и управления медицинскими, ветеринарными и научными приборами и инструментами, электронными публикациями; записи на видеоленту и электромагнитные или кинематографические воспроизводящие ленты для целей медицинского обучения; приборы и инструменты для медицинских и ветеринарных исследований; файлы, содержащие оптические и магнитные носители данных.

Указанный товарный знак зарегистрирован в Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной собственности и охраняется в Российской Федерации в соответствии с Мадридским Соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891, что подтверждается уведомлением ВОИС. Срок действия правовой охраны - до 08.04.2024.

По лицензионному соглашению от 24.07.2013 (т.1 л.д. 58-64) Компания Ф.Хоффманн-Ля Рош АГ (лицензиар) предоставила истцу (лицензиат) исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарного знака Roche в отношении товаров и услуг 01, 05, 37, 42 классов МКТУ, неисключительную лицензию в отношении товаров и услуг: 09, 10, 16, 44 классов МКТУ.

Согласно уведомлению Федеральной службы по интеллектуальной собственности лицензионный договор прошел государственную регистрацию.

Компания Рош Диагностикс ГмбХ является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- COBAS, что подтверждается выпиской из Международного реестра товарных знаков, регистрационный номер 855137 - т.1 л.д.24-42), в том числе в отношении перечня товаров 1 класса МКТУ: химические, биохимические и биологические продукты, используемые в промышленности, науке, фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; диагностические средства и реагенты in vitro (за исключением используемых в медицинских и ветеринарных целях); контрольные растворы и реагенты для использования в научных приборах и оборудования;

5 класса МКТУ: фармацевтические и ветеринарные препараты; реактивы, реагенты и растворы для диагностики in vitro, а также индикаторные полоски для использования в медицинских и ветеринарных целях;

9 класса МКТУ: научные приборы и инструменты; лабораторные приборы, предназначенные для использования в исследованиях, науке, промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве, включая их составляющие (включенные в этот класс); распределители для лабораторных инструментов; одноразовые изделия для лабораторных приборов; резервуары, капиллярные трубки, картриджи, пипетки и контейнеры; компьютерное программное и аппаратное обеспечение, используемое в медицинских, ветеринарных и диагностических целях; электронные публикации, сохраненные на электронных носителях информации для медицинских, ветеринарных и диагностических целей;

10 класса МКТУ: хирургические, медицинские и ветеринарные инструменты и приборы; лабораторные приборы и инструменты, используемые в диагностических целях, включая их составляющие (включенные в этот класс);

-СОВAS INTEGRA, что подтверждается выпиской из Международного реестра товарных знаков, регистрационный номер 588 948 (т.1 л.д.43-48), в том числе в отношении перечня товаров 1 класса МКТУ: реактивы для анализа in vitro;

- ELECSYS что подтверждается выпиской из Международного реестра товарных знаков, регистрационный номер 635479 (т.1 л.д.49-52), в том числе в отношении перечня товаров 5 класса МКТУ: продукция для in vitro диагностики в медицинских целях, в отношении перечня товаров 10 класса МКТУ: автоматические приборы для осуществления анализов в медицинских целях;

- PRECICONTROL что подтверждается выпиской из Международного реестра товарных знаков, регистрационный номер 1 063 466 (т.1 л.д.53-57) в отношении перечня товаров 1 1 класса МКТУ: химические, биохимические и биологические препараты, используемые в промышленности, науке, фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; диагностические средства и реагенты in vitro (за исключением используемых в медицинских и ветеринарных целях); контрольные растворы и реагенты для контроля точности результатов тестирования, для контроля работы аппаратов и инструментов и для калибровки аппаратов и инструментов; 5 класса МКТУ: средства, реагенты, растворы и тест-полоски для диагностики in vitro в медицинских и ветеринарных целях, за исключением используемых при беременности и в овуляционных тестах).

Указанные товарные знаки зарегистрированы в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности и охраняются в Российской Федерации в соответствии с Мадридским Соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891, что подтверждается выписками из Международного реестра товарных знаков.

По лицензионному соглашению от 26.11.2013 (т.1 л.д.65-71) Рош Диагностикс ГмбХ (лицензиар) предоставил истцу (лицензиат) исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации указанных товарных знаков COBAS (международная регистрация N 855137), cobas integra (международная регистрация N 588948), ELECSYS 7 (международная регистрация N 635479) и PRECICONTROL (международная регистрация N 1063466).

Посредством информации, размещенной в сети интернет, истец установил, что по итогам электронного аукциона ответчиком с ГБУЗ ОКБ N 3 были заключены контакты на поставку реагентов и расходного материала, маркированных указанными выше товарными знаками, для выполнения лабораторных исследований (т.1 л.д.72-87).

Истец обратился к медицинскому учреждению с соответствующим запросом для представления контрактов (т.1 л.д. 88-90), в ответ на который получил от ГБУЗ ОКБ N 3 сообщение и контракты (т.1 л.д.91).

Так между ответчиком (поставщик) и медицинским учреждением (заказчик) были заключены следующие контракты:

-СМП N 1702 от 27.09.2017 "на наборы реагентов, контрольные материалы, калибраторы, расходные материалы для иммунохимического анализатора КОБАС е411" (т.1 л.д.92-100, далее - Контакт N 1702),

-N СМП/1703 от 27.09.2017 "на Реагенты для биохимического анализатора КОБАС 6000" (т.1 л.д.127-139, далее - Контакт N 1703).

Во исполнение указанных контрактов ответчик поставил третьему лицу (медучреждению) товар, в том числе:

- по Контракту N 1702 товар поставлен по товарной накладной N 178 от 18.10.2017 на общую сумму 2 755 984,31 руб. (т.1 л.д.101-103, т.2 л.д.124-126), N 181 от 30.10.2017 на 350 664,59 руб. (т.2 л.д.132-133, т.12 л.д.18-19), N 184 от 03.11.2017 на 1 396 648,62 руб. (т.2 л.д.138-140, т.12 л.д.24-26), N 185 от 13.11.2017 на 613 497,30 руб. (т.2 л.д.141-142, т.12 л.д.27-28), N 186 от 14.11.2017 на 1 407 494,12 руб. (т.2 л.д.143-145, т.1 л.д.29-31) с представлением регистрационных удостоверений на медицинское изделие (т.1 л.д.104-114), согласно которым они выданы обществу "Рош Диагностика Рус" (истец по делу),

- по Контракту N 1703 товар поставлен по товарной накладной N 179 от 23.10.2017 на общую сумму 1 726 937,17 руб. (т.1 л.д.141-142, т.2 л.д.127-129), N 180 от 30.10.2017 на 1 124 369,05 руб. (т.2 л.д.130-131, т.12 л.д.16-17), N 182 от 31.10.2017 на 44 348,84 руб. (т.2 л.д.134, т.12 л.д.20), N 183 от 03.11.2017 на 1 296 802,02 руб. (т.2 л.д.135-137, т.12 л.д.21-23), N 187 от 15.11.2017 на 1 315 816,100 руб. (т.2 л.д.146-148, т.12 л.д.32-34), N 188 от 15.11.2017 на 142 559,28 руб. (т.2 л.д.лд.149-150, т.12 л.д.35-36) с представлением регистрационных удостоверений на медицинское изделие (т.1 л.д.143-151), согласно которым они выданы обществу "Рош Диагностика Рус" (истец по делу). В дело представлены фотоматериалы поставленного товара (т.1, 2).

Товары, поставленные ответчиком в адрес ГБУЗ ОКБ N 3, маркированы поименованными выше товарными знаками, что следует из представленных приложений к контрактам, товарных накладных и фотографий. В дело представлена сводная таблица поставленных товаров (т.12 л.д.117- 127).

Истец, полагая, что ответчиком нарушены исключительные права истца на вышеперечисленные товарные знаки, обратился в арбитражный суд с настоящим иском с требованием о взыскании компенсации, о запрете ответчику осуществлять предложение к продаже, продажу или иное введение в оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью товаров с размещенными на них товарными знаками, а также о возложении обязанности изъять из оборота и уничтожить за его счет все товары, маркированные товарными знаками.

Удовлетворяя исковые требования, арбитражный суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции являются правильными, соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Гражданский кодекс) на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1). В случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения (пункт 3).

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными.

Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом.

Доказательства предоставления истцом ответчику прав на введение в гражданский оборот указанного товара в установленном порядке (наличие лицензионного соглашения и т.п.) ответчиком в материалы дела не представлено.

Также материалами дела подтвержден факт осуществления обществом продажи товара - медицинских изделий по контракту с ГБУЗ "ОКБ N 3".

Как отмечено в пункте 13 "Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует.

В соответствии с пунктом 34 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное использование товарного знака посредством реализации товара, имитирующего товарный знак, является нарушением исключительных прав на такой товарный знак.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции в соответствии со статьями 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о доказанности нарушения исключительных прав истца ответчиком.

Реализация товара подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком.

Довод ответчика об отсутствии нарушения исключительного права истца со ссылкой на статью 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации является необоснованным.

В соответствии с названной нормой права не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Введение в гражданский оборот оригинального товара в стране отправителя самим правообладателем и с его согласия не влечет исчерпания исключительного права в отношении такого товара, ибо иное свидетельствовало бы о неправильном толковании норм права (статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, правообладателю в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком товарного знака, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара - исчерпание права и пр.). Правобладатель, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Так, в случае если правообладатель ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже ответчиком контрафактного товара, а ответчик заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств.

Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), доказывая, что источником происхождения такого товара является сам правообладатель.

Таким образом, именно ответчик должен доказать законность использования им товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые к нему предъявлен иск.

Поскольку общество "Белая песочница" ссылался на принцип исчерпания права, то именно на него возложено бремя доказывания соответствующих обстоятельств путем представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих введение товаров (конкретных товаров, реализуемых обществом) в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем товарного знака или иным лицом с его согласия.

Между тем, в рассматриваемом случае истец факт введения в гражданский оборот товара на территории Российской Федерации, реализованного ответчиком, отрицает; доказательств, подтверждающих, что реализованный ответчиком товар введен в гражданский оборот непосредственного истцом или с его согласия иным лицом, ответчиком не представлено (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В апелляционной жалобе ее податель ссылается на подлинность реализованных товаров.

По мнению апелляционной коллегии, судом первой инстанции обоснованно отмечено, что установление подлинности товаров не влияет на разрешение настоящего спора по существу, поскольку материалами дела подтверждается незаконность использования товарных знаков истца.

Согласно пункту 14 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" контрафактное медицинское изделие - медицинское изделие, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.

В силу пункта 16 Федерального закона N 323-ФЗ запрещается ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных медицинских изделий, недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий, а также незарегистрированных медицинских изделий, за исключением медицинских изделий, указанных в части 5 настоящей статьи.

В силу пункта 16 Федерального закона N 323-ФЗ запрещается реализация фальсифицированных медицинских изделий, недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий, а также незарегистрированных медицинских изделий, за исключением медицинских изделий, указанных в части 5 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 18 контрафактные медицинские изделия подлежат - изъятию и последующему уничтожению.

В силу изложенного, доводы ответчика о том, что отказ истца от проведения экспертизы, также последующее заявление о том, что им не ставится под сомнение подлинность поставленных ответчиком изделий, делает невозможным применение истребованных им мер правовой защиты, предусмотренных статьей 1515 ГК РФ в виде изъятия из гражданского оборота и уничтожения спорных медицинских изделий, судом отклоняются.

Ссылки подателя жалобы на то, что у ООО "Белая песочница" отсутствовали какие-либо основания полагать, что сделка совершается с товаром, обремененным исключительными правами истца на товарных знак, либо что товар не введен в законный гражданский оборот, в том числе отсутствует согласие правообладателя на его продажу, также подлежат отклонению.

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности: распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

Согласно пункту 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" действия лица по распространению контрафактных экземпляров произведения образуют самостоятельное нарушение исключительных прав. При этом сам по себе факт приобретения этих экземпляров у третьих лиц не свидетельствует об отсутствии вины лица, их перепродающего. Действия ответчика по распространению контрафактных товаров образуют самостоятельное нарушение исключительного права.

Для рассмотрения настоящего спора не имеет правового значения вопрос о том, был ли изготовлен реализованный ответчиком спорный товар, размещены на товаре средства индивидуализации самим ответчиком или иным лицом.

Иные возражения ответчика о том, что продаваемые им товары со спорными товарными знаками законно введены в гражданский оборот, отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку они не подтверждены соответствующими доказательствами.

Общество в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представило доказательств введения самим истцом в гражданский оборот на территории Российской Федерации поставляемого им товара, маркированного товарным знаком "Roche" и товарными знаками RDG, как и предоставления им в установленном законом порядке такого права иным лицам.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в части запрета ответчику совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия истцов товаров с размещенными на них товарным знаком "Roche" и товарными знаками RDG, в том числе ввоз, хранение для цели продажи, предложение к продаже, продажу таких товаров.

Также суд первой инстанции правильно удовлетворил требования истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При этом правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права (пункт 56 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Согласно пунктам 59-62 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Вне зависимости от способа расчета суммы компенсации в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме (пункт 6 части 2 статьи 131 ГПК РФ, пункт 6 части 2 статьи 125 АПК РФ). Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Таким образом, определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства, учитывая характер нарушения исключительных прав истца, обоснованно признал возможным взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав истца в размере 860 000 руб.

Вопреки доводам апеллянта, законных оснований для уменьшения размера указанной компенсации у апелляционного суда не имеется.

Сторона, заявившая о необходимости снижения размера компенсации, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Судом справедливо отмечено, что ответчиком в материалы дела не представлены соответствующие доказательства несоразмерности компенсации последствиям нарушения, голословное несогласие ответчика с размером компенсации не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.

Оценка судом первой инстанции разумности взысканной компенсации не является произвольной. Она дана судом с учетом фактических обстоятельств дела. Определяя разумный предел предъявленной к возмещению компенсации, суд действовал в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством.

При рассмотрении данного дела злоупотребление правом со стороны истца в отношении ответчика также не установлено, поскольку, обратившись в суд с рассматриваемым иском, истец реализовал предусмотренное законом право на судебную защиту, не имея намерений причинить кому-либо вред или добиться иных неправовых последствий.

С учетом изложенного, доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению как неосновательные по приведенным выше мотивам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необоснованности поданной апелляционной жалобы и оставлению обжалуемого решения суда первой инстанции без изменения.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе распределяются на ее подателя.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 04 февраля 2021 г. по делу N А76-35494/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Белая песочница" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Н.Г. Плаксина

Судьи

А.А. Арямов Н.А. Иванова