Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 июня 2021 г. N 09АП-19365/21 по делу N А40-152622/2020

г. Москва

02 июня 2021 г.

Дело N А40-152622/20

Резолютивная часть постановления объявлена 26 мая 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 июня 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В.Захаровой,

судей А.И.Трубицына, О.Г.Головкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 08 февраля 2021 года по делу N А40-152622/20,

принятое по исковому заявлению ООО "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ОГРН 1110280024832) к Коммерческому банку "Новый век" (Общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1027700047715)

о признании незаконным использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ N N 141283, 720173, в том числе в фирменном наименовании; о взыскании компенсации в размере 10 000 руб.;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: извещен, представитель не явился,

от ответчика: Карцева Ю.Г. по доверенности 21.07.2020,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Коммерческому банку "Новый век" (далее - ответчик) о взыскании компенсации на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере 10 000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 141283 за период с 04.11.2017 по 31.12.2017, признать незаконным использование ответчиком в отношении банковской деятельности до 09.08.2019 обозначения "НОВЫЙ ВЕК", сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 141283, в том числе в фирменном наименовании, с учетом принятых судом первой инстанции уточнений исковых требований в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением от 08 февраля 2021 года Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять новый судебный акт, об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылается на нарушение судом норм материального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

От ответчика поступил отзыв, в котором он против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явился, в связи с чем, жалоба рассмотрена без его участия в порядке, установленном статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2021 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарных знаков "НОВЫЙ ВЕК" по свидетельствам Российской Федерации N 141283 (зарегистрирован - 30.04.1996, дата приоритета - 04.04.1994), N 720173 (зарегистрирован - 16.07.2019, дата приоритета - 06.06.2017), зарегистрированных, в том числе, в отношении услуг 36-го класса МКТУ "кредитно-денежные операции; финансовая деятельность".

При этом истцу стало известно, что ответчик использует обозначение "НОВЫЙ ВЕК" при осуществлении деятельности в области банковских операций, однородных с вышеуказанными услугами 36-го класса МКТУ, в отношении которых истцом зарегистрированы товарные знаки, в том числе использует в своем фирменном наименовании.

Таким образом, по утверждению истца, поскольку имеет место вероятность смешения используемого ответчиком обозначения и принадлежащих истцу вышеуказанных товарных знаков (знаков обслуживания), использование ответчиком принадлежащих истцу товарных знаков (знаков обслуживания) является незаконным.

Как указывает истец, решением Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2018 по делу N СИП-106/2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 141283 досрочно прекращена в отношении услуг 36-го класса МКТУ.

Истец считает, что обладает правом на обращение в суд с требованием о взыскании компенсации за период, когда исключительное право на товарный знак N 141283 принадлежало ООО "Современная мебель".

При этом истец указывает, что он обратился в суд с иском по настоящему делу на основании претензии, направленной ответчику предыдущим правообладателем (ООО "Современная мебель").

Так, предыдущим правообладателем товарных знаков по свидетельствам N N 141283, 720173 (обществом с ограниченной ответственностью "Современная мебель") 10.02.2020 в адрес ответчика была направлена досудебная претензия, оставленная ответчиком без удовлетворения.

Как указывает истец, в соответствии с договором от 23.08.2019 отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N N 141283, 720173, с момента государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак, к приобретателю (истцу) переходит исключительное право на товарный знак в полном объеме, а также переходит весь объем прав, связанных с отчуждаемым товарным знаком, имевшихся у правообладателя на дату регистрации договора, в том числе, связанных с защитой нарушенных исключительных прав правообладателя.

Ссылаясь на то, что к ООО "Современная мебель" исключительное право на товарный знак по свидетельству N 141283 перешло 03.11.2017, истец уточнил основание иска и просит взыскать компенсацию за незаконное использование этого товарного знака за период с 04.11.2017 по 31.12.2017.

Также истец указал, что исключительно право на фирменное наименование у ответчика действует с 20.06.2002, в то время как товарный знак по свидетельству N 141283 зарегистрирован с приоритетом от 04.04.1994.

При этом, произвольная часть фирменного наименования ответчика является тождественным с товарным знаком N 141283, а оказываемые ответчиком услуги в сфере банковской деятельности являются идентичными или имеют высокую степень однородности с услугой "кредитно-денежные операции; страхование; финансовая деятельность" 36-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак.

Также истец полагает, что обстоятельства не осуществления последним банковской деятельности, не имеют правового значения для дела, поскольку, по его мнению, оценке на предмет однородности подлежит деятельность ответчика с товарами (услугами), в отношении которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак (знак обслуживания).

Ссылаясь на то, что использование ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 141283 при продвижении однородных услуг 36-го класса МКТУ без разрешения правообладателя является незаконным, истец обратился в суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы истца подлежат отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и знаки обслуживания являются средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктами 1, 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний приоритет.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по настоящему делу входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу права на товарные знаки и момент их возникновения, факт их нарушения ответчиком путем использования товарных знаков, а также фактическое использование их при осуществлении аналогичной деятельности.

Право на товарный знак N 141283 у истца возникло 20.07.2020, что подтверждается имеющейся в материалах дела распечаткой с официального сайта Федерального института промышленной собственности https://www.Ifips.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 14.10.2020.

Согласно п. 4 ст. 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК) "Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.

В соответствии с п. 2 ст. 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации отчуждение исключительных прав на товарный знак подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, основываясь на вышеприведенных нормах вывод суда первой инстанции об отсутствии у истца права на обращение в суд с требованием о взыскании компенсации за период с 04.11.2017 по 31.12.2017 в связи с тем, что в данный период (до прекращения правовой охраны товарного знака N 141283 в отношении услуг 36 класса МКТУ) истец не являлся правообладателем товарного знака N 141283, является обоснованным.

Ответчиком в материалы дела приобщены сведения из реестра товарных знаков и знаков обслуживания и копию заключения палаты по патентным спорам.

Согласно решению палаты по патентным спорам предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 720173 в отношении услуг 36 класса МКТУ "кредитно-денежные операции; страхование; финансовая деятельность" признано недействительным.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 1512 ГК РФ признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о его регистрации.

В пункте 139 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству N 141283 в отношении услуг 36 класса МКТУ "кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; страхование; финансовая деятельность" прекращена решением Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2018 по делу N СИП-106/2018.

Таким образом, правовые основания для обращения истца с исковыми требованиями к ответчику о признании незаконным использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельствам N 720173, N 141283, а также о взыскании компенсации отсутствуют.

Также суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о злоупотреблении истцом правом.

В соответствии со ст. 10 ГК не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Ответчиком в материалы дела представлены: выписка из ЕГРЮЛ в отношении истца; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ответчика; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении ответчика; копия лицензии, выданной Банком России ответчику, от 10.0.2017 N 3417 на осуществление банковских операций; распечатка с официального сайта Федерального института промышленной собственности https://www.Ifips.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 14.10.2020 в отношении товарного знака N 141283; распечатка с официального сайта Федерального института промышленной собственности https://www.Ifips.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 14.10.2020 в отношении товарного знака N 720173.

При этом истцом в материалы дела представлены: выписка из ЕГРЮЛ в отношении истца; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ответчика; распечатка сведений о товарных знаках N 141283 и N 720173, государственном реестре товарных знаков; копия договора от 23.08.2019 отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N N 141283 и N 720173.

Стоит отметить, что по сведениям, содержащимся в открытых реестрах Федерального института промышленной собственности Роспатента (распечатки с официального сайта Федерального института промышленной собственности https://www.Ifips.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 14.10.2020) в отношении товарных знаков N 141283 и N 720173 лицензионные договоры не заключались.

Следовательно, товарные знаки N 141283 и N 720173 не используются не только истцом (правообладателем), но и третьими лицами.

Как отмечено в пункте 170 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 05.11.2019 N С01-1095/2019 по делу N А 19-24633/2018 сказано что:

"Между тем, с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений в случае отсутствия фактического использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право".

Таким образом, судом первой инстанции правильно установлено на основании представленных доказательств отсутствие у истца специальной правоспособности, необходимой для ведения банковской деятельности, а также непринятие истцом действий, направленных на регистрацию последнего в качестве кредитной организации, несмотря на достаточный для этого период времени с момента приобретения товарных знаков N 141283 и N 720173.

Следовательно, суд первой инстанции правильно определил, что действия истца являются нарушением гражданско-правовых принципов разумности и добросовестности и свидетельствуют о злоупотреблении истцом правом.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 февраля 2021 года по делу N А40-152622/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В.Захарова

Судьи

А.И.Трубицын О.Г.Головкина