Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2021 г. N 09АП-30541/21 по делу N А40-260603/2020

город Москва

11 июня 2021 г.

Дело N А40-260603/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 07 июня 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 июня 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Д.В. Пирожкова, В.Р. Валиева

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Мобил ТелеКом"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 30 марта 2021 года

по делу N А40-260603/2020, принятое судьей А.С. Чадовым,

по иску ООО "Мобил ТелеКом" (ОГРН 1024501206201)

к ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" (ОГРН 1067746613494)

третье лицо: Тыгдымаев Павел Дмитриевич

о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании:

от истца: Радаев Д.Ю. по доверенности от 12.01.2021

от ответчика: Торбенко М.В. по доверенности от 16.12.2020

от третьего лица: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

ООО "Мобил ТелеКом" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" (далее - ответчик) об обязании прекратить делегирование доменного имени taksimaxim.ru.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, привлечен Тыгдымаев Павел Дмитриевич.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30 марта 2021 года в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд исходил из необоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что судом первой инстанции неверно определен заявленный истцом способ защиты права, кроме того, судом не рассмотрено ходатайство об участии представителя истца в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Курганской области.

Ответчик не представил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, ответчик против доводов жалобы возражал.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе с учетом того, что жалоба подана с соблюдением установленного срока на апелляционное обжалование, стороны были извещены о начавшемся судебном процессе, апелляционным судом исполнена обязанность по размещению информации о времени и месте рассмотрения дела в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru,), явку представителя в судебное заседание не обеспечило, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы следующим.

ООО "Мобил ТелеКом" является правообладателем товарных знаков "Maxim" по свидетельствам N N 495308 и 616682, который представляет собой слово "Maxim" на белом фоне (без фона), выполненное буквами латинского алфавита черного цвета, в верхней части словесного элемента расположены 5 квадратов, 4 из которых черного цвета, один квадрат, обозначающий собой точку над буквой "i" - красного цвета, зарегистрированными в отношении 09, 35, 38, 39 классов МКТУ.

Также истец является правообладателем товарного знака "Maxim" по свидетельству N 649833, который представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из словесной части на латинице MAXIM (транслитерация на русский язык "Максим"), выполненного фирменным шрифтом черного цвета, при этом вместо буквы "А" изображен стилизованный под букву "А" графический элемент красного цвета, напоминающий значок геолокации, зарегистрированным в отношении 09, 35, 38, 39 классов МКТУ.

Кроме того, ООО "Мобил ТелеКом" является правообладателем коммерческого обозначения "Сервис "Максим" на основании 538 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также администратором доменного имени - https://taximaxim.ru.

Истцу стало известно, что в доменной зоне.RU зарегистрирован сайт с доменным именем taksimaxim.ru.

ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" является регистратором доменного имени taksimaxim.ru, а его владельцем - администратором доменного имени указано третье лицо Тыгдымаев Павел Дмитриевич.

Истец полагает, что в доменном имени taksimaxim.ru использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца в отношении услуг, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам, и коммерческому обозначению.

Истец со ссылкой на положения подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", Правила регистрации доменных имен в домене.RU и.РФ настаивает на правомерности заявленного требования к ответчику - регистратору, как лицу, у которого есть техническая возможность прекращения доступа пользователей сетей к сайту по доменному имени путем прекращения делегирования доменного имени.

Претензия истца от 13.07.2020 г. N 775585 оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований арбитражный суд первой инстанции указал, что заявителем избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, а заявленный предмет иска и способ защиты нарушенного права не соответствуют основанию иска, обстоятельствам и характеру нарушений его права.

В своей апелляционной жалобе истец настаивает, что в соответствии с пунктом 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в пункте 1.1. Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 г. N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров", по общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Если нарушением исключительного права признана именно регистрация доменного имени, судом может быть удовлетворено судом требование об аннулировании такой регистрации.

Таким образом, заявленное требование истца о прекращении делегирования спорного домена является специальным способом защиты нарушенного права, предусмотренным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, которое ввиду незаконного размещения домена с наименованием, сходным до степени смешения с товарными знаками истца, направлено на пресечение любых действий, нарушающих указанное исключительное право истца, а выводы суда первой инстанции о ненадлежащем способе защиты являются неправильным применением норм материального права.

Вместе с тем, подателем апелляционной жалобы не учтено следующее.

Действительно в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Истцом в рамках настоящего дела было заявлено требование об обязании ответчика пресечь действия по незаконному использованию товарного знака, исключительное право на который принадлежит истцу, в доменном имени "taksimaxim.ru" путем прекращения делегирования указанного доменного имени.

В качестве основания иска общество ссылалось на наличие у ответчика возможности прекратить совершаемое, по его предположению, третьим лицом, нарушение принадлежащего истцу исключительного права на товарный знак.

Таким образом, истцом был избран такой предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации способ защиты исключительного права, как требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, которое предъявляется к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 постановления Пленума N 10, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Следовательно, с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при избрании заинтересованным лицом такого способа защиты исключительного права, как предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, которое может пресечь такие действия, истец должен доказать принадлежность ему исключительного права, в защиту которого он обращается, факт его нарушения или осуществления необходимых приготовлений к этому, а также наличие у ответчика возможности пресечь такое нарушение.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции исходит из того, что ответственность за использование доменного имени, в том числе и за информацию, расположенную на сайте, несет администратор доменного имени, которым общество "РЕГ.РУ" не является, поскольку общество "РЕГ.РУ" как регистратор доменных имен не имеет возможности влиять на содержание информации, размещенной на сайте под определенным доменным именем.

Администратором доменного имени taksimaxim.ru в соответствии с регистрационными данными является Тыгдымаев Павел Дмитриевич (место жительства указанного лица, его паспортные данные и другие данные представлены регистратором в письме истц от 04.09.2020 г. N 10818, отзыве на иск - л.д. 24, 71).

В суде апелляционной инстанции представитель истца пояснил, что предъявление требования по настоящему делу в порядке подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации к регистратору обусловлено нахождением третьего лица в другом регионе, необходимостью обращения за защитой прав в суд общей юрисдикции, сложностью и длительностью такого способа защиты права. В свою очередь, предъявление иска к регистратору путем пресечения действий, нарушающих исключительные права истца на средства индивидуализации, является наиболее эффективным и быстрым способом восстановления прав (протокол судебного заседания и аудиозапись судебного заседания от 07 июня 2021 года).

Представитель ответчика возражал против указанных доводов. Настаивал, что общество "РЕГ.РУ" как регистратор доменных имен не имеет возможности влиять на содержание информации, размещенной на сайте под определенным доменным именем. Более того, заявленный способ защиты не приведет к восстановлению нарушенного права истца, при прекращении делегирования администратор доменного имя taksimaxim.ru - третье лицо может продолжать его использовать именно в том виде как оно звучит, а также обратиться к регистратору вновь с заявлением о его делегировании или смене регистратора в доменной зоне.RU и.РФ.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденных решением Координационного Центра N 2011-18.81 от 05.10.2011 г., делегирование домена - это размещение и хранение информации о доменном имени и соответствующих ему серверах DNS на серверах DNS домена верхнего уровня, что является необходимым условием для функционирования доменной адресации в сети Интернет.

Прекращение создания технических условий для сайта со стороны ответчика могло быть осуществлено только путем прекращения делегирования данного доменного имени - taksimaxim.ru.

Случаи прекращения делегирования доменных имен исчерпывающим образом определены в пунктах 5.5 - 5.7 Правил регистрации доменных в доменах.RU и.РФ, где указано, что делегирование домена может быть прекращено регистратором на основании письменного решения руководителя (заместителя руководителя или приравненного к нему должностного лица) органа, осуществляющего оперативно- розыскную деятельность. Также регистратор вправе прекратить делегирование домена в установленном Правилами порядке при выявлении недостоверности сведений об администраторе в Реестре или при непредоставлении администратором подтверждающих эти сведения документов по запросу Регистратора в установленный срок (пункты 9.3.7-9.3.8 Правил), а также при поступлении регистратору мотивированного обращения организации, указанной Координатором как компетентной в определении нарушений в сети Интернет, если обращение содержит сведения о том, что адресуемая с использованием домена информационная система применяется: для получения от третьих лиц (пользователей системы) конфиденциальных сведений за счет введения этих лиц в заблуждение относительно ее принадлежности (подлинности) вследствие сходства доменных имен, оформления или содержания информации (фишинг); для несанкционированного доступа в информационные системы третьих лиц (пользователей, посетителей) или для заражения этих систем вредоносными программами или для управления такими программами (управления ботнетом); для распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

При получении обращения регистратор обязан направить администратору уведомление с приложением текста обращения и, при необходимости, запросить у администратора документы, подтверждающие хранящуюся в Реестре информацию, предназначенную для идентификации администратора.

Регистратор восстанавливает делегирование в установленном договором порядке после устранения причины прекращения делегирования. Перечень компетентных организаций Координатор публикует на сайте Координатора.

Помимо этого, в пункте 6 Положения "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах" от 20.09.2012 г. (далее - Положение), принятого Координационным центром национального домена сети Интернет, определено, что регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после вступления в законную силу и получения от истца регистратором копии судебного акта, запрещающего администратору использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец и/или запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени и/или признающего администрирование домена администратором нарушением прав истца (если применение такого средства восстановления нарушенного права не противоречит судебному акту).

Таким образом, указанными положениями определен порядок прекращения регистратором делегирования домена, который, соответственно, без имеющихся на то оснований, не вправе самостоятельно принимать решение о прекращении им делегирования доменного имени.

При этом технические функции регистратора доменов состоят в поддержании базы данных зарегистрированных доменов, предоставлении всем желающим доступа к этой базе по протоколу "Whois", который также осуществляет функции по внесению в Реестр сведений о доменном имени, его администраторе и иных сведений.

Следовательно, регистратор доменных имен, которым является ответчик, не может нести ответственность за содержание информации на спорном сайте, ввиду того, что он не осуществляет передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не предоставляет возможности для размещения материала или информации, не предоставляет возможности доступа к материалам сайта, а также не несет ответственности за размещенную администратором доменного имени информации в отношении товарного знака, правообладателем которого является истец.

Таким образом, суд апелляционной инстанций отказывает в удовлетворении исковых требований по причине отсутствия в действиях общества "РЕГ.РУ" нарушения исключительного права на товарные знаки истца, поскольку общество "РЕГ.РУ" не содействовало такому нарушению и не могло повлиять на содержание вышеназванных сайтов.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что ответчик предоставил истцу исчерпывающие сведения об администраторе спорного домена Тыгдымаеве Павле Дмитриевиче, однако нежелание обратиться к указанному лицу обусловлено, как указал представитель истца в суде апелляционной инстанции, нахождением третьего лица в другом регионе, необходимостью обращения за защитой прав в суд общей юрисдикции, сложностью и длительностью такого способа защиты права.

В свою очередь такая правовая позиция не может быть признана апелляционным судом обоснованной, поскольку без определяющих действий правообладателя регистратор доменных имен по собственной инициативе не вправе самостоятельно пресекать действия по нарушению исключительных прав до тех пор, пока данное обстоятельство не будет установлено компетентным на то органом государственной власти.

Ссылки представителей истца и ответчика на судебную практику по другим делам с участием регистраторов доменных имен, не принимаются судом апелляционной инстанции, поскольку в рассматриваемом случае суд разрешает спор исходя из совокупности представленных в материалы данного дела доказательств и оценивает их по своему внутреннему убеждению на основе полного и всестороннего исследования доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции не рассмотрено ходатайство истца об участии в судебном заседании посредством использования системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Курганской области, не принимаются апелляционным судом.

По делу состоялось два судебных заседания:

09.02.2021 г. - предварительное судебное заседание, ходатайство истца об участии в судебном заседании посредством использования системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Курганской области отклонено судом первой инстанции в связи с отсутствием технической возможности определением от 09.02.2021 г. (л.д. 82);

23.03.2021 г. - основное судебное заседание, ходатайство истца об участии в судебном заседании посредством использования системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Курганской области получено судом после рассмотрения дела 24.03.2021 г. (л.д. 101).

При этом, не рассмотрение судом ходатайства о проведении видеоконференц-связи не является безусловным основанием для отмены верного по существу решения. В апелляционной жалобе также не приведено доводов, непосредственным образом связанных с не рассмотрением судом первой инстанции ходатайства о проведении судебного заседания посредством видеоконференц-связи, а также свидетельствующих о нарушении судом прав истца на защиту.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30 марта 2021 года по делу N А40-260603/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

В.Р. Валиев Д.В. Пирожков