Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 июля 2021 г. N 09АП-38826/21 по делу N А40-156574/2020

г. Москва

19 июля 2021 г.

Дело N А40-156574/20

Резолютивная часть постановления объявлена 12 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 июля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей Е.Б. Расторгуева, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Бьютипедия" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 апреля 2021 года по делу N А40-156574/20,

принятое судьей Титовой Е.В.,

по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя Кузнецовой Людмилы Александровны (ОГРНИП: 318774600536915, ИНН: 771612535600)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Бьютипедия" (ОГРН: 1167746471331, ИНН: 7736267380)

третье лицо: Индивидуальный предприниматель Нам Евгений Витальевич (ОГРНИП: 317253600054106, ИНН: 643966897487),

о запрете использования товарного знака; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "7DAYS",

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Ерусланкина Е.Н. по доверенности от 28.05.2021,

от ответчика: Гиков С.В. по доверенности от 12.10.2020,

от третьего лица: извещен, представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Кузнецова Людмила Александровна (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Бьютипедия" (далее - ответчик) об обязании ООО "Бьютипедия" прекратить использование словестного обозначения "7DAYS", сходное до степени смешения с Товарным знаком "7DAYS" (свидетельство N 643382), принадлежащим ИП Кузнецовой Людмиле Александровне, на товарах и упаковках товаров, о взыскании с ООО "Бьютипедия" в пользу ИП Кузнецовой Людмилы Александровны компенсации за незаконное использование обозначения "7DAYS", сходного до степени смешения с Товарным знаком "7DAYS" (свидетельство N 643382), в размере 500 000 руб., о взыскании с ООО "Бьютипедия" в пользу ИП Кузнецовой Людмилы Александровны государственную пошлину за подачу искового заявления в Арбитражный суд города Москвы в размере 13 000 руб., о взыскании с ООО "Бьютипедия" в пользу ИП Кузнецовой Людмилы Александровны нотариальные расходы за проведение осмотра доказательств в размере 11 800 руб., с учетом принятых судом первой инстанции уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Индивидуальный предприниматель Нам Евгений Витальевич.

Решением от 29 апреля 2021 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылается на нарушение судом норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

От истца поступил отзыв, в котором он против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явилось, в связи с чем, жалоба рассмотрена без его участия в порядке, установленном статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, в иске отказать.

Представитель истца возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2021 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарного знака "*" на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 643382 в отношении товаров 03-го класса МКТУ.

В обоснование исковых требований истец указал, что 01 июля 2020 года ему стало известно о том, что ответчик посредством сайта https://www.ozon.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" предлагает к продаже косметическую продукцию, маркированную словесными обозначениями "7DAYS", обладающие сходством до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком, что подтверждается протоколом осмотра доказательств, удостоверенным нотариусом города Москвы Ромашевой Татьяной Геннадьевной от 19 августа 2020 года.

При этом истец пояснил, что ответчик не получал право использования вышеуказанный товарный знак в отношении товаров 03-го классов МКТУ.

02 июля 2020 года истцом была направлена претензия с требованием прекратить использование товарного знака, а также выплатить компенсацию.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Также истец, воспользовавшись правом, установленным п. 1 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявил требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 500 000 руб.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что сравниваемые спорное обозначение ответчика и товарный знак истца создают одинаковое зрительное впечатление и являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом и создают общее впечатления в глазах потребителей, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, при этом, снизив размер компенсации, и распределив судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Положениями статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления соответствующего требования; для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В отношении нарушителей исключительного права на товарный знак как средство индивидуализации частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде компенсации за нарушение исключительного права в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - "Правила"), при установлении однородности товаров, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.06.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзац 2 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что товарный знак "7DAYS" (свидетельство N 643382) состоит из стилизованной цифры "7" и словесного элемента DAYS, выполненное декоративным шрифтом.

При сопоставлении товарного знака, в защиту которого предъявлен иск, и используемого ответчиком обозначения очевидно наличие общего элемента - "7DAYS".

При этом сопоставляемые объекты исполнены буквами одного алфавита.

Суд первой инстанции обоснованно отметил, что именно доминирующий элемент "7DAYS" акцентирует на себе внимание потребителя.

В процессе анализа судом установлено фонетическое и семантическое сходство противопоставляемых обозначений, которое обусловлено вхождением одного обозначения в другое, ввиду тождества всех гласных и согласных звуков указанных словесных элементов сопоставляемых обозначений.

Вопреки доводам ответчика, на упаковке товара элемент 7DAYS является сильным элементом, имеет доминирующее значение, размещен большими буквами, в центральной части маркировки товара.

Именно доминирующий элемент "7DAYS" акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом.

По результатам оценки сопоставляемых объектов на предмет сходства по графическому (визуальному), звуковому (фонетическому) и семантическому критериям судом выявлено, что общее впечатление, которое производят сопоставляемые объекты, имеет высокую степень сходства, в силу чего, анализируемые объекты воспринимаются как сходные до степени смешения.

На основании вышеизложенного довод ответчика о реализации товаров под товарным знаком "May Islands", где "7DAYS" указано как наименование категории предлагаемых к продаже товаров, является не обоснованным и подлежит отклонению.

Довод ответчика о недоказанности использования товарных знаков в одной категории товаров подлежит отклонению по следующим основаниям.

Товар, предлагаемый к продаже ответчиком посредством Интернет-сайта, соответствует 03-му классу МКТУ, в отношении которого зарегистрирован товарный знак истца.

Товар "очищающий скраб с кислотами" является однородным товарам "средствам для ухода за кожей косметическим", что непосредственно относится к 03 классу МКТУ, и входит в перечень товаров, которым предоставлена правовая охрана товарному знаку.

При этом одновременное использование различными субъектами предпринимательства одного и того же обозначения (сходных обозначений) в отношении однородных товаров способно нивелировать его различительную способность, поскольку потребители не будут воспринимать это обозначение как относящееся к одному источнику.

При изложенных обстоятельствах, в рассматриваемой случае, имеется реальная угроза / вероятность вызвать смешение у потребителей между товарным знаком, права на которые принадлежат истцу, и обозначением, используемым ответчиком.

Доводы апелляционной жалобы ответчика не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, влияли бы на обоснованность и законность судебного решения.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 апреля 2021 года по делу N А40-156574/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Бьютипедия" в доход федерального бюджета 3000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

Е.Б. Расторгуев А.И. Трубицын