Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 августа 2021 г. N 18АП-8174/21 по делу N А07-39199/2019

г. Челябинск

19 августа 2021 г.

Дело N А07-39199/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 12 августа 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 августа 2021 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Плаксиной Н.Г.,

судей Ивановой Н.А., Киреева П.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Разиновой О.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19 апреля 2021 г. по делу N А07-39199/2019.

В судебном заседании приняли участие:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович;

представитель общества с ограниченной ответственностью "1000 мелочей" - Шорсткина Елена Александровна (доверенность от 25.11.2020, диплом, паспорт).

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - истец, индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В., ИП Ибатуллин А.В.) обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "1000 мелочей" (далее - ответчик, ООО "1000 мелочей") о взыскании компенсации в размере 800 000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 182764, о признании незаконным использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N182764, принадлежащим истцу, в том числе в фирменном наименовании (с учетом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.04.2021 (резолютивная часть объявлена 12.04.2021) в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с вынесенным решением, индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В. (далее также - податель апелляционной жалобы, апеллянт) обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

В обоснование доводов апелляционной жалобы указывает на то, что суд должен был сравнить на предмет сходства фирменное наименование ответчика, а также использованное на вывеске магазина ответчика обозначение с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству N 182764, а не товарные знаки по свидетельствам N 708444 и N 182764 между собой.

Апеллянт обращает внимание на то, что используемое ответчиком обозначение "1000 мелочей" в фирменном наименовании и на вывеске магазина является фонетически и семантически тождественным с товарным знаком истца по свидетельству N 182764, а наличие некоторых визуальных отличий свидетельствует лишь об отсутствии тождества по визуальному признаку. При этом, в подпункта 2 пункта 42 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" (далее - Правила N 482) отмечено, что графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Таким образом, используемое ответчиком обозначение и товарный знак N 182764 являются сходными до степени смешения и по визуальному признаку, поскольку выполнены печатными заглавными буквами русского алфавита, а все буквы и цифры используемого ответчиком обозначения являются тождественными буквам и цифрами товарного знака N 182764.

Между тем, суд первой инстанции не учел, что, как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2020 по делу N СИП-583/2019, требование об обязательном использовании фирменного наименования до даты приоритета товарного знака при осуществлении деятельности, однородной товарам (услугам), для которых зарегистрирован товарный знак, следует из совокупного толкования пункта 6 статьи 1252, пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и статьи 8 Парижской конвенции.

По мнению апеллянта, суд первой инстанции не учел, что исключительное право на фирменное наименование действует в отношении тех товаров и услуг, для которых оно используется, следовательно, суд должен был установить не просто факт использования ответчиком фирменного наименования с определенной даты, а определить виды деятельность (перечень товаров и услуг), в отношении которых ответчик использовал свое фирменное наименование.

Также податель жалобы обращает внимание, что суд первой инстанции указал, что противопоставленные товарные знаки не способны ввести потребителей в заблуждение, а заявителем не представлено доказательств, что потребители принимают услуги ИП Ибатуллина А.В. за услуги ООО "1000 мелочей". Так, согласно абзацу 3 пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее также - Постановление N 10), вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В заявлении об уточнении исковых требований, поданных истцом 26.11.2020, размер заявленной компенсации был рассчитан на основании данных бухгалтерской отчетности ответчика за 2016-2019 годы, а в соответствии с представленным истцом расчетом, ответчиком за период с 17.10.2016 по 16.10.2019 получена выручка от реализации товаров в сумме 321 738 тыс. руб., а следовательно, истец вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в сумме 643 464 тыс. руб.

При этом, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2020 по делу N А33-4702/2018, в котором истец ссылался на сведения бухгалтерской отчетности ответчика, указано, что, учитывая, что предпринимателем представлены доказательства в обоснование стоимости услуг, при оказании которых, по его мнению, незаконно использовался товарный знак, бремя опровержения указанных доказательств лежит на ответчике.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения указанной информации на официальном сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет.

До начала судебного заседания от ответчика поступил отзыв на апелляционную жалобу, который приобщен к материалам дела в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представители сторон поддержали позиции, изложенные в апелляционной жалобе и отзыве на апелляционную жалобу.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака N 182764 "1000 мелочей", зарегистрированного 20.12.1999, с приоритетом от 30.11.1995 в отношении услуг 42 класса МКТУ "реализация товаров".

При этом товарный знак N 182764 используется истцом при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиата для индивидуализации магазина "1000 мелочей", находящегося по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Нурлино, ул. Центральная, 1/1.

Как указал истец, ответчик (ООО "1000 Мелочей") использует обозначение "1000 мелочей" в качестве фирменного наименования и названия магазина в г. Салават, ул. Островского, 28 без заключения лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как, используемое обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Истец считает, что ответчиком были оказаны услуги (реализованы товары) с использованием обозначения, сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, на сумму более 300 млн. рублей за три года. В связи с этим, истец имеет право на компенсацию в размере 600 млн. рублей, равной двукратному размеру стоимости реализованных товаров (оказанных услуг) с использованием товарного знака истца.

Истец направил досудебное предложение об урегулировании спора, однако ответчик добровольно требования истца не удовлетворил.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия доказательств наличия у истца активной деятельности по оказанию услуг, из того, что количество аналогичных исков ИП Ибатуллина А.В. о взыскании компенсации за использование достаточно распространенных обозначений, обстоятельства приобретения прав на товарный знак, свидетельствует о наличии у истца при приобретении прав на товарные знаки намерения на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на средство индивидуализации, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Суд также исходил из того, что истцом не представлено достаточных и надлежащих доказательств того, что им осуществляется экономическая деятельность с использованием принадлежащего ему товарного знака, что ответчик допустил неправомерное использование товарного знака, которое может быть компенсировано на сумму 800 000 руб.

Заслушав объяснения истца и представителя ответчика, исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции, исходя из следующих обстоятельств дела.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно статье 1233 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Так, пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Таким образом, использование при оказании услуг обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца без его согласия, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу части 1 статьи 64, статей 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак путем использования тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, в противном случае он признаются нарушителем исключительного права на данное средство индивидуализации и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Из исковых требований ИП Ибатуллина А.В. усматривается, что истцом избран способ защиты в виде взыскания компенсации за нарушение его исключительного права на товарный знак.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из приведенных положений следует, что правообладатель при избрании способа защиты в виде взыскания компенсации ограничен в своем выборе способами определения размера компенсации: либо это будет твердая денежная сумма, определенная истцом самостоятельно, либо это будет денежная сумма, рассчитанная по строго установленной формуле, при этом законодатель строго, не допуская вариативности, определил параметры формулы: стоимость товаров с незаконно размещенным товарным знаком или стоимость использования права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, увеличенные вдвое (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

Следовательно, если правообладатель при определении размера компенсации применяет способ, установленный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то он должен предоставить доказательства, подтверждающие стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо доказательства, подтверждающие стоимость использования права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанное толкование соответствует разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 61 Постановления N 10.

Так, в указанном пункте разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Как следует из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, товарный знак N 708444 ответчика зарегистрирован с приоритетом от 08.10.2018 в отношении следующих классов МКТУ и услуг.

35 - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов.

39 - услуги по расфасовке и упаковке; расфасовка товаров; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; упаковка товаров.

Товарный знак N 182764 зарегистрирован с приоритетом от 30.11.1995 в отношении, в том числе, следующих классов МКТУ и услуг:

35 - закупка товаров.

Правообладателем товарного знака N 182764 является Ибатуллин А.В.

Судом учтено, что ранее истцом заявлено возражение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности против предоставления правовой охраны товарному знаку N 708444, принадлежащему ООО "1000 мелочей".

Указанное возражение оставлено без удовлетворения решением Палаты по патентным спорам от 13.12.2019.

Между тем в рамках настоящего дела истец обратился в суд за защитой своего исключительного права на использование товарного знака, нарушенного неправомерным использованием ответчиком фирменного наименования и места обозначения (магазина). В связи с чем соответствующий довод истца принимается апелляционной инстанцией.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ при столкновении различных тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации (фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения), которые в результате тождества или сходства могут ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Согласно пункту С (1) статьи б-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее - Конвенция), чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Судом учтено, что статьей 6 Парижской конвенции предусмотрено, что фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Парижская конвенция ратифицирована СССР 19 сентября 1968 года.

Разрешая спор, суд первой инстанции верно руководствовался тем, что у ответчика исключительного право на фирменное наименование возникло до момента возникновения приоритета товарного знака заявителя (31.11.1995).

Судом первой инстанции также было учтено, что правовое положение товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) регулировалось нормами Закона РСФСР от 25.12.1990 N 445-1 "О предприятиях и предпринимательской деятельности".

Статья 11 Закона о предприятиях с 01.01.1995 была признана в числе ряда других утратившей силу Федеральным законом от 30.11.1994 N 52-ФЗ "О введении в действие части первой ГК РФ".

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 данного Закона учредительные документы товариществ с ограниченной ответственностью, созданных до официального опубликования части 1 ГК РФ, подлежали приведению в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ об обществах с ограниченной ответственностью в порядке и в сроки, которые будут определены соответственно при принятии законов об обществах с ограниченной ответственностью.

Также 01.03.1998 вступил в силу Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Федеральный закон N 14-ФЗ).

В пункте 2 статьи 59 Федерального закон N 14-ФЗ было установлено, что учредительные документы обществ с ограниченной ответственностью (товариществ с ограниченной ответственностью) с момента введения в действие указанного Федерального закона применяются в не противоречащей ему части.

Пункт 3 статьи 59 Федерального закона N 14-ФЗ обязывал привести учредительные документы обществ с ограниченной ответственностью (товариществ с ограниченной ответственностью), созданных до введения в действие указанного Федерального закона, в соответствие с указанным Федеральным законом не позднее 1 июля 1999 года.

Таким образом, товарищества с ограниченной ответственностью должны были быть преобразованы в соответствии с приведенными положениями законодательства в общества с ограниченной ответственностью.

С учетом изложенного, суд первой инстанции сделал верный вывод о том, что товарищество с ограниченной ответственностью "1000 мелочей" не было реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью "1000 мелочей" и не было создано вновь, а было приведено в соответствие с изменениями в законодательстве.

Таким образом, материалами дела подтверждено, что ООО "1000 мелочей" является обладателем исключительного права на наименование "1000 мелочей".

Как следует из материалов дела и установлено судом, фирменное наименование организации не изменялось на протяжении всего периода экономической деятельности (представлено извлечение из газеты "Ленинский путь" от 15.04.1989), не изменялось также местонахождение организации - г. Салават, ул. Островского, д. 28.

Действующим законодательством предусмотрено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 2 статьи 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Как указывалось, согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном ГК РФ, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Таким образом, законодательно установлен принцип "старшинства прав", в соответствии с которым преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное права на которое возникло ранее. При этом для каждого из средств индивидуализации применяется установленный для них порядок признания приоритета исключительного права. В частности, для товарных знаков это первенство при государственной регистрации, а для коммерческого обозначения - момент начала фактического использования такого обозначения".

Между тем, по мнению апеллянта, суд первой инстанции не учел, что, требование об обязательном использовании фирменного наименования до даты приоритета товарного знака при осуществлении деятельности, однородной товарам (услугам), для которых зарегистрирован товарный знак, следует из совокупного толкования пункта 6 статьи 1252, пункта 8 статьи 1483 ГК РФ и статьи 8 Парижской конвенции.

Суд апелляционной инстанции обращает внимание на то, что материалами дела подтверждено, что фактическое и юридическое использование фирменного наименования ответчика началось в 1989 году, то есть ранее приоритета товарного знака истца 30.11.1995.

Вследствие указанных обстоятельств, суд первой инстанции учел и заключил верно, что не подлежит защите товарный знак N 182764 истца, так как исключительное право ответчика возникло ранее приоритета противопоставленного знака, следуя логике статьи 1252 ГК РФ и статьи 6 Парижской конвенции.

Таким образом, исключительное право ООО "1000 мелочей" имеет очевидное преимущество перед исключительным правом заявителя на товарный знак N 182764. Использование фирменного наименования и места обозначения в данном случае не могло нарушить права истца.

Также податель жалобы обращает внимание, что суд первой инстанции неправомерно указал, что противопоставленные товарные знаки не способны ввести потребителей в заблуждение, а истцом не представлено доказательств, что потребители принимают услуги ИП Ибатуллина А.В. за услуги ООО "1000 мелочей".

Между тем апеллянтом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств, что потребители принимают услуги ИП Ибатуллина А.В. за услуги ООО "1000 мелочей".

Оспариваемые средства индивидуализации сами по себе не могут вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того они не несут в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе.

Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Сопоставление собственно товарного знака истца и противопоставленного фирменного наименования показывает, что они содержат словесный элемент "1000 мелочей".

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги ООО "1000 мелочей" за услуги ИП Ибатуллина А.В., не представлено.

Кроме этого, апеллянтом не представлено доказательств, в связи с которым истец "имеет право на компенсацию в размере 600 млн. рублей, равной двукратному размеру стоимости реализованных товаров".

Из последних уточнений исковых требований ИП Ибатуллиным А.В. следует, что размер взыскиваемой компенсации он определяет на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Избрание такого порядка определения размера компенсации требует от суда проверить правильность расчета, в том числе, правильность определения параметров формулы расчета.

Вместе с тем, примененный истцом способ определения размера компенсации не предусмотрен подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

Так, в обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указал, что в заявлении об уточнении исковых требований, поданных истцом 26.11.2020, размер заявленной компенсации был рассчитан на основании данных бухгалтерской отчетности ответчика за 2016-2019 годы, а в соответствии с представленным истцом расчетом, ответчиком за период с 17.10.2016 по 16.10.2019 получена выручка от реализации товаров в сумме 321 738 тыс. руб., а следовательно, истец вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в сумме 643 464 тыс. руб.

Суд апелляционной инстанции считает, что указанный довод подлежит отклонению. Поскольку порядок расчета исковых требований является правом истца, а уточнения к исковому заявлению, изменяющие способ расчета компенсации в соответствии с требованиями статьи 1515 ГК РФ истцом поданы не были, то в соответствии со статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации последствия несовершения процессуальных действий относятся на истца.

С учетом изложенного, истцом определен размер компенсации способом, не установленным законом, а именно: пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, в связи с чем у суд первой инстанции также пришел к верному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Кроме того, апелляционная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции о наличии в действиях ИП Ибатуллина А.В. признаков злоупотребления правом, что также является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Следуя разъяснениям, изложенным в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. При этом судебная коллегия отмечает, что бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления правом устанавливается применительно к конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях.

Как разъяснено в пункте 154 Постановления N 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Товарный знак служит для индивидуализации товара юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

Определениями Верховного Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 N 310-ЭС15-12683, от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 сформулирована правовая позиция, согласно которой с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением соответствующего лица.

Правомерной целью регистрации и использования товарного знака является индивидуализация производимых и реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (самим лицом или его контрагентами). Приобретение же товарных знаков (особенно в словесной части сходных с уже используемыми товарными знаками или коммерческими обозначениями) с целью установления запрета иным пользователям или взыскания с них компенсации не может быть признано правомерным и добросовестным интересом, соответствующим честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, материалами дела подтверждается, что истцом товарный знак N 182764 для индивидуализации товаров не использовался.

Кроме того, с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака или приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.

Судом первой инстанции было учтено, что права на товарный знак N 182764 были приобретены истцом в результате вынужденного подписания с предыдущим правообладателем мирового соглашения в деле N А11-6279/2016 Арбитражного суда Владимирской области по аналогичном делу юридическим лицом, находящимся в стадии ликвидации.

При этом, поскольку истцом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены доказательства фактического использования товарного знака, оказания услуг в отношении которых зарегистрирован товарный знак, даже при условии использовании его лицензиатом, то суд первой инстанции указал верно, что в настоящем случае действия ответчика не могут нарушать права самого истца, поскольку товарный знак им не используется.

Из поведения истца не усматривается, что все его действия были направлены на достижение цели регистрации товарного знака - индивидуализации своих товаров и услуг, поскольку таковые отсутствуют, какая-либо предпринимательская деятельность с использованием товарного знака истцом не осуществляется.

Из материалов дела следует, что фактически истец использует товарный знак исключительно для предъявления исков о взыскании компенсации, что не является добросовестном использованием исключительного права на товарный знак.

Размер компенсации за неправомерное использование товарного должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, в котором он находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Между тем, поскольку цена правомерного использования товарного знака определена истцом как равная нулю, то следует сделать вывод об отсутствии нарушения имущественного положения правообладателя, в котором он находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Кроме того, истец, предъявляя требование к ответчику о взыскании компенсации, размер которой определен способом, не предусмотренным ГК РФ (исходя из размера выручки ответчика), во всяком случае действует незаконно.

Пунктом 4 статьи 1 ГК РФ установлено, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Из общедоступных источников установлено, что истец является "массовым" владельцем товарных знаков (более 100), из Картотеки арбитражных дел, следует, что истец массово обращается за взысканием компенсации за нарушением его прав на товарные знаки с лиц, осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность, однако дел, которые бы свидетельствовали о реальном осуществлении правообладателем деятельности по использованию товарных знаков (например, вытекающие из лицензионного договора) не обнаружено.

Доказательств того, что истец, приобретая права на товарный знак, имел намерение фактически использовать его для индивидуализации товаров и услуг в материалах дела отсутствует.

Установив совокупность указанных обстоятельства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о невозможности признать, что целью приобретения истцом прав на спорный товарный знак было его использование в предпринимательской деятельности, поведение истца противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров и услуг правообладателя.

Признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного товарного знака злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не представлено достаточных и надлежащих доказательств того, что им осуществляется экономическая деятельность с использованием принадлежащего ему товарного знака, что ответчик допустил неправомерное использование своих средств индивидуализации, которое может быть компенсировано на сумму 800 000 руб.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции не подлежит отмене, а апелляционная жалоба - удовлетворению.

На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19 апреля 2021 г. по делу N А07-39199/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Н.Г. Плаксина

Судьи

Н.А. Иванова
П. Н. Киреев

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.