Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2021 г. N 09АП-45227/21 по делу N А40-275159/2019

г. Москва

13 октября 2021 г.

Дело N А40-275159/19

Резолютивная часть постановления объявлена 06 октября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 октября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей В.Р. Валиева, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.И. Борисовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Годовалов" и ООО "Аптека от склада - Запад" на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2020 по делу N А40-275159/19, принятое судьёй Чадовым А.С., по иску ООО "Курортмедсервис" к ООО "Йодные технологии и маркетинг", ООО "Аптека от склада - Запад", ООО "Годовалов", третьи лица - ООО "Компания Фарманалитик", временный управляющий ООО "Йодные технологии и маркетинг" Дюльдин В.В., о взыскании 4 000 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - извещен, представитель не явился,

от ответчиков - от ООО "Аптека от склада - Запад" - Балдин М.А. (доверенность от 28.10.2019), от ООО "Годовалов" - Третьякова Н.В. (доверенность от 20.01.2020), от "ЙТМК" и от временного управляющего ООО "ЙТМК" - Парамзин Е.М. (доверенность от 08.07.2021),

от третьего лица ООО "Компания Фарманалитик" - извещено, представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен ООО "Курортмедсервис" (далее - истец), с учетом уточнения исковых требований, к ООО "Аптека от склада - Запад" (далее - Ответчик 1), ООО "Годовалов" (далее - Ответчик 2) о солидарном взыскании 4 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 183422 и N 338019.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2020 иск удовлетворен.

Судебный акт мотивирован тем, что ответчики совместными действиями осуществляли реализацию контрафактной продукции, произведенной ООО "Йодовые технологии и маркетинг" (далее - ООО "ЙТМК") и маркированной товарными знаками истца без согласия последнего.

Не согласившись с принятым решением, ответчики подали апелляционные жалобы, в которых просят состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

Податели апелляционных жалоб указали на чрезмерность и необоснованность размера взысканной компенсации.

Кроме того, Ответчик 1 в своей апелляционной жалобе указал на неподведомственность спора Арбитражному суду города Москвы, на неправомерность привлечения ответчиков к солидарной ответственности и на нарушение истцом претензионного порядка урегулирования, а Ответчик 2 в своей апелляционной жалобе указал на недобросовестное осуществление истцом своих прав.

Отзывы на апелляционные жалобы лицами, участвующими в деле, не представлены.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2020 решение суда первой инстанции от 25.08.2020 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2021 постановление суда апелляционной инстанции от 17.12.2020 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд.

Суд кассационной инстанции указал на необходимость уменьшения размера компенсации с учетом вступивших в законную силу судебных актов по делу N А40-276149/19 со сходными фактическими обстоятельствами, в котором участвовали те же стороны.

Законность и обоснованность принятого решения вновь проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ, апелляционные жалобы рассмотрены в отсутствие истца и третьего лица ООО "Компания Фарманалитика", извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Представители ответчиков доводы своих апелляционных жалоб поддержали, просили решение суда первой инстанции изменить, иск удовлетворить частично с учетом уменьшения размера компенсации.

Представитель ООО "Йодные технологии и маркетинг" и его временного управляющего выступил на стороне ответчиков.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей ответчиков и ООО "ЙТМК", его временного управляющего, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2020 подлежит изменению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем исключительных прав на словесные товарные знаки "Баю-Бай" по свидетельствам РФ N 183422 и N 338019 в отношении товаров 05, 30, 31, 32 классов МКТУ.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 28 августа 2018 года по делу N А40-368/18 по иску ООО "Курортмедсервис" к ООО "ЙТМК" частично удовлетворены требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 183422 и N 338019: взыскано 20 505 600 рублей компенсации (двукратная оптовая цена контрафактной продукции) при размере исковых требований 35 804 160 рублей (двукратная розничная цена контрафактной продукции); в остальной части в иске отказано. Судебными актами по данному делу установлено, что ООО "ЙТМК" произвело биологически активную добавку "Баю-Бай. Капли "Колыбельные", в количестве 57 600 штук, что подтверждается паспортом качества N 92; данная партия продукции является контрафактной по признаку использования производителем обозначения, тождественного с товарными знаками истца "Баю-Бай" без разрешения правообладателя. Товар предлагался производителем ООО "ЙТМК" к продаже по цене 89 рублей за штуку, а розничным продавцом ООО "Аптека от склада - Запад" - по цене 155,40 руб. за штуку.

По настоящему делу истец отыскивает компенсацию за нарушение исключительных прав на те же товарные знаки "Баю-Бай" по той же партии товара (паспорт качества N 92) с розничных продавцов контрафактной продукции, которые также являются нарушителями исключительных прав на товарный знак, поскольку использовали обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, без разрешения правообладателя путем предложения к продаже и продажи продукции, маркированной спорными обозначениями.

Продажа Ответчиком 1 продукции под наименованием "Капли "Колыбельные" в 2016 году подтверждается представленными в дело заказами и кассовыми чеками, ответчиками по существу не оспаривается.

Судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что нарушение исключительных прав на средство индивидуализации совершено совместными действиями Ответчика 1 и Ответчика 2, поэтому в силу положений пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ предполагается их солидарная ответственность.

Вопреки доводам апелляционной жалобы Ответчика 1, наличие оснований для солидарной ответственности Ответчика 1 и Ответчика 2 судом первой инстанции мотивированно и обоснованно представленными в дело доказательствами. Так, вывод о наличии оснований для солидарной ответственности основан на следующих представленных в дело доказательствах.

Истец правомерно указывает на то, что учредителями Ответчиков 1 и 2, ООО "Аптека от склада - Запад" и ООО "Годовалов" являются два физических лица: Годовалов Андрей Юрьевич (50 %) и Шаврин Николай Михайлович (50 %), что подтверждается представленными истцом выписками из ЕГРЮЛ. ООО "Аптека от склада - Запад" входит в аптечную сеть интернет-аптек "Аптека от склада", организованную партнерами Годоваловым и Шавриным, о чем свидетельствует информация в разделе "О нас" сайта www.apteka-otsklada.ru. Там же указано, что "Деятельность осуществляет ООО "Годовалов" ОГРН 1065908029615 ИНН 5908035470, юр. адрес 121352 г.Москва, Славянский бульвар, д.9, корпус 1". Домен APTEKA-OT-SKLADA.RU принадлежит ООО "Годовалов", о чем свидетельствует информация на сайте www.nic.ru регистратора доменных имен и хостинг-провайдеров RU-CENTER (АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"). Также сайт www.apteka-ot-sklada.ru имеет мобильные приложения для Android и IOS, где в качестве собственника домена указано ООО "Годовалов". ООО "Аптека от склада - Запад" является пунктом выдачи потребителю заказанного товара, поставляемого ООО "Годовалов": заказ продукции осуществляется на сайте "Аптека от склада" по адресу: https:apteka-ot-sklada.ru. После этого покупателю приходит смс-сообщение с информацией об адресе ближайшей аптеки в его городе - пункте выдачи товара, заказанного на сайте.

Таким же образом осуществлялась и продажа контрафактных БАД (биологически активная добавка к пище) "Капли "Колыбельные" из партии N 1, произведенной ООО "ЙТМК" 19.02.2015 по паспорту качества N 92 в количестве 57 600 штук с нарушением исключительного права истца на товарные знаки "Баю-Бай", которые являются предметом рассмотрения искового заявления.

Вопрос о подсудности спора разрешен судом первой инстанции по ходатайству Ответчика 1 в определении от 19.08.2020, которое никем из лиц, участвующих в деле, в апелляционном порядке не обжаловано. У суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для пересмотра вступившего в законную силу судебного акта.

В дело представлена копия претензии от 23.07.2019 N 127 и доказательства ее направления в адрес Ответчика 1. Соответственно, обязательный досудебный порядок урегулирования, предусмотренный федеральным законом, истцом соблюден надлежащим образом.

Суд апелляционной инстанции не признает предъявление иска в арбитражный суд злоупотреблением правом, поскольку исковые требования направлены на восстановление имущественной сферы истца, нарушенной в результате незаконного использования ответчиками средства индивидуализации. Размер имущественных требований находится в пределах, установленных частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2020 по делу N А40-276149/19, на необходимость учета которого указал суд кассационной инстанции, удовлетворены в полном объеме требования ООО "Курортмедсервис" к ООО "Годовалов" и ООО "Аптека от склада - Запад" о солидарном взыскании 2 000 000 рублей компенсации за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности - дизайна упаковки БАД "Баю-Бай" при розничной реализации продукции БАД "Колыбельные" из партии N 1, произведенной ООО "ЙТМК" 19.02.2015 по паспорту качества N 92 в количестве 57 600 штук, то есть той же самой партии товара, которая рассматривается и в настоящем деле.

Из системного анализа судебных актов по делам, перечисленным выше, и требований по настоящему делу следует, что истец просит восстановить в полном объеме его права, нарушенные незаконным изготовлением и вводом в гражданский оборот Обществом "ЙТМК" партии продукции N 1 по паспорту качества N 92 в количестве 57 600 штук с незаконным использованием ответчиком разных результатов интеллектуальной деятельности (товарные знаки, произведение дизайна). Данное обстоятельство сторонами не оспаривается. Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что действия ответчиков по настоящему делу, направленные на реализацию контрафактной партии товара N 1, являлись одним действием, нарушающим права на несколько результатов интеллектуальной деятельности, поскольку охватывались единством намерений правонарушителей.

В пунктах 63, 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 (далее - постановление Пленума от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и промышленный образец, компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно. Компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Если истец-правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению. Суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом. Следовательно, суд в таком случае отказывает в принятии искового заявления или прекращает производство, если заявление было принято. Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок. При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации. В случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности.

Кроме того, согласно пункту 61 того же постановления Пленума, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что само по себе использование товарных знаков не повлекло для истца каких-либо убытков, на наличие у него убытков вследствие только использования товарных знаков истец не ссылается, убытки причинены фактом использования произведения на контрафактном товаре совместно с обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истца. Правом на возмещение убытков, предусмотренным статьями 1301, 1515 ГК РФ истец не воспользовался, предпочтя иную форму защиты права - взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара по партии N 1 (дело N А40-368/18). При этом размер такой компенсации истцом определен, исходя из розничной цены продажи. Заявление требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара предполагает в силу закона согласие истца на возмещение его убытков в виде упущенной выгоды, которые он не получил в результате введения в оборот контрафактного товара, а также иных сопутствующих расходов (двукратность возмещения).

Требования неимущественного характера, предусмотренные частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации для восстановления иных прав правообладателя, истцом в настоящем деле не заявлены.

Как было указано выше, компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя, неоднократное заявление требований о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии не допускается.

Ввиду того, что по делу А40-368/18 требование истца было удовлетворено частично, исходя из оптовой цены контрафактного товара, истец, как это следует из пояснений его представителя, заявил требования к розничным продавцам контрафактной продукции.

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума от 27.04.2019 N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме, суд первой инстанции исходил из того, что правонарушение совершено ответчиками не впервые.

При этом судом не приняты во внимание разъяснения высшей судебной инстанции, содержащиеся в пункте 65 постановления Пленума от 27.04.2019 N 10, что распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных товаров), при этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок, при доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации; в случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности.

В данном случае действия ответчиков были охвачены единым умыслом (единством намерений) на распространение одной партии контрафактных товаров; доказательств продолжения совершения ответчиками противоправных действий после привлечения их к ответственности, истцом не представлено.

Таким образом, выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 АПК РФ является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Принимая новый судебный акт о частичном удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Реализация контрафактного товара по партии N 1 (паспорт качества от 19.02.2015 N 92) охватывалась единством намерений правонарушителей и должна расцениваться как единое правонарушение. Имущественная сфера истца восстановлена в полном объеме не только за счет производителя товара ООО "ЙТМК" путем взыскания с него двукратной оптовой стоимости контрафактного товара и дополнительно компенсации за нарушение исключительных прав на произведение дизайна, но и за счет Ответчиков 1 и 2 путем взыскания с них частичной разницы между оптовой и розничной стоимостью товара. Дальнейшее предъявление исковых требований о взыскании компенсации по той же партии товара не соответствует основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенных прав (пункт 1 статьи 1 ГК РФ).

Тем не менее, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для прекращения производства по делу, поскольку иск по настоящему делу не направлен на пересмотр сделанных по ранее рассмотренным делам выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом.

При этом апелляционный суд принимает во внимание разъяснения Пленума от 27.04.2019 N 10 о том, что компенсация за нарушение прав на каждый объект интеллектуальной собственности определяется самостоятельно.

Наличие или отсутствие обстоятельств, перечисленных в пункте 62 постановления Пленума от 27.04.2019 N 10, не препятствует уменьшению судом размера компенсации по собственному мотивированному усмотрению, за исключением уменьшения компенсации ниже минимального предела, установленного законом.

Суд апелляционной инстанции, с учетом изложенных выше обстоятельств, приходит к выводу о том, что разумной, справедливой и соразмерной последствиям допущенного нарушения является компенсация в размере 20 000 рублей, не выходящим за пределы, установленные законом, и не превышающим размер, заявленный истцом.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2020 по делу N А40-275159/19 изменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Годовалов" и общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад" солидарно в пользу общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" 20 000 (двадцать тысяч) рублей компенсации, 215 (двести пятнадцать) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче искового заявления.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Годовалов" 2 985 (две тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче апелляционной жалобы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад" 2 985 (две тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче апелляционной жалобы.

В остальной части в иске отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Курортсервис" из федерального бюджета 23 000 (двадцать три тысячи) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной при подаче искового заявления по платежному поручению от 08.10.2019 N 223.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

В.Р. Валиев Е.А. Птанская