Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2021 г. N 09АП-46705/21 по делу N А40-291955/2019

город Москва

22 октября 2021 г.

Дело N А40-291955/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 октября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей В.Р. Валиева, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "Шоколенд", ООО "Кондитек"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 31 мая 2021 года

по делу N А40-291955/2019, принятое судьей Е.Н. Киселёвой,

по иску

1. ОАО "РОТ ФРОНТ" (ОГРН 1027700042985),

2. ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь"

(ОГРН 1027700247618),

3. ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" (ОГРН 1027700070881),

к 1. ООО "Шоколенд" (ОГРН 1132651029741),

2. ООО "Кондитек" (ОГРН 5167746204511),

о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца:

от ОАО "Рот фронт" - Масюков А.В. по доверенности от 19.05.2021 г.,

от ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный октябрь" -

Масюков А.В. по доверенности от 20.05.2021 г.,

от ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" -

Масюков А.В. по доверенности от 20.05.2021 г.,

от ответчика:

от ООО "Шоколенд" - Щеренко Д.А. по доверенности от 26.09.2021,

от ООО "Кондитек" - извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

ОАО "РОТ ФРОНТ", ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" (далее - истцы, правообладатели) обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Шоколенд", ООО "Кодитек" о защите исключительных прав на товарные знаки: "Барбарис" по свидетельству Российской Федерации N 137558 и общеизвестного товарного знака "Барбарис" по свидетельству Российской Федерации N 116; "Кара-Кум" по свидетельству Российской Федерации N 476750; "Золотой ключик" по свидетельствам Российской Федерации N 253975 и N 254249; "Раковые шейки" по свидетельству Российской Федерации N 105553, изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 640979, а также взыскании компенсации в общем размере 3.250.000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31 мая 2021 года исковые требования удовлетворены.

При этом суд исходил из обоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, ответчики - ООО "Шоколенд", ООО "Кондитек" обратились с апелляционными жалобами, ссылась на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

В своей апелляционной жалобе ООО "Шоколенд" просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований.

Указывает на отсутствие сходства обозначений, используемых на кондитерских изделиях ответчика с товарными знаками истцов, что подтверждается заключением эксперта Плетосу С.В. АНО "Лаборатория по производству судебной экспертизы объектов патентных прав и средств и средств индивидуализации" от 25.03.2019 г., составленному в рамках проверки заявления истцов о наличии в действиях ООО "Шоколенд" состава преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)"; настаивает на прекращении нарушении исключительных прав истцов после получения претензии; ссылается на отсутствие взаимосвязи с ответчиками счетов-фактур от ИП Майстренко С.Б., продукции "Кубань-Сласть", ООО "МОСОБЛТОРГ"; считает, что истцами допущено злоупотребление правом, которое выразилось в искусственном изменении подсудности при отсутствии оснований для процессуального соучастия.

Также указывает на отсутствие сходства обозначений, используемых на кондитерских изделиях ответчика с товарными знаками истцов, что подтверждается заключением эксперта Плетосу С.В. АНО "Лаборатория по производству судебной экспертизы объектов патентных прав и средств и средств индивидуализации" от 25.03.2019 г.; настаивает, что материалами дела факт реализации продукции ответчиком с нарушением прав истцов не установлен, надлежащие доказательства суду не представлены, сведения о счетах-фактурах, универсальном передаточном документе, на которые ссылаются истцы, у общества отсутствуют.

Истец представил консолидированный отзыв на апелляционные жалобы, в котором просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционные жалобе - без удовлетворения.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика - ООО "Шоколенд" доводы апелляционных жалоб поддержал в полном объеме, истец против доводов жалоб возражал.

Определениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 августа 2021 года, 13 сентября 2021 года рассмотрение дела неоднократно откладывалось и сторонами предлагалось представить:

истцам - письменные пояснения и документальное обоснование размера заявленной компенсации за нарушение исключительных прав, а также пояснения по доводам ответчиков о злоупотреблении правом, искусственном изменении подсудности, отсутствии оснований для процессуального соучастия, а также о неотносимости первичных документов, касающихся КубаньСласть, ИП Майстренко, ООО "Мособлторг" (со ссылкой на первичные документы и листы материалов настоящего дела);

ответчикам - письменные пояснения и документальное обоснование доводов апелляционных жалоб, в том числе по доводам о завышенном размере заявленной истцами компенсации и прекращении нарушении исключительных прав истцов при получении соответствующей претензии.

Стороны в суде апелляционной инстанции представили письменные пояснения и дополнительные документы по доводам апелляционных жалоб.

ООО "Шоколенд" в своих письменных пояснениях настаивает на наличии оснований для снижения размера компенсации, взысканной судом первой инстанции с производителя кондитерских изделий.

Ответчик - ООО "Кондитек", надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе с учетом того, что жалоба подана с соблюдением установленного срока на апелляционное обжалование, стороны были извещены о начавшемся судебном процессе, апелляционным судом исполнена обязанность по размещению информации о времени и месте рассмотрения дела в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru,), явку представителя в судебное заседание не обеспечил, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы следующим.

ОАО "РОТ ФРОНТ" является правообладателем товарного знака:

- "Барбарис" по свидетельствам N 137558 и N116 (словесный).

ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" является правообладателем следующих товарных знаков:

-"Кара-Кум" по свидетельству N 476750 (комбинированный, с изображением верблюдов на желтом фоне);

-"Золотой ключик" по свидетельствам N 253975 и N 254249 (комбинированный, с изображением ключиков на фоне геометрических фигур);

-"Раковые шейки" по свидетельству N 105553 (комбинированный, с изображением красных раков на белом фоне).

ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" является правообладателем товарного знака:

-изобразительный товарный знак по свидетельству N 640979 (с изображением здания в овале на сине-золотистом фоне, разделенном по дуге).

Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении кондитерских изделий.

Истцы, обосновывая свои исковые требования, указывают на то, что ООО "Шоколенд" осуществляет производство, предложение к продаже и реализацию кондитерской продукции с использованием обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными на имя истцов товарными знаками, ООО "Кондитек" - осуществляет ее предложение к продаже и реализацию в городе Москве, а именно: карамель "Барбарисовый вкус", конфеты "Шоколадный караван", ирис Классический, конфеты "Богачо", карамель "Веселые"

Факты производства, предложения к продаже и реализации ответчиками указанной выше продукции подтверждаются:

-этикетками на приведенные выше кондитерские изделия с указанием ООО "Шоколенд" в качестве производителя;

-материалами произведенных закупок продукции непосредственно у ООО "Шоколенд" и ООО "Кондитек"ю

Ссылаясь на то, что, осуществляя реализацию товара с использованием указанных обозначений, ответчики допустили нарушения принадлежащих истцам исключительных прав на поименованные товарные знаки, в досудебном порядке урегулировать спор не удалось, истцы обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности как принадлежности истцам исключительных прав на товарные знаки, так и из доказанности фактов нарушения ответчиками указанных прав.

При визуальном сравнении представленных истцами упаковок продукции ответчика и товарных знаков истца, суд первой инстанции пришел к выводу об их сходстве до степени смешения по критериям определения сходства: звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому). Кроме того, суд первой инстанции отметил, что вероятность смешения сравниваемых обозначений дополнительно усиливается тем, что кондитерские изделия являются товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено.

Определяя размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительного права, суд первой инстанции, учитывая обстоятельства дела, признал заявленный размер компенсации обоснованным и соразмерным допущенному ответчиками нарушениями и их последствиями, и пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме, отклонив доводы ответчиков о наличии оснований для снижения компенсации.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки указанных выводов суда первой инстанции и приходит к следующим выводам относительно доводов апелляционных жалоб о наличии оснований для снижения размера взыскиваемой компенсации.

Определениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 августа 2021 года, 13 сентября 2021 года рассмотрение дела неоднократно откалывалось и сторонами предлагалось представить:

Истцами в рамках настоящего дела был избран вид компенсации, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно представленного расчета, истцы считают соразмерным следующий размер компенсации:

1. в пользу ОАО "РОТ ФРОНТ" - 1.100.000 руб.:

с ООО "Шоколенд" как производителя 1.000.000 за незаконное использование товарного знака "Барбарис" N 137558 и общеизвестного товарного знака "Барбарис" N116,

с ООО "Кондитек" как реализатора 100.000 руб. за незаконное использование товарного знака "Барбарис" по свидетельству N 137558 и общеизвестного товарного знака "Барбарис" N 116;

2. в пользу ПАО "Красный Октябрь" 1.600.000 руб.:

с ООО "Шоколенд" как производителя 500.000 руб. за незаконное использование товарного знака "Кара-Кум" N 476750,

с ООО "Кондитек" как реализатора 50.000 руб. за незаконное использование товарного знака "Кара-Кум" N 476750;

с ООО "Шоколенд" как производителя 500.000 руб. за незаконное использование товарного знака "Золотой ключик" N 253975 и N 254249;

с ООО "Кондитек" как реализатора 50.000 руб. за незаконное использование товарного знака "Золотой ключик" N 253975 и N 25424;

с ООО "Шоколенд" как производителя 500.000 руб. за незаконное использование товарного знака "Раковые шейки" N 105553;

3. в пользу ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" 550.000 руб.:

с ООО "Шоколенд" как производителя 500.000 руб. за незаконное использование товарного знака N 640979

с ООО "Кондитек" как реализатора 50.000 руб. за незаконное использование товарного знака N 640979.

Истцы полагают, что компенсация с производителя в размере 500.000 руб. и компенсация с реализатора в размере 50.000 за каждый нарушенный товарный знак, а также компенсация с производителя в размере 1.000.000 руб. и компенсация с реализатора в размере 100.000 руб. за нарушенный общеизвестный товарный знак является соразмерной и обоснованной ввиду следующего:

-факты нарушения исключительного права на товарные знаки выявлены не самостоятельно ответчиками, а истцами;

-ответчики проигнорировали претензионные письма истцов с требованием прекращения незаконного использования товарных знаков и предложением о мирном завершении спора;

-множественный характер нарушения, о чем свидетельствуют сразу пять фактов выявленных нарушений исключительных прав трех правообладателей;

-в результате действий ответчиков снижено доверие потребителей к оригинальным кондитерским изделиям под товарными знаками "Барбарис" N 137558, N 116, "Кара-Кум" N 476750, "Золотой ключик" N 253975, N254249, "Раковые шейки" N105553 и изобразительным товарным знаком N640979;

-в результате действий ответчиков снижена доля рынка оригинальных товаров ОАО "РОТ ФРОНТ", ПАО "Красный Октябрь", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский".

Апелляционный суд отмечает следующее.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

На основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность потребителям), характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 63 постановления N 10).

Таким образом, истец должен представить доказательства обосновывающие расчет суммы компенсации, а ответчик вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Бремя доказывания наличия оснований для снижения размера предъявляемой ко взысканию компенсации возлагается на ответчика.

Суд апелляционной инстанции считает, что основания для снижения компенсации в рассматриваемом случае отсутствуют с учетом следующего:

-ответчики проигнорировали претензионные письма истцов с требованием прекращения незаконного использования товарных знаков и предложением о мирном завершении спора и продолжили нарушение исключительного права на товарные знаки правообладателей.

ОАО "РОТ ФРОНТ", ПАО "Красный Октябрь". ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" в целях прекращения нарушения своего исключительного права на товарные знаки, а также в целях мирного урегулирования конфликта, были направлены претензионные письма от 24.09.2019 г. N 05-03/2944, от 23.09.2019 г. N 05-03/2936 (том N 1, л.д. 98-108) с требованием о добровольном прекращении незаконного использования товарных знаков. Ответы на претензионные письма не последовали. Вместе с тем, подобные действия ответчиков, как отсутствие реакции на направлявшиеся претензионные письма истцов, сами по себе могут свидетельствовать об умышленном характере действий ответчиков по производству и вводу в гражданский оборот контрафактной продукции;

-срок незаконного использования товарных знаков.

В своих письменных пояснениях ответчик - ООО "Шоколенд" настаивает, что общество не осуществляло нарушений товарных знаков истцов с 04.06.2018 г., то есть с даты, указанной в Приказе ООО "Шоколенд" N 42 от 01.06.2018 г. о прекращении использования спорного этикетка на продукцию Барбарисовый вкус, Классический, Богачо, Шоколадный караван и перехода с 04.06.2018 г. на новый этикет с названиями Барбарисыч вместо Барбарисовый вкус, Хрустальный ключик вместо Классический, Богачо в новом дизайне, Шоколадный караван в новом дизайне.

Вместе с тем, истцами в материалы дела представлены следующие доказательства в опровержение указанных утверждений ООО "Шоколенд", а также для дополнительного подтверждения периода нарушения:

Карамель "Барбарисовый вкус" -

счет-фактура КД00000049 от 13.12.2016 г. (том N 1, л.д. 70-72), счет-фактура 0916/14 от 16.09.2019 г. (том N 1, л.д. 50), справка ООО "Шоколенд" о произведенной продукции в 2016-2018 гг. (том N 7, л.д. 36), стикеры с групповой упаковки карамели "Барбарисовый вкус" с указанием в качестве производителя ООО "Шоколенд" и датами производства 02.12.2016 г., 07.09.2019 г. (материалы дела в электронном виде - файл "стикеры с короба и этикет карамели Барбарисовый вкус на 1л.").

С учетом подтвержденной выше даты производства также и 07.09.2019 г. материалами дела подтверждается период нарушения в три года, что значительно влияет на размер компенсации.

Ирис "Классический" -

стикеры с групповой упаковки ириса "Классический" с указанием в качестве производителя ООО "Шоколенд" и датами производства 12.08.2016 г., 02.12.2016 г. (материалы электронного дела - "стикеры с короба и этикет ириса Классический на 1л."). нотариальный протокол осмотра N 77АВ0554009 от 23.03,2016 г. упаковок ириса "Классический" с указанием в качестве производителя ООО "Шоколенд" и датами производства 04.03.2016 г. в спорном дизайне (том N 7, л.д. 45-52), нотариальный протокол осмотра N 77АВ4865347 от 30.06.2017 г. упаковок ириса "Классический" с указанием в качестве производителя ООО "Шоколенд" и датами производства 28.11.2016 г. в спорном дизайне (том N 7, л.д. 60-67), нотариальный протокол осмотра Ж77АВ4865344 от 30.06.2017 г. упаковок ириса "Классический" с указанием в качестве производителя ООО "Шоколенд" и датами производства 09.12.2016 г. в спорном дизайне (том N 7, л.д. 53-59), нотариальный протокол осмотра N 77АГ5620567 от 18.12.2020 г. сайта ООО "Шоколенд", на котором на 18.12.2020 г. на сайте предлагается к продаже ирис "Классический" в спорном дизайне (том N 7, л.д. 68-116).

С учетом подтвержденных выше дат производства 04.03.2016 г., 12.08.2016 г., 28.11.2016 г., 02.12.2016 г., 09.12.2016 г. и продолжением предложения к продаже 18.12.2020 г. материалами дела подтверждается период нарушения в четыре года, что значительно влияет на размер компенсации.

Конфеты "Богачо" -

стикеры с групповых упаковок конфет "Богачо" с указанием в качестве производителя ООО "Шоколенд" и датами производства 24.11.2016 г., 02.12.2016 г., 16.09.2019 (материалы электронного дела - файл "стикеры с короба и этикет конфет Богачо на 1л."), счет-фактура КД00000049 от 13.12.2016 г. (том N 1, л.д. 70-72), счет-фактура 0916/15 от 16.09.2019 г. (том N 1, л.д. 51), справка ООО "Шоколенд" о произведенной продукции в 2016-2018 гг. (том N 7, л.д. 36) нотариальный протокол осмотра N 77АВ0554007 от 23.03.2016 г. конфет "Богачо" с указанием в качестве производителя ООО "Шоколенд" и датами производства 04.03.2016 г. в спорном дизайне (том N 7, л.д. 38-44), нотариальный протокол осмотра N 77АГ5620567 от 18.12.2020 г. сайта ООО "Шоколенд", на котором на нстранице ООО "Шоколенд" в социальной сети Вконтакте содержатся посты от 19.11.2019 и 10.12.2019 с предложением к продаже конфет "Богачо" в спорном дизайне.

С учетом подтвержденных выше дат производства с 04.03.2016 г. по 10.12.2019 г. материалами дела подтверждается период нарушения в 3,5 года, что значительно влияет на размер компенсации.

Конфеты "Шоколадный караван" -

стикеры с групповых упаковок конфет "Шоколадный караван" с указанием в качестве производителя ООО "Шоколенд" и датами производства 21.10.2016 г., 27.11.2016 г., 16.09.2019 г. (материалы электронного дела - файл "стикеры с короба и этикет конфет Шоколадный караван на 2л."), счет-фактура КД00000049 от 13.12.2016 г. (том N 1. л.д. 70-72), счет-фактура 0916/15 от 16.09.2019 г. (том N 1, л.д. 51), справка ООО "Шоколенд" о произведенной продукции в 2016-2018 г.г. (том N 7, л.д. 36), нотариальный протокол осмотра Ж77АГ5620567 от 18.12.2020 г. сайта ООО "Шоколенд", на котором на 18.12.2020 на странице ООО "Шоколенд" в социальной сети Вконтакте содержатся посты от 19.11.2019 г. и 10.12.2019 г. с предложением к продаже конфет "Шоколадный караван" в спорном дизайне (том N 7, л.д. 68-94).

С учетом подтвержденных выше дат производства с 21.10.2016 г. по 10.12.2019 г. материалами дела подтверждается период нарушения в 3 года, что значительно влияет на размер компенсации.

Карамель "Веселые" -

стикер с групповой упаковки карамели "Веселые" с указанием в качестве производителя ООО "Шоколенд" и датами производства 12.09.2019 г. (материалы электронного дела - файл "стикеры с короба и этикет конфет Веселые на 1л."), декларация соответствия ООО "Шоколенд" ЕАЭС N RU Д-RU.ПО10.В.02772 от 18.05.2018 г. на карамель "Веселые" производства ООО "Шоколенд" (материалы электронного дела - файл "Декларация соответствия ООО Шоколенд ЕАЭС N RU Д-RU.ПО10.В.02772 от 18.05.2018 г. на 1 л."), счет-фактура 0916/14 от 16.09.2019 г. (том N1, л.д. 50), справка ООО "Шоколенд" о произведенной продукции в 2016-2018 г.г. (том N7, л.д. 36).

С учетом подтвержденных выше дат производства материалами дела подтверждается период нарушения в три года, что значительно влияет на размер компенсации.

Истцами в материалы дела также представлены доказательства в обоснование известности (в т.ч. длительности и интенсивности использования) товарных знаков "Кара-Кум" N 476750, "Золотой ключик" N 253975, N254249, "Раковые шейки" N105553 и изобразительный товарным знаком N640979, в том числе годовые отчеты истцов (и его правопредшественников) о производстве конфет с 1926 по 2019 г.; этикетки конфет и каталоги продукции за разные периоды; справки об объемах производства и другие документы.

Доводы письменных пояснений о том, что дола спорной продукции в общем объеме производства незначительна, с 2016 по 2018 год ее реализовано на сумму не превышающую 300.000 руб., не принимаются во внимание судом апелляционной инстанции, поскольку с учетом объемов контрафактной продукции и 5 фактов выявленных нарушений исключительных прав четырех правообладателей, допущенное ответчиком нарушение носит грубый характер, кроме того, из материалов дела следует, что торговля кондитерскими изделиями является основным видом деятельности ответчика.

Таким образом, учитывая в соответствии с пунктом 62 постановления N 10 от 23.04.2019 г. представленные доказательства, сроки незаконного использования ответчиками товарных знаков от 3 до 4 лет, характера правонарушения - отсутствие реакции на многочисленные претензии правообладателей, продолжения незаконного использования товарных знаков после получения претензий и рассмотрения искового заявления, широкой известности и интенсивного использования товарных знаков правообладателями, общеизвестного товарного знака "БАРБАРИС", отсутствие доказательств в материалах дела, подтверждающих основания для снижения размера компенсации, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что заявленная истцами компенсация за незаконное использование товарных знаков является соразмерной, что нарушение является длящимся и ответчиками не устранялось, что исключает возможность снижения размера компенсации.

Взысканная с ответчика сумма компенсации надлежаще мотивирована в обжалуемых судебных актах с учетом установления всех обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения данного вопроса.

Суд апелляционной инстанции также полагает, что отсутствуют основания для снижении размера компенсации ниже пределов, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика при нарушении одним действием исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности и при следующих условиях:

- размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что доказательств, свидетельствующих о наличии оснований для снижения размера взыскиваемой компенсации, равно как и о чрезмерности и неразумности заявленной истцами суммы компенсации, ответчиком не представлено.

Сами по себе установленные судами обстоятельства дела свидетельствуют о невозможности применения в рассматриваемом случае правового подхода, изложенного в постановлении N 28-П, с учетом объемов контрафактной продукции и множественных фактов выявленных нарушений исключительных прав четырех правообладателей, допущенное ответчиком нарушение носит грубый характер, кроме того, из материалов дела следует, что торговля кондитерскими изделиями является основным видом деятельности ответчика.

Иные доводы апелляционных жалобы также отклоняются судом апелляционной инстанции по следующим основаниям.

В своих апелляционных жалобах ответчики указывают на отсутствие сходства обозначений, используемых на кондитерских изделиях ответчика с товарными знаками истцов, что подтверждается заключением эксперта Плетосу С.В. АНО "Лаборатория по производству судебной экспертизы объектов патентных прав и средств и средств индивидуализации" от 25.03.2019 г., составленному в рамках проверки заявления истцов о наличии в действиях ООО "Шоколенд" состава преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".

В отношении представленного ответчиком в материалы дела заключения специалиста суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

В силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется статьями 67 и 68 данного Кодекса об относимости и допустимости доказательств.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Согласно пункта 75 постановление N 10, вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется (пункт 62 постановления N 10).

Таким образом, для оценки сходства и вероятности смешения товарных знаков в принципе не требуется проведение каких-либо исследований или экспертиз.

Суд апелляционной инстанции оценивает заключение специалиста критически, Плетосу С.В. в принципе не может быть признан специалистом для проведения исследований или экспертиз в области средств индивидуализации, не числится в Реестре патентных поверенных Российской Федерации ни по одной специализации, не может считаться специалистом в области средств индивидуализации и оценки их сходства; кроме того, Плетосу С.В. не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (пункт 3 части 4 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как указано выше, при визуальном сравнении представленных истцами упаковок продукции ответчиков и товарных знаков истцов, суд первой инстанции пришел к выводу об их сходстве до степени смешения по критериям определения сходства: звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому). Кроме того, суд первой инстанции отметил, что вероятность смешения сравниваемых обозначений дополнительно усиливается тем, что кондитерские изделия являются товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено.

Доказательств обратного ответчиками в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено и апелляционным судом не установлено.

Доводы апелляционных жалоб ответчиков об отсутствии взаимосвязи с ними и счетами-фактурами от ИП Майстренко С.Б., продукции "Кубань-Сласть", ООО "МОСОБЛТОРГ", не принимаются во внимание судом апелляционной инстанции. ООО "МОСОБЛТОРГ" является закупщиком контрафактной продукции по данному делу (согласно счетам-фактурам). Тот факт, что в счетах-фактурах ИП Майстренко С.Б. N 345 от 18.04.2018 г. и N 756 от 29.08.2018 г. спорная продукция Барбарисовый вкус, Богачо, Веселые, Классический дополнительно в скобках обозначена (Кубань-Сласть) обусловлено тем, что компания ООО "Кубань-Сласть" (единственная в ЕГРЮЛ компания с таким названием; ИНН - 2610018429) прекратила свое существование, все принадлежащие ему товарные знаки были переведены на компанию ООО "АСТЭК", а ООО "Шоколенд" предоставлено право их использования по лицензии - в этой связи некоторые дистрибьюторы какое-то время в переходный период в счет-фактурах продолжали указывать (Кубань-Сласть) - поскольку потребители ранее знали ее именно как (Кубань-Сласть), а не Шоколенд.

Доводы апелляционных жалоб о несоблюдении истцами претензионного порядка, выразившегося в отсутствии доказательств ненадлежащего добровольного исполнения требований, не нашли своего документального подтверждения. Несмотря на изданный ООО "Шоколенд" 01.06.2018 г. приказ, оно продолжало нарушение и в момент судебного процесса, который шел более одного года, а с даты получения претензии прошло почти два года - на сайте ООО "Шоколенд" предлагался к продаже ирис "Классический" именно в спорном дизайне.

Как пояснил представитель истца в суде апелляционной инстанции, в ответе на претензионное письмо ответчики заявляли, что контрафактную продукцию не продавали. Никаких действий со стороны ответчиков, на мирное урегулирование возникшего спора фактически предпринято не было. Обнаружив, что ответчики не прекратили нарушение исключительных прав истцов, было принято решение о подаче искового заявления в отношении именно тех товарных знаков, которые были указаны в претензионном письме, полученном ответчикам 24.09.2019 г., иных предметов в исковое заявление добавлено не было.

Доводы апелляционных жалобы о том, что истцами допущено злоупотребление правом, которое выразилось в искусственном изменении подсудности при отсутствии оснований для процессуального соучастия, отклоняются судом апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 2.1 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения".

Согласно частей 1, 2 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие).

Процессуальное соучастие допускается, если:

предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков;

права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно основание;

предметом спора являются однородные права и обязанности"

На основании части 2 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по адресу или месту жительства одного из ответчиков.

Суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявленного ООО "Шоколенд" ходатайства, поскольку выделение требований в отдельное производство не будет соответствовать целям эффективного правосудия, так как заявленные требования взаимосвязаны между собой как по основаниям возникновения, так и представленным доказательствам.

Предметом иска по настоящему делу является требование истцов о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков.

В качестве основания иска истцов указано нарушение исключительного права на товарные знаки ОАО "РОТ ФРОНТ", ПАО "Красный Октябрь", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" "Барбарис" по свидетельствам N 137558 и N116, "Кара-Кум" по свидетельству N476750, "Золотой ключик" по свидетельствам N 253975 и N 254249, "Раковые шейки" по свидетельству N105553, изобразительный товарный знак по свидетельству N640979 путем их использования обоими ответчиками при производстве и/или реализации кондитерской продукции: карамели "Барбарисовый вкус", конфет "Шоколадный караван", ириса "Классический", конфет "Богачо" и карамели "Веселые".

Сравнивая предмет и основания заявленных истцами требований к ответчикам, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что эти требования связаны между собой по основаниям возникновения заявленных требований и представленным доказательствам в частности -товаросопроводительными документами, приложенными к иску (в частности - счет-фактурой N КД00000049 от 13.12.2016 г., составленной ООО "Кондитек", в которой в разделе 1а "производитель" указано Шоколенд, а в строках 23-40 указаны непосредственно спорные товары, а именно: в строке 23 - Барбарисовый вкус, в строках 24-25 - Богачо, в строке 32-32 - Шоколадный караван, в строке 40 - Классический, а также этикетками указанной продукции).

Соединение в одном исковом заявлении нескольких взаимосвязанных однородных требований является обоснованным и целесообразным, поскольку совместное рассмотрение заявленных требований способствует экономии судопроизводства, служит принципу осуществления правосудия в разумные сроки. Осуществление правосудия в разумный срок является основным из принципов судопроизводства (статья 6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Каких-либо бесспорных доказательств того, что заявленные истцами требования не связаны по основаниям возникновения или представленным доказательствам, а также не направлены на обеспечение быстрого и правильного, с меньшими затратами сил и средств, разрешения спора и предотвращение возможности противоречивого разрешения однородных требований, заявителями апелляционных жалоб не представлены.

Также процессуальное соучастие со стороны ответчиков, согласно части 2 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обусловлено связанными между собой основаниями и однородными правами - каждый истец по каждому нарушенному товарному знаку имеет по отношению одновременно к двум ответчикам однородные требования, подтвержденные одними и теми же доказательствами (этикетки продукции, товаросопроводительные документы, заключения о сходстве, решения Роспатента и т.д.).

Иное толкование заявителем жалобы норм права, обстоятельств дела и его несогласие с выводами суда, основанными на оценке доказательств, не свидетельствуют о наличии в принятом судебном акте нарушений норм материального и (или) процессуального права, повлиявших на исход судебного разбирательства или допущенной судебной ошибки.

Все приведенные в апелляционной жалобе доводы проверены судом апелляционной инстанции и признаются несостоятельными, поскольку они сводятся к несогласию заявителя с установленными по делу фактическими обстоятельствами и оценкой судом первой инстанции представленных в материалы дела доказательств, что не свидетельствует о нарушении судом первой инстанции норм материального, а также процессуального права.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 мая 2021 года по делу N А40-291955/2019 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Е.А. Птанская
В.Р. Валиев

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.