Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2021 г. N 12АП-4489/21 по делу N А12-22163/2020

г. Саратов

09 декабря 2021 г.

Дело N А12-22163/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 02 декабря 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 09 декабря 2021 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Волковой Т. В.,

судей Антоновой О.И., Луевой Л.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Синица А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Просвет" и общества с ограниченной ответственностью "Молл-ЭР" на решение Арбитражного Волгоградской области от 12 апреля 2021 года по делу N А12-22163/2020

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Молл-ЭР" (ИНН 3442098189, ОГРН 1083459003319)

к обществу с ограниченной ответственностью "Просвет" (ИНН 3445100083, ОГРН 1083460006926)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

без участия представителей сторон, извещенных надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Молл-ЭР" (далее - ООО "Молл-ЭР", истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области к обществу с ограниченной ответственностью (далее - ООО "Просвет", ответчик) с исковым заявлением, согласно которому просит обязать ответчика прекратить нарушение исключительного права ООО "Молл-ЭР" на товарный знак "Mall'ER", охраняемый свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 479982, при оказании услуг типографии, услуг SMM (продвижение в социальных сетях), услуг продвижения в сети Интернет, маркетинговых услуг, услуг по разработке сайтов, услуг разработки мобильных приложений, услуг ивентагентств и пр., а также в предложениях об оказании услуг, в объявлениях и рекламе в сети Интернет путем удаления соответствующего товарного знака с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг, в том числе, в рекламе в сети Интернет; использование сайта, расположенного в сети интернет под доменным именем http://www.maller34.ru; использование товарного знака "Mall'ER" охраняемого свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 479982 в сети Интернет путем размещения рекламы, видеозаписей и других материалов, в том числе, на вэб-сайтах: facebook.com/joumal.maller; vk.com/mall_er; instagram.com/mall_er/, на интернет-ресурсе https://ru.calameo.com/accounts/5270067, а равно иных информационных ресурсах, а также в любой деятельности в отношении которой зарегистрирован Товарный знак, а так же взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак "Mall'ER" в размере 19 685 630, 00 рублей.

До принятия решения судом первой инстанции истец на основании статьи 49 АПК РФ заявил об отказе от иска в части прекратить нарушение исключительного права ООО "Молл-ЭР" на товарный знак "Mall'ER", охраняемый свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 479982, при оказании услуг типографии, услуг SMM (продвижение в социальных сетях), услуг продвижения в сети Интернет, маркетинговых услуг, услуг по разработке сайтов, услуг разработки мобильных приложений, услуг ивентагентств и пр., а также в предложениях об оказании услуг, в объявлениях и рекламе в сети Интернет путем удаления соответствующего товарного знака с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг, в том числе, в рекламе в сети Интернет; использование сайта, расположенного в сети интернет под доменным именем http://www.maller34.ru; использование товарного знака "Mall'ER" охраняемого свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 479982 в сети Интернет путем размещения рекламы, видеозаписей и других материалов, в том числе, на вэб-сайтах: facebook.com/joumal.maller; vk.com/mall_er; instagram.com/mall_er/, на интернет-ресурсе https://ru.calameo.com/accounts/5270067, а равно иных информационных ресурсах, а также в любой деятельности в отношении которой зарегистрирован товарный знак.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12 апреля 2021 года принят отказ общества с ограниченной ответственностью "Молл-ЭР" (ИНН: 3442098189, ОГРН: 1083459003319) от требований в части прекратить нарушение исключительного права ООО "Молл-ЭР" на товарный знак "Mall'ER", охраняемый свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 479982, при оказании услуг типографии, услуг SMM (продвижение в социальных сетях), услуг продвижения в сети Интернет, маркетинговых услуг, услуг по разработке сайтов, услуг разработки мобильных приложений, услуг ивентагентств и пр., а также в предложениях об оказании услуг, в объявлениях и рекламе в сети Интернет путем удаления соответствующего товарного знака с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг, в том числе, в рекламе в сети Интернет; использование сайта, расположенного в сети интернет под доменным именем http://www.maller34.ru; использование товарного знака "Mall'ER" охраняемого свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 479982 в сети Интернет путем размещения рекламы, видеозаписей и других материалов, в том числе, на вэб-сайтах: facebook.com/joumal.maller; vk.com/mall_er; instagram.com/mall_er/, на интернет-ресурсе https://ru.calameo.com/accounts/5270067, а равно иных информационных ресурсах, а также в любой деятельности в отношении которой зарегистрирован товарный знак, производство по делу в данной части прекращено.

С общества с ограниченной ответственностью "Просвет" (ИНН: 3445100083, ОГРН: 1083460006926) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Молл-ЭР" (ИНН: 3442098189, ОГРН: 1083459003319) взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак "Mall'ER" в размере 460 583 рубля. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Просвет" обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

ООО "Молл-ЭР" также не согласилось с решением суда в части отказа в удовлетворении исковых требований, подало апелляционную жалобу, в которой просит решение в части отказа в удовлетворении иска отменить, требования истца удовлетворить полностью.

Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились.

Надлежащим образом извещены о месте и времени судебного разбирательства путем направления определения, выполненного в форме электронного документа, в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В соответствии с распоряжением и.о. председателя третьего судебного состава от 28.10.2021 в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с нахождением в отпуске судьи С.А. Жаткиной произведена замена судьи С.А. Жаткиной на судью О.И. Антонову.

В связи с заменой судьи рассмотрение дела начато сначала.

Ранее в судебных заседаниях суда апелляционной инстанции и в представленных письменных пояснениях по делу, представитель общества с ограниченной ответственностью "Молл-ЭР" поддержал доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу истца - удовлетворить, возражал против доводов апелляционной жалобы ответчика.

Представитель общества с ограниченной ответственностью "Просвет" также в своих письменных пояснениях поддержал доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу ответчика - удовлетворить, возражал против доводов апелляционной жалобы истца.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает, что судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) N 479982. Товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.02.2013. Приоритет Товарного знака установлен с 10 августа 2011 года.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих видов услуг согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ):

- 35 класса: абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; макетирование рекламы; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; работы машинописные; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; тестирование психологическое при найме на работу;

- 38 класса: вещание телевизионное; Вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров); обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; почта электронная; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; радиовещание; связь волоконно- оптическая; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь радиотелефонная; связь телефонная; телеконференции (Интернет); услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телефонной связи;

- 41 класса: агентства по предоставлению моделей для художников; дискотеки; игры азартные; киностудии; клубы здоровья; клубу культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивное игрой (через компьютерную сеть); обеспечение интерактивными электронными публикациями (незагружаемыми); организация балов; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; обеспечение интерактивное электронными публикациями; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг игровых залов; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; публикации с помощью настольных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); радиопередачи развлекательные; составление программ встреч (развлечение); сочинение музыки; услуги казино; услуги переводчиков; услуги по распространению билетов (развлечение); услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы;

- 42 класса: анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационной безопасности; Консультации в области информационных технологий; Консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание технического программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ (нефизическое); проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.

Также ООО "Молл-ЭР" является владельцем доменных имен: mall-er.ru, mall-er.com, mall-er.org, mall-er.biz, mall-er.tv, mall-er.net и прочих в основу которых положено обозначение "mall-er".

ООО "Молл-ЭР" стало известно об использовании ООО "Просвет" принадлежащего ему товарного знака посредством:

- издательства журнала "Mall'ER", имеющее наименование, тождественное товарному знаку (зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия. Регистрационный номер средства массовой информации ПИ N ТУ34-00849 от 16.04.2018 г.);

- способа индивидуализации оказываемых услуг: услуги типографии, услуги SММ (продвижение в социальных сетях), услуги продвижения в сети Интернет; оказание маркетинговых услуг, разработка сайтов; разработка мобильных приложений; услуги ивентагентств и пр., в том числе, путем рекламы в сети Интернет на сайте под доменным именем: http://www.maller34.ru; публикации соответствующей информации об услугах в социальных сетях "Фейсбук", "Вконтакте", "Инстаграм" в сети интернет по доменными именами: facebook.com/joumal.maller; vk.com/mall_er; instagram.com/mall_er.

27.04.2019 г. в адрес ответчика была направлена претензия с требованием прекратить незаконное использование товарного знака и принять надлежащие меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав ООО "Молл-ЭР", а также выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака.

Ответчик отказался удовлетворить заявленные требования истца, что послужило основанием для обращения с иском в суд.

Арбитражный суд Волгоградской области, руководствуясь нормами действующего процессуального законодательства, учитывая отказ общества с ограниченной ответственностью "Молл-ЭР" от требований к обществу с ограниченной ответственностью "Просвет" в части прекратить нарушение исключительного права ООО "Молл-ЭР" на товарный знак "Mall'ER", охраняемый свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 479982, при оказании услуг типографии, услуг SMM (продвижение в социальных сетях), услуг продвижения в сети Интернет, маркетинговых услуг, услуг по разработке сайтов, услуг разработки мобильных приложений, услуг ивентагентств и пр., а также в предложениях об оказании услуг, в объявлениях и рекламе в сети Интернет путем удаления соответствующего товарного знака с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг, в том числе, в рекламе в сети Интернет; использование сайта, расположенного в сети интернет под доменным именем http://www.maller34.ru; использование товарного знака "Mall'ER" охраняемого свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 479982 в сети Интернет путем размещения рекламы, видеозаписей и других материалов, в том числе, на вэб-сайтах: facebook.com/joumal.maller; vk.com/mall_er; instagram.com/mall_er/, на интернет-ресурсе https://ru.calameo.com/accounts/5270067, а равно иных информационных ресурсах, а также в любой деятельности в отношении которой зарегистрирован товарный знак, пришел к выводу о наличии оснований для прекращения производства в данной части.

Апелляционные жалобы доводов о несогласии с решением суда первой инстанции в части прекращения производства по делу в связи с отказом от иска не содержат.

Рассматривая требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "Mall'ER" в размере 19 685 630 рублей, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права общества на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 479982.

При этом, удовлетворяя частично требования в размере 460 583 рублей, суд первой инстанции обосновал размер взыскиваемой компенсации представленными ответчиком отчетами оценки рыночной стоимости права использования товарного знака N 371, N372, N 380.

Суд апелляционной инстанции, повторно исследовав материалы дела и изучив доводы апелляционных жалоб, приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) N 479982 в отношении товаров (услуг) 35, 38, 41 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 479982 подтвержден материалами дела и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Также судом первой инстанции установлен факт использования ответчиком указанного товарного знака при издательстве журнала "Mall'ER", а также в сети Интернет.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции, обоснованно признав названное обозначение сходным до степени смешения с товарным знаком истца, пришел к правильному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак N 479982.

Таким образом, довод апелляционной жалобы ответчика об отсутствии нарушения прав истца на товарный знак, отклоняется судебной коллегией как противоречащий верно установленным судом первой инстанции обстоятельствам и материалам дела с учетом вышеизложенного анализа норм права и оценки доказательств.

Судебной коллегией установлено, что вопрос о сходстве до степени смешения разрешен судом первой инстанции с позиции рядового потребителя, в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" от 13.12.2007 N 122, согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из материалов дела следует, что истец заявил требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак в сумме 19 685 630 рублей. При этом истец, рассчитывая размер компенсации, ссылался на оказание ответчиком услуг с апреля 2018 по сентябрь 2020 на сумму 9 842 815 рублей, определяя в указанной сумме доходы ответчика от осуществления деятельности по реализации услуг на основании оборотно-сальдовой ведомости.

При определении размера, подлежащей взысканию компенсации, суд первой инстанции исходил из представленных ответчиком отчетов оценки рыночной стоимости права использования товарного знака N 371 от 25.02.2021, N372 от 25.02.2021, N 380 от 15.03.2021, составленных частнопрактикующим оценщиком Лобовым В.А. (том 3 л.д.104-161, том 4 л.д.1-59, том 5 л.д. 1-57).

Согласно выводам оценщика стоимость права использования товарного знака за 2018 год составила 243 000 рублей, за 2019 год - 201 000 рублей, за 2020 год - 116 000 рублей.

Учитывая данные обстоятельства, суд первой инстанции, проанализировав представленные ответчиком отчеты, исходя из периода использования товарного знака, заявленного истцом с апреля 2018 по сентябрь 2020 (2018 год - 9 месяцев, 2019 - 12 месяцев, 2020 - 8 месяцев) пришел к выводу о том, что сумма компенсации подлежащая взысканию составляет 460 583 рублей исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Между тем, апелляционная коллегия судей считает, что данный вывод суда является ошибочным, а доводы апелляционной жалобы истца о произвольном изменении судом первой инстанции вида компенсации обоснованными исходя из следующего.

Как усматривается из обжалуемого решения и подтверждается истцом в апелляционной жалобе, исковое требование о взыскании с ответчика компенсации было заявлено им на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

При разрешении настоящего спора в суде апелляционной инстанции, судебная коллегия также установила волю истца на взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая взимается в двукратном размере стоимости товаров (оказанных услуг), и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем суд первой инстанции, установив, что истец, заявляя требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав товарный знак в размере, равном двукратному размеру стоимости реализованных товаров (оказанных услуг), пришел к выводу о необходимости расчета размера компенсации исходя из отчетов стоимости права использования товарного знака, тем самым самостоятельно изменил способ определения размера компенсации за допущенное нарушение предусмотренный пунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Апелляционный суд, повторно выслушав пояснения сторон, исследовав в совокупности все представленные доказательства, включая оборотно-сальдовые ведомости за 2018-2020 годы, отчеты стоимости права использования спорного товарного знака, приходит к выводу, что изменение судом первой инстанции вида компенсации и взыскание с ответчика 460 583 рублей компенсации за нарушение товарного знака не привело к принятию неправильного судебного акта, исходя из следующего.

В суде апелляционной инстанции истец рассчитывал и настаивал на определении компенсации в двукратном размере выручки ответчика за период с 2018 по 2020 годы.

В обоснование своего расчета истец ссылается на оборотно-сальдовые ведомости за 2018-2020 годы, показывающие выручку ООО "Просвет" (том 1 л.д.140-142).

Между тем подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не предусмотрена возможность произведения расчета компенсации в зависимости от выручки, полученной ответчиком от своей деятельности. Исходя из вышеуказанной нормы закона и разъяснений пункта 61 Постановления N 10, размер компенсации может быть определен правообладателем как двукратная стоимость контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением, либо как двукратная стоимость использования соответствующего товарного знака.

Суд апелляционной инстанции неоднократно откладывал судебное разбирательство, предлагал истцу уточнить и обосновать размер компенсации, поскольку из указанных выше оборотно-сальдовых ведомостей невозможно определить стоимость реализованного товара (услуги), учитывая, что ответчик настаивал на ведении иной хозяйственной деятельности.

Определениями от 10.08.2021 и 09.09.2021 суд апелляционной инстанции обязал ООО "Просвет" представить подробную расшифровку по расчетам выручки по оборотно-сальдовым ведомостям по счету 90.01, имеющихся в материалах дела за 16.04.2018 - 31.12.2018, за 2019, за 01.01.2020 - 01.09.2020, также представить книгу покупок и продаж общества за период с 16.04.2018 по 01.09.2020 с приложением договоров с контрагентами, счетов-фактур, товарных и транспортных накладных и иных документов бухгалтерского учета с расшифровкой по расчету доходов от реализации товаров и оказанных услуг.

Также суд апелляционной инстанции определениями от 14.10.2021 и 28.10.2021 запросил у ответчика письменные мотивированные пояснения с приложением документов в обосновании своей позиции относительно расчета суммы компенсации по представленным самим же ответчиком оборотно-сальдовым ведомостям по счету 90.01 за 16.04.2018 - 31.12.2018, за 2019, за 01.01.2020 - 01.09.2020 с конкретизацией относительно видов услуг, реализация которых обусловила получение соответствующей выручки, а также приложением договоров, указанных в представленных книгах покупок и продаж за период 2018-2020 года, а также подробный мотивированный расчет по указанным документам с конкретизацией объема выручки по доходам от реализации товара и оказания услуг по выделенному периоду.

По запросу апелляционного суда ответчик представил в материалы дела копии книг покупок и продаж общества за 2018, 2019 и 2020 годы. Также сообщил суду, что иные запрашиваемые документы отсутствуют у ответчика.

Правовой анализ представленных доказательств подтверждает доводы ответчика о том, что обществом "Просвет" действительно помимо рекламной деятельности, ведется иная хозяйственная деятельность по получению прибыли, в связи с чем, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о невозможности расчета компенсации тем способом и в заявленном размере, на котором настаивает истец в силу следующего.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Вместе с этим, данное законоположение во взаимосвязи с положениями статьи 65 АПК РФ не может быть истолковано как освобождающее истца от доказывания факта причинения ему убытков и допускающее произвольный выбор истцом вида компенсации.

Согласно разъяснениям пункта 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. При несоблюдении указанных требований суд вправе вынести определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ).

Из материалов дела усматривается, что истцом не представлено ни одного доказательства, содержащего сведения о продаже ответчиком товаров/оказания услуг, на котором размещен спорный товарный знак.

Кроме того, сторонами не оспаривается, что журналы, на которых был нанесен товарный знак, реализовывались ответчиком бесплатно, на безвозмездной основе в рекламных целях.

Судебная коллегия отмечает, что ни оборотно-сальдовые ведомости, ни книги покупок и продаж не свидетельствуют о получении выручки от реализации товаров/услуг с размещенным товарным знаком N 479982, поскольку при рассмотрении дела судом не установлено ни одного случая продажи ответчиком товара, маркированного обозначением "Молл-Эр", то есть товара или услуги, на котором размещено такое обозначение.

В настоящем деле вопреки положениям статьи 65 АПК РФ истец ни в суде первой ни в суде апелляционной инстанции не доказал того факта, что во всей полученной ответчиком выручке за спорный период заложена сумма от использования исключительно спорного товарного знака, в то время как ответчиком, напротив, представлены достоверные и надлежащие доказательства о ведении им иной деятельности отличной от деятельности истца.

Кроме того судебной коллегией неоднократно разъяснялось право сторонам о проведении экспертизы по делу, однако от назначения судебной экспертизы истец отказался, иного расчета в подтверждении заявленных исковых требований на сумму 19 685 630, 00 рублей в материалы дела не представил.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что выполненный истцом расчет размера компенсации в размере двукратной выручки, оказанных ответчиком услуг/реализации товара за три года, не соответствует положениям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Нормами пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, помимо компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, предусмотрено также право правообладателя требовать от нарушителя компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанный вид компенсации предполагает, что размер компенсации составляет двукратную цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ одновременно и минимальным, и максимальным размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Истец вместе с тем настаивал на расчете исходя из двукратной выручки оказанных ответчиком услуг согласно оборотно-сальдовым ведомостям за 2018-2020 без подробной расшифровки своего расчета с документальным подтверждением факт наличия реализации товаров и услуг на которых размещен спорный товарный знак.

Таким образом, апелляционная коллегия приходит к выводу о непринятии расчета истца при определении двукратной стоимости товаров (оказанных услуг), поскольку в рассматриваемом случае не установлено ни одного факта продажи ответчиком товара или оказании услуг, на котором размещен товарный знак, также представленный истцом расчет размера компенсации признается необоснованным и не подтвержденным допустимыми доказательствами.

Судебная коллегия учитывает то обстоятельство, что исходя из положений ГК РФ о защите интеллектуальных прав, разъяснений практики рассмотрения аналогичных споров, а также правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, установление факта нарушения исключительного права на товарный знак само по себе исключает возможность освобождения ответчика от мер имущественной ответственности.

Поскольку факт нарушения использования товарного знака истца подтвержден материалами настоящего дела, то судебная коллегия при определении размера компенсации полагает верным вывод суда первой инстанции о возможности взыскания 460 583 руб. в силу следующего.

При разрешении вопроса о размере компенсации по данной категории спора на ответчике лежит бремя доказывания несоответствия стоимости товаров/услуг, на которых незаконно размещен товарный знак и он вправе оспаривать расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу положений части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик оспаривал расчет истца, считая его неправомерным, а также в силу невозможности расчета компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак представил суду первой инстанции отчеты оценки рыночной стоимости права использования товарного знака N 371, N372, N 380, согласно выводам которых стоимость права использования товарного знака за 2018 год составила 243 000 рублей, за 2019 год - 201 000 рублей, за 2020 год - 116 000 рублей, что по своей сути соответствует стоимости услуг.

Материалами дела установлено, что рекламная деятельность ответчика осуществлялась с использованием журнала выпускаемого им, на котором размещен спорный товарный знак.

Как было указано ранее, истец же не обосновал тот факт, что вся выручка за 2018-2020 годы была получена ответчиком исключительно от использования товарного знака на товарах или оказываемых услугах.

При определении размера компенсации суд должен учесть характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, и основываясь на сложившихся обстоятельствах принять решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции полагает возможным при определении размера компенсации в виде двукратной стоимости товаров (услуг) принять стоимость исходя из расчета, определенного в отчетах оценки рыночной стоимости права использования товарного знака с учетом вида деятельности ответчика и способа использования спорного товарного знака, периода его использования, степени и характера допущенного правонарушения.

На основании вышеуказанного, суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба истца не подлежит удовлетворению.

В равной мере, апелляционный суд не усматривает оснований и для удовлетворения апелляционной жалобы ответчика, поскольку факт нарушения судом установлен, а присужденный размер компенсации определен на основании отчетов оценки рыночной стоимости права использования товарного знака, представленного самим же ответчиком.

Доказательств стоимости товаров (услуг) в большем размере материалы дела не содержат, надлежащими доказательствами вопреки положениям статьи 65 АПК РФ истцом не опровергнуто.

По мнению, судебной коллегии, присужденная судом первой инстанции сумма компенсации в полной мере соответствует балансу интересов сторон и степени и характеру допущенного нарушения прав на спорный товарный знак.

Довод апелляционной жалобы ответчика о том, что истец не использует спорный товарный знак, подлежит отклонению судебной коллегией как опровергающийся материалами дела, так как согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 154 Постановления N 10, неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом и не исключает право истца на обращение за получением компенсации за предыдущий период.

Доводы заявителя апелляционной жалобы ответчика об отсутствии противоправности в его поведении по незаконному использованию товарного знака несостоятельны и опровергаются материалами дела.

Иные доводы апелляционных жалоб сводятся к несогласию с правомерными выводами суда первой инстанции и направлены на их переоценку, в связи с чем они отклоняются судебной коллегией. Надлежащих доказательств или доводов, не выступающих предметом исследования при рассмотрении иска в суде первой инстанции, заявителем не приведено.

На основании вышеизложенного, судебная коллегия считает, что при рассмотрении заявленного иска по существу суд первой инстанции полно всесторонне определил круг юридических фактов, подлежащих исследованию и доказыванию, которым дал обоснованную юридическую оценку, и сделал правильный вывод о применении в данном случае конкретных норм материального и процессуального права, в связи с чем, у судебной коллегии нет оснований для изменения или отмены судебного акта.

Апелляционные жалобы удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 12 апреля 2021 года по делу N А12-22163/2020 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Т. В. Волкова

Судьи

О.И. Антонова Л.Ю. Луева