Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2021 г. N 16АП-4817/21 по делу N А61-1508/2021

г. Ессентуки

27 декабря 2021 г.

Дело N А61-1508/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 20 декабря 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 декабря 2021 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Егорченко И.Н., судей Казаковой Г.В., Сулейманова З.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Газаевой Л.Х., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица", общества с ограниченной ответственностью "Снежная королева", общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Снежка" на решение Арбитражного суда Республики Северной Осетия-Алания от 14.10.2021 по делу N А61-1508/2021, принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица", г. Красноярск (ОГРН 1022402665010, ИНН 2466068008) к обществу с ограниченной ответственностью "Снежная королева", г. Владикавказ (ОГРН 1041500301842, ИНН 1503019930), обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Снежка", г. Владикавказ (ОГРН 1171513003970, ИНН 1513066425) о прекращении нарушения исключительных прав и взыскании компенсации, при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" Юдиной Е.Е. (доверенность от 27.03.2020), представителя общества с ограниченной ответственностью "Снежная королева" Цагараева М.А. (доверенность от 13.12.2021), представителя общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Снежка" Цагараева М.М. (доверенность от 13.12.2021),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (далее - ООО "Фабрика мороженого "Славица", истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Снежная королева" (далее - ООО "Снежная королева"), обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Снежка" (далее - ООО "Торговый дом "Снежка"), в котором просило запретить ответчикам использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N 203739/1, N 186534/1, N 441916, N 743996 (далее - товарные знаки), в том числе: обязать ответчиков изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками; обязать ответчиков уничтожить за свой счет упаковку (пленку), содержащую обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками; обязать ответчиков прекратить использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками в сети Интернет; взыскать с ООО "Снежная королева" компенсацию в размере 2 500 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки; взыскать с ООО "Торговый дом "Снежка" компенсацию в размере 1 500 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки (т.1, л.д. 6-15).

Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 14.10.2021 исковые требования удовлетворены частично. Суд запретил ответчикам использовать обозначения, сходные до степени смешения со спорными товарными знаками; обязал ответчиков в незамедлительном порядке изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками; обязал ответчиков прекратить использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками; взыскал с ООО "Снежная королева" в пользу истца компенсацию в размере 250 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки; взыскал с ООО "Торговый дом "Снежка" в пользу истца компенсацию в размере 150 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Фабрика мороженого "Славица", ООО "Снежная королева" и ООО "Торговый дом "Снежка" обратились с апелляционными жалобами.

Истец в апелляционной жалобе просит изменить решение суда в части размера взыскиваемых компенсаций и удовлетворить исковые требования в полном объеме. Апеллянт полагает, что при определении размеров компенсаций судом не дана оценка: нарушению ответчиками сразу нескольких исключительных прав истца, а именно прав на четыре товарных знака; предложения к продаже товаров в сети Интернет, а также реализации товаров в различных регионах; факту производства, предложения к продаже и реализации ответчиками различной продукции с использованием большого количества сходных обозначений. Истец полагает, что определенные судом размеры компенсаций способствуют совершению нарушений прав правообладателя, поскольку с экономической точки зрения делают выгодным нарушение.

ООО "Снежная королева" в апелляционной жалобе просит отменить решение суда и отказать в удовлетворении исковых требований к ООО "Снежная королева" в полном объеме, указывая, что с 01.06.2021 производство молокосодержащих видов мороженого, в том числе, спорных товарных знаков прекращено. Апеллянт полагает, что в действиях истца усматривается злоупотребление правом, поскольку истец с 2016 года не использует спорные товарные знаки.

ООО "Торговый дом "Снежка" в жалобе просит отменить решение суда и отказать в удовлетворении исковых требований к нему в полном объеме. Апеллянт ссылается на то, что ООО "Торговый дом "Снежка" является самостоятельным юридическим лицом, осуществляющим оптовую и розничную торговлю, в связи с чем, не несет ответственности за хозяйственную деятельность ООО "Снежная королева".

В отзыве на апелляционные жалобы ответчиков истец просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

В судебном заседании представители ООО "Снежная королева", ООО "Торговый дом "Снежка", ООО "Фабрика мороженого "Славица" поддержали доводы, изложенные в поданных ими апелляционных жалобах, просили решение суда первой инстанции отменить, поданные апелляционные жалобы - удовлетворить.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, отзыва, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, и проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что решение Арбитражного суда Республики Северной Осетия-Алания от 14.10.2021 по делу N А61-1508/2021 подлежит изменению, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, ООО "Фабрика мороженого "Славица" является правообладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

"СНЕЖИНКА" N 203739/1 (далее - Товарный знак-1), зарегистрированный 28.10.2003 с приоритетом от 12.10.1999 в отношении товаров 30 класса МКТУ "мороженое; пищевой лед" (т.1, л.д. 25-26);

"СОВЕТСКИЕ" N 186534/1 (далее - Товарный знак-2), зарегистрированный 19.05.2004 с приоритетом от 14.05.1998 в отношении товаров 30 класса МКТУ "мороженое; пищевой лед" (т.1, л.д. 27-28);

3) "СОВЕТСКИЙ" N 441916 (далее - Товарный знак-3), зарегистрированный 01.08.2011 с приоритетом от 13.08.2010 в отношении товаров 30 класса МКТУ "мороженое, а именно сливочный пломбир" (т.1, л.д. 29-30);

4) "СОВЕТСКИЙ" N 743996 (далее - Товарный знак-4), зарегистрированный 27.01.2020 с приоритетом от 10.04.2019 в отношении товаров 30 класса МКТУ:

30 - вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный (мороженое); лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед сладкий; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет (мороженое) (т.1, л.д. 31).

Ответчиками незаконно используются обозначения с элементом "СНЕЖИНКА", сходных до степени смешения с товарным знаком N 203739/1 и обозначений с элементом "СОВЕТСКИЙ", сходных до степени смешения с товарными знаками N 186534/1, N 441916, N 743996.

Так, ООО "Снежная королева" производит мороженое, на упаковках которого размещены спорные обозначения, что подтверждается: фотографиями упаковок мороженого под обозначением "СНЕЖИНКА" (т.1, л.д. 32-38); чеком из магазина ООО "АЛАН 2000" от 27.01.2021, подтверждающим покупку мороженого "СНЕЖИНКА" (т.1, л.д. 39); фотографиями упаковок мороженого с элементом "Советский" (т.1, л.д. 40-44); чеком из магазина ООО "Стэйтон", подтверждающим покупку мороженого "Советский" (т.1, л.д. 45); видеозаписями из магазина ООО "Стэйтон" (т.2, л.д.116).

На вышеуказанных упаковках мороженого под спорными обозначениям в качестве изготовителя указано ООО "Снежная королева".

Кроме того, с 28.05.2019 ООО "Снежная королева" использует спорные обозначения на своем официальном сайте https://skoroleva.ru/, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта (т.2., л.д. 26-56).

В файле "Продукция компании "Снежная королева", расположенном на сайте ООО "Снежная королева", представлена информация о десяти товарах с элементом "СНЕЖИНКА": "СНЕЖИНКА" ванильное мороженое; "СНЕЖИНКА" бананово-клубничное мороженое; "СНЕЖИНКА" шоколадное мороженое; "СНЕЖИНКА" ванильное мороженое, в упаковке; "СНЕЖИНКА" шоколадное мороженое, в упаковке; "СНЕЖИНКА" бананово-клубничное мороженое, в упаковке; "СНЕЖИНКА" ванильное мороженое, в фольге; "СНЕЖИНКА" шоколадное мороженое, в фольге; "СНЕЖИНКА" бананово-клубничное мороженое; "СНЕЖИНКА" ванильно-шоколадное мороженое.

На сайте ООО "Снежная королева" в разделе "Товары" размещена информация о товарах: "Снежинка в упаковке" бананово-клубничное; "Снежинка в упаковке" шоколадное; "Снежинка в упаковке" ванильное; "НАСТОЯЩИЙ ПЛОМБИР" Советский шоколадный; "НАСТОЯЩИЙ ПЛОМБИР" Советский ванильный.

При нажатии на кнопку "Розничная торговля" на сайте ООО "Снежная королева" в разделе осуществляется переход на сайт https://snezhka.ooo/, которым фактически владеет ООО "Торговый дом "Снежка" (стр. 2 приложения N 11 - т.2, л.д. 26).

В разделе "О компании" указано: "Компания "Снежка" является единственным официальным дистрибьютором мороженого "Снежная королева" (стр. 29 приложения N 11 - т.2, л.д. 40).

На сайте ООО "Торговый дом "Снежка" в разделе "КАТАЛОГ" расположена отдельная вкладка "Снежная королева". В данной вкладке отражаются следующие товары (мороженое) под спорными обозначениями: "Снежинка"; "Снежинка бананово-клубничное"; "Снежинка бананово-клубничное в упак."; "Снежинка бананово-клубничное в фольге"; "Снежинка белое в упак."; "Снежинка белое в фольге"; "Снежинка шоколадное"; "Снежинка шоколадное в упак."; "Снежинка шоколадное в фольге"; "НАСТОЯЩИЙ ПЛОБИР Советский"; "НАСТОЯЩИЙ ПЛОБИР Советский шоколадное" (стр. 33-38 Приложения N 11 - т.2, л.д. 42-44).

В целях соблюдения претензионного порядка истец направил в адрес ответчиков претензии, содержащие требования о незамедлительном прекращении использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца и выплате компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 3 000 000 рублей ООО "Снежная королева" и 2 000 000 рублей ООО "Торговый дом "Снежка" (т.2, л.д. 57-60).

В ответе на претензии ответчики с требованиями истца не согласились и указали, что в их действиях отсутствует нарушение исключительных прав истца на спорные товарные знаки (т.2, л.д. 65).

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с требованием о прекращении нарушения исключительных прав и взыскании компенсации.

По смыслу положений пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и знаки обслуживания являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности.

В соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пунктов 41 - 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия; сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам; сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Факт принадлежности истцу исключительного права на спорный товарный знак подтвержден материалами и сторонами не оспаривается.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что спорные обозначения с элементом "Снежинка" являются сходными до степени смешения с товарным знаком N 203739/1.

Так, ответчики используют словесный элемент "СНЕЖИНКА" в качестве названия товара мороженого, данные обозначения тождественны словесному N 203739/1 "СНЕЖИНКА". Используемая на упаковке часть слова "СНЕЖИНКА" перекрыта вафельным стаканчиком, однако в связи с использованием в названии товаров слова "СНЕЖИНКА" становится очевидным, что на упаковках используется слово "СНЕЖИНКА", то есть товарный знак "Снежинка" полностью включен в спорные комбинированные обозначения, при этом слово "Снежинка" в спорных обозначениях носит индивидуализирующую функцию (т.2, л.д. 26-56).

Спорные обозначения с элементом "Советский" являются сходными до степени смешения с товарными знаками N 186534/1, N 441916, N 743996. На сайтах ответчиков представлены изображения упаковок мороженого, на которых используется слово "Советский" (т.2, л.д. 26-56). Результаты контрольной закупки также подтверждают использование на упаковках мороженого слова "Советский".

При этом все используемые на спорных упаковках слова, кроме слова "Советский", являются неохраняемыми. В частности, словосочетание "НАСТОЯЩИЙ ПЛОМБИР" указывает на вид и свойство товара 30 класса "мороженое".

Суд первой инстанции верно установил, что на упаковках продукции ООО "Снежная королева" слово "Советский" несет основную индивидуализирующую функцию.

При этом, помимо совпадения сильных словесных элементов спорных обозначений и Товарных знаков N 186534/1, N 441916, N 743996 данные обозначения обладают визуальным и семантическим сходством. В сравниваемых обозначениях совпадает цветовое решение (используются красный, белый цвета) и изображения (в центре используется образ звезды).

Их материалов дела усматривается, что спорные обозначения используются как истцом, так и ответчиками в отношении однородных товаров, в связи с чем, суд первой инстанции правильно установил наличие угроз смешения товарного знака истца и используемых ответчиками обозначений с учетом высокой степени сходства и идентичности товара.

Разрешения на использование спорных товарных знаков истцом ответчикам не предоставлялось.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции верно установил, что факт нарушения ответчиками исключительных прав истца на спорные товарные знаки подтвержден, в том числе, протоколами осмотра доказательств, сведениями из сети "Интернет", фотоматериалами, видеозаписями, кассовыми чеками.

Кроме того, из материалов дела следует, что Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" в уведомлениях от 29.09.2020 по заявке N 2020711277 и от 05.02.2021 по заявке N 2020710846 уведомил ООО "Торговый дом "Снежка", что в результате проведения экспертизы заявленных обозначений установлено сходство до степени смешения с товарными знаками истца N 203739/1, N 441916, N 186534/1 (т.3, л.д. 33-36).

Более того, суд первой инстанции верно принял во внимание, что 18.05.2021 Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака "СНЕЖИНКА" Снежная Королева" N 2020711277, заявителю направлено заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком истца N 203739/1 (т.3, л.д. 149-153).

Также 03.06.2021 Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака "НАСТОЯЩИЙ ПЛОМБИР "СОВЕТСКИЙ" Снежная Королева" N 2020710846, заявителю направлено заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками истца N 743996, N 441916, N 186534/1(т.4, л.д. 8-13).

Отказ в регистрации товарных знаков по мотивам несогласия с выводами экспертиз обжалован не был.

Таким образом, установив вышеперечисленные обстоятельства, с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении N 10 о достаточности для признания сходства обозначений и товарного знака уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что ответчики используют в своей экономической деятельности обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца.

Требования о запрете ответчикам использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N N 203739/1, 186534/1, 441916, 743996, в том числе обязании в незамедлительном порядке изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками NN 203739/1, 186534/1, 441916, 743996, а также прекратить использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками NN 203739/1, 186534/1, 441916, 743996, в сети Интернет, обоснованно удовлетворены судом первой инстанции, поскольку факт указанных нарушений установлен и подтверждается материалами дела.

Заявленный ко взысканию размер компенсации определен истцом в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и заявлен в размере 2 500 000 рублей с ООО "Снежная королева" и 1 500 000 рублей с ООО "Торговый дом "Снежка".

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 62 названного постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации суд первой инстанции исходил из того, что после получения отказа Роспатента в регистрации спорных товарных знаков производство спорной продукции было остановлено.

Судом первой инстанции установлен факт использования товарных знаков истца с мая 2019 года по 01.06.2021, при этом, суд посчитал, что доказательств широкой известности товара ООО "Снежная королева" со спорными товарными знаками истцом не представлено.

По мнению суда первой инстанции, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ответчики имели цели причинить убытки истцу либо вред его деловой репутации, а действия ответчиков по регистрации товарных знаков не направлены на нарушение исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки.

Суд также принял во внимание, что претензии ответчикам истец направил только 05.03.2021.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 250 000 рублей с ООО "Снежная королева" и 150 000 рублей с ООО "Торговый дом "Снежка".

Вместе с тем, суд первой инстанции не учел следующего.

Согласно пункту 62 постановления N 10, при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, срок незаконного использования.

Суд первой инстанции в решении указал, что датой прекращения ответчиками незаконного использования товарных знаков является 01.06.2021.

Так ООО "Снежная королева" представлены справки от 10.08.2021, в соответствии с которыми на 01.06.2021 у него отсутствовали упаковочные материалы со спорными обозначениями и спорное мороженое снято с производства.

Вместе с тем, при оценке компенсации суд первой инстанции не учел тот факт, что на дату вынесения решения имелись доказательства продолжения незаконного использования сходных обозначений на сайтах ответчиков.

Более того, сами ответчики в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции не отрицали факт использования спорных обозначений на своих сайтах, а ООО "Торговый дом "Снежка" не отрицало факт продолжения реализации спорных товаров.

Таким образом, выводы суда первой инстанции о прекращении ответчиками незаконного использования товарных знаков истца на дату вынесения решения противоречат обстоятельствам дела. 01.06.2021 может рассматриваться лишь в качестве даты снятия с производства спорного мороженого, но не в качестве даты прекращения незаконного использования товарных знаков истца.

Ссылка суда первой инстанции на то, что претензии ответчикам истец направил лишь 05.03.2021, не может являться состоятельной, поскольку дата направления претензии не влияет на расчет срока нарушения прав на товарные знаки. При этом, к моменту направления истцом претензии нарушение со стороны ответчиков имело место быть и оно продолжалось более двух лет, то есть носило длящийся характер. При этом суд, указывая дату направления претензии, не оценил, что после получения претензии ответчики не приняли никаких действий по прекращению нарушения.

При определении размеров компенсаций судом первой инстанции также не дана оценка известности на рынке истца и рассматриваемых товарных знаков истца.

Товары истца под товарными знаками известны потребителям в результате длительного использования и продвижения товаров под данными обозначениями.

Из материалов дела усматривается, что самым широкоизвестным брендом истца является мороженое под обозначением "Советский". Об этом свидетельствует информация об объемах реализации.

Так, объемы реализации товара под товарными знаками "Советский" составили: - в 2018 году - 210 205 тыс. руб., - в 2019 году - 227 925 тыс. руб., - в 2020 году - 337 841 тыс. руб.

При этом, ежегодно реализация истцом продукции под брендом "Советский" составляет несколько сотен миллионов рублей.

Истец сотрудничает с дистрибьютерами во многих регионах России, а именно: - ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КРАЙС-ТОРГ" (г. Красноярск); ИП ПИСАРЕНКО А.Н. (г. Абакан); ООО "СЛАВИЦА" (г. Новокузнецк); ООО "СЛАВИЦА-Н" (г. Новосибирск); OOO "СЛАВИЦА-УРАЛ" (г. Челябинск); ООО "СЛАВИЦА" (г. Оренбург); ООО "УМКА" (г. Казань); ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВИЦА" (г. Набережные Челны); ООО "СЛАВИЦА" (г. Саратов); ООО "СЛАВИЦА" (г. Волгоград); ООО "СЛАВИЦА КАСПИЙ" (г. Махачкала); ООО "СЛАВИЦА" (г. Тула); ООО "МЫС ЮЖНЫЙ" (г. Краснодар); ООО "СЛАВИЦА КРЫМ".

Следовательно, продукция истца представлена во многих регионах Российской Федерации.

При этом, истец осуществляет поставку товаров под рассматриваемыми товарными знаками с элементами "Советский" и "Снежинка" на территории Республики Дагестан, Краснодарского края в значительном объеме.

Так, выручка истца от поставок в адрес своих дистрибьюторов ООО "Славица Каспий" (Республика Дагестан), ООО "Мыс Южный" (Краснодарский край) мороженого только под товарными знаками с элементом "Советский" составила: - 2020 год - 44 531 680 р.; - 2021 год (до 31.08.21) - 45 253 808 рублей.

Товарные знаки истца зарегистрированы в Роспатенте длительное время. Так, товарный знак N 203739/1 зарегистрирован 28.10.2003, товарный знак N 186534/1 - 19.05.2004, товарный знак N 441916 - 01.08.2011.

Таким образом, ответчики не могли не знать о существовании брендов "СНЕЖИНКА" и "СОВЕТСКИЙ". Указанное обстоятельство подтверждается, в том числе ответом ООО "Снежная королева" на претензию, в котором оно указало на известность ему факта принадлежности товарных знаков истцу. Учитывая известность истца на российском рынке и широкую известность товаров под брендом "Советский" многие потребители при покупке товаров ответчиков под спорными обозначениями могут полагать, что производителем данных товаров является истец либо об аффилированности истца и ответчиков.

Также при определении размеров компенсаций судом первой инстанции не дана оценка факту производства, предложения к продаже и реализации ответчиками различной продукции с использованием большого количества сходных обозначений.

Так, ООО "Снежная королева" использовано 5 видов спорных упаковок и 10 видов спорных словесных обозначений на официальном сайте https://skoroleva.ru/. ООО "Торговый дом "Снежка" использовано 3 вида спорных упаковок и 8 видов спорных словесных обозначений на официальном сайте https://snezhka.ooo/.

ООО "Снежная королева" в дополнении к отзыву на исковое заявление от 30.09.2021 подтвердило фактическое производство 12 видов мороженого под спорными обозначениями.

Кроме того, следует учитывать использование ответчиками большого количества разновидностей товаров под спорными обозначениями.

Также суд первой инстанции не учел факт нарушения ответчиками одновременно нескольких исключительных прав истца, а именно, прав на четыре товарных знака: N 203739/1, N 186534/1, N 441916, N743996. При этом три товарных знака истца с элементом "Советский" составляют известную серию обозначений.

Кроме того, ООО "Снежная королева" реализовало контрафактный товар на значительную сумму.

С учетом изложенного, апелляционный суд приходит к выводу, что определенные судом первой инстанции размеры компенсаций не соответствуют характеру нарушений, нарушения со стороны ответчиков носили грубый характер и были продолжительны по времени.

При указанных обстоятельствах, апелляционный суд считает, что требования истца о взыскании с ООО "Снежная королева" компенсации в размере 2 500 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки и о взыскании с ООО "Торговый дом "Снежка" компенсацию в размере 1 500 000 руб., являются обоснованными, а решение суда первой инстанции в указанной части подлежит изменению.

Доводы апелляционной жалобы ООО "Снежная королева" о том, что производство мороженого под спорным обозначением с 01.06.2021 прекратилось, отклоняются апелляционным судом.

Так, из материалов дела следует, что истец 22.09.2021 обратился к нотариусу в целях проведения осмотра сайтов ответчиков https://skoroleva.ru/, https://snezhka.ooo/ на предмет установления факта удаления ответчиками на них спорных обозначений.

В результате осмотра зафиксировано, что ответчики продолжают использовать сходные с товарными знаками истца обозначения, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств (сайтов) от 29.09.2021 (т.4, л.д. 123-161). При этом ответчики на своих сайтах продолжают использовать большое количество разных видов спорных обозначений с элементом "Снежинка" и "Советский".

Доводы жалоб о том, что осуществление схожей экономической деятельности на территории разных регионов, отсутствие товара и рекламы истца на территории Республики Северная Осетия-Алания исключает возможность запрета ответчику использования сходного до степени смешения товарного знака апелляционным судом отклоняются, поскольку положения действующего законодательства не ставят в зависимость правомерность защиты интеллектуальных прав и взыскания компенсации за их нарушение от территории использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, поскольку в силу положений статьи 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации действие исключительного права распространяется на всю территорию Российской Федерации.

Доводы ООО "Торговый дом "Снежка" о том, что он как дистрибьютор ООО "Снежная королева" не должен нести ответственность за незаконное использование товарных знаков и ответственность должен нести только ООО "Снежная королева", являются несостоятельными.

Так, в соответствии с пунктом 71 постановления N 10 требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право.

В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

В силу пункта 1 статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

ООО "Торговый дом "Снежка", являясь коммерческим предприятием, должно было убедиться в правомерности использования спорных обозначений на упаковках реализуемого им товара.

Кроме того, ООО "Торговый дом "Снежка" использовало спорные обозначения именно на своем сайте https://snezhka.ooo/, что подтверждалось нотариальными протоколами от 17.02.2021 и от 29.09.2021.

Учитывая изложенное, решение Арбитражного суда Республики Северной Осетия-Алания от 14.10.2021 по делу N А61-1508/2021 подлежит изменению в части взыскиваемых компенсаций на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены судебного акта в любом случае, апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 14.10.2021 по делу N А61-1508/2021 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции:

"Исковые требования удовлетворить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Снежная королева" (ОГРН 1041500301842, ИНН 1503019930), обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Снежка" (ОГРН 1171513003970, ИНН 1513066425) использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N N 203739/1, 186534/1, 441916, 743996, в том числе:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Снежная королева" (ОГРН 1041500301842, ИНН 1503019930), общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Снежка" (ОГРН 1171513003970, ИНН 1513066425) в незамедлительном порядке изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N N 203739/1, 186534/1, 441916, 743996.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Снежная королева" (ОГРН 1041500301842, ИНН 1503019930), общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Снежка" (ОГРН 1171513003970, ИНН 1513066425) прекратить использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N N 203739/1, 186534/1, 441916, 743996, в сети Интернет.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Снежная королева" ОГРН 1041500301842, ИНН 1503019930) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (ОГРН 1022402665010, ИНН 2466068008) компенсацию в размере 2 500 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки N N 203739/1, 186534/1, 441916, 743996, а также расходы по уплате госпошлины за подачу иска в размере 29 875 руб., за подачу апелляционной жалобы в размере 1 500 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Снежка" (ОГРН 1171513003970, ИНН 1513066425) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (ОГРН 1022402665010, ИНН 2466068008) компенсацию в размере 1 500 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки N N 203739/1, 186534/1, 441916, 743996, а также расходы по уплате госпошлины в размере 19 125 руб., за подачу апелляционной жалобы в размере 1 500 руб.".

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

И.Н. Егорченко

Судьи

З.М. Сулейманов Г.В. Казакова