Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2022 г. N 11АП-2310/22 по делу N А65-16828/2021

г. Самара

31 марта 2022 г.

Дело N А65-16828/2021

Резолютивная часть постановления оглашена 24 марта 2022 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 31 марта 2022 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Дегтярева Д.А., судей: Романенко С.Ш., Ястремского Л.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Герасимовой Е.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании 24.03.2022 с использованием системы веб-конференции апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 31 января 2022 года по делу N А65-16828/2021 (судья Андреев К.П.)

по иску Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, г.Уфа (ОГРН 311028012400084, ИНН 027810700736)

к Индивидуальному предпринимателю Халимову Бахрому Абдулманоновичу, г.Казань (ОГРН 318169000134161, ИНН 166111280267)

о взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании:

от истца - Ибатуллин А.В. (лично)

от ответчика - представитель Гурьянов Е.А. по доверенности 02.11.2021.

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику индивидуальному предпринимателю Халимову Бахрому Абдулманоновичу о взыскании 10 000 руб. компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками N 299509, 647502.

Дело рассматривалось в порядке упрощенного производства.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции от истца поступило заявление об увеличении исковых требований до 600 000 руб. компенсации.

В связи с увеличением исковых требований Арбитражный суд Республики Татарстан перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан в удовлетворении исковых требований отказано. С индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича в доход федерального бюджета 13 000 руб. госпошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 31 января 2022 года по делу N А65-16828/2021, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В апелляционной жалобе заявитель ссылается на то, что не согласен с выводом суда первой инстанции о низкой степени сходства использованного ответчиком обозначения с защищаемыми товарными знаками, а также наличии низкой степени однородности товаров/услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, и вида экономической деятельности ответчика.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

До судебного заседания ответчик представил отзыв, в котором отклонил доводы апелляционной жалобы и просил оставить в силе оспариваемое решение, как законное и обоснованное.

В судебном заседании судом было оглашено, что с апелляционной жалобой истец представил дополнительные документы, а именно: скрин-шоты кадров видеозаписи закупа товара в магазине ответчика.

Представитель ответчика по вопросу приобщения возражал.

Поскольку представленные с апелляционной жалобой скрин-шоты видеозаписи закупа товара в магазине ответчика уже имеются в материалах дела (Т.1 л.д. 21-28, Т.2 л.д. 17), суд отказал в их приобщении к материалам дела.

На основании изложенного приложенные к апелляционной жалобе дополнительные доказательства подлежат возврату истцу.

Документы, направленные истцом с апелляционной жалобой в электронном виде в электронном виде, фактически возврату не подлежат.

Представитель ответчика с апелляционной жалобой не согласился, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака " *" по свидетельству Российской Федерации N 299509, зарегистрированного в отношении услуг 35-го класса МКТУ "снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность" и товарного знака "*" по свидетельству Российской Федерации N 647502, зарегистрированного в отношении услуг 35-го класса МКТУ "розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям", 36-го класса МКТУ "страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, сдача помещений в аренду", 41-го класса МКТУ "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий", 43-го класса МКТУ "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские".

Как указывает истец, ответчик незаконно использовал обозначение "Планета" в качестве названия магазина, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 113, без заключения лицензионного договора на использование знаков обслуживания, тогда как используемое ответчиком обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками истца.

Полагая, что указанные действия ответчика нарушают исключительные права предпринимателя Ибатуллина А.В., последний обратился к ответчику с претензией, содержащей предложение о мирном урегулировании спора, однако данная претензия была оставлена им без ответа.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения предпринимателя Ибатуллина А.В. в арбитражный суд с исковым заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рамках настоящего дела истцом заявлено требование о взыскании 600 000 рублей компенсации в двукратном размере стоимости услуг, оказанных с использованием знака обслуживания.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судом и следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 299509, 647502. Принадлежность истцу исключительных прав на спорные товарные знаки установлена судом на основании представленных в материалы дела доказательств и ответчиком не оспаривается.

В абзаце пятом пункта 162 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), а также Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации).

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил, согласно которым словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, при этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях), а комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, при этом при определении сходства комбинированных обозначений используются вышеуказанные признаки, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство обозначений для отдельных видов определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил, согласно которым словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы, при этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях), а комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, при этом при определении сходства комбинированных обозначений используются вышеуказанные признаки, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 6.3.2 Методических рекомендаций N 197 при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, изложена правовая позиция, согласно которой при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением степени сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом проведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

В обоснование исковых требований истец указывает на основное сходство товарных знаков истца и обозначения ответчика, а именно слово "ПЛАНЕТА".

Однако, имеющиеся визуальные (графические) отличия словесного элемента "ПЛАНЕТА" в используемых ответчиком обозначениях, а также характер изобразительных элементов, входящих в состав обозначений ответчика, не позволяют сделать вывод о наличии сходства до степени смешения между оцениваемыми элементами.

Товарные знаки истца содержат словесное наименование "ПЛАНЕТА", выполненное определенным шрифтом.

Слово "ПЛАНЕТА" выполнено ответчиком иным шрифтом и используется совместно с другими словесными и изобразительными элементами.

Вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11).

Также, согласно пункту 4.2.2.3 Методических рекомендаций, оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Проведенный судом первой инстанции сравнительный анализ товарного знака и противопоставленного обозначения показал, что данные знаки включают в себя элемент "ПЛАНЕТА".

Между тем указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку в состав обозначения ответчика входит словесный элемент "ОДЕЖДА ОБУВЬ", придающий ему отличные от товарных знаков истца звучание и смысловую окраску.

Сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв, звуков и звукосочетаний. Наличие в оспариваемом обозначении, кроме словесного элемента "ПЛАНЕТА", еще словесного элемента "ОДЕЖДА ОБУВЬ" значительно увеличивает длину его словесной части и обусловливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом "ПЛАНЕТА".

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что у сравниваемых обозначений отсутствует сходство по фонетическому критерию сходства.

С точки зрения семантического критерия сходства, сопоставляемые обозначения также являются несходными.

Оспариваемое обозначение представляет собой словосочетание "ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ", образованное тремя существительными, связанными с друг с другом по смыслу. Словесный элемент "ПЛАНЕТА" имеет значение "небесное тело, врящающееся вокруг Солнца и получающее от него свет и тепло" (см. Словарь русского языка, С.И. Ожегов, М., "Русский язык", 1975 г., с. 477). Слово "ОДЕЖДА" - совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело (см. словарь выше, с. 405), слово "ОБУВЬ" - изделие из кожи или других материалов, обычно с твердой подошвой, носимое на ногах (см. словарь выше, с. 399).

С учетом семантических значений, заложенных в словесных элементах, словосочетание может трактоваться как "планета под названием одежда и обувь" или "планета, связанная с одеждой и обувью".

Словесный элемент "ОДЕЖДА ОБУВЬ" в оспариваемом обозначении придает словосочетанию "ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ" особый смысл и семантическую направленность, связанную с одеждой и обувью, в отличие от словесного элемента "ПЛАНЕТА" противопоставленного товарного знака.

Кроме того сравниваемые обозначения различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения: в оспариваемом товарном знаке присутствуют три словесных элемента "ПЛАНЕТА", "ОДЕЖДА" и "ОБУВЬ", словесный элемент " ПЛАНЕТА " помещен полукругом поверх контура почти замкнутой окружности белого либо желтого цвета, выполненные на оранжевом фоне, слева от него размещено слово "ОДЕЖДА", справа - "ОБУВЬ".

В этой связи визуально сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, что позволяет сделать вывод о различном ассоциировании обозначений друг с другом.

Таким образом, при сравнении спорного и противопоставленного обозначений в целом, суд приходит к выводу, что сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, поскольку общее зрительное впечатление от их восприятия в целом формируется всеми элементами, составляющими эти знаки.

С учетом изложенного наличие у сравниваемых обозначений общего словесного элемента "ПЛАНЕТА" может свидетельствовать лишь о низкой степени их сходства.

Суд также отметил, что изобразительные и словесные элементы являются равнозначными по своей природе, поскольку такие элементы ввиду своего расположения, размера и исполнения производят единое целостное впечатление на потребителя, воспринимаются им как законченные композиции.

Таким образом, проведя анализ на предмет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому, графическому и семантическому критериям, а также оценив упомянутые обозначения в целом, суд первой инстанции пришел к выводу о низкой степени сходства спорного и противопоставленного обозначений.

По мнению апелляционного суда, вывод о низкой степени сходства спорного и противопоставленного обозначений сделан судом первой инстанции в соответствии с требованиями законодательства в результате реализации дискреционных полномочий по оценке имеющихся в материалах дела доказательств.

Суд апелляционной инстанции учитывает, что при определении степени сходства сравниваемых обозначений устанавливается не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой. Степень сходства учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется также исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг.

Согласно сведениям из ЕГРИП основными видами деятельности ответчика являются торговля розничная одеждой, обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах.

Как следует из обстоятельств дела, нарушение своих исключительных прав истец усматривал в использовании ответчиком обозначения, сходного с принадлежащими ему товарными знаками на вывеске принадлежащего ему магазина по продаже одежды и обуви.

Сопоставив товарный знак истца и наименование магазина ответчика на предмет однородности услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки с основным видом экономической деятельности ответчика, суд приходит к выводу об отсутствии однородности товаров и услуг 36, 41, 43 классов МКТУ товарных знаков и вида экономической деятельности ответчика, поскольку они различны по своей природе и назначению, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, относятся к разным видам хозяйственной деятельности, в связи с чем не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В то же время суд приходит к выводу, что услуги 35 класса МКТУ "продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца в целом являются однородными виду деятельности ответчика "торговля розничная одеждой, обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах", поскольку они относятся к одному виду ("торговая деятельность"), имеют общее назначение (обеспечение потребителей товарами), круг потребителей.

Суд отмечает, что в отличие от услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки Предпринимателя, описание вида деятельности ответчика содержит указания на способ обеспечения товарами (через специализированные магазины) и на конкретный вид товаров: одежда, обувь и изделия из кожи.

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии низкой степени однородности товаров/услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, и вида экономической деятельности ответчика.

Определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

В подтверждение фактического использования спорного знака обслуживания предприниматель Ибатуллин А.В. в материалы дела также представил следующие доказательства: лицензионный договор от 05.04.2018 с ИП Салимовым Р.В., лицензионный договор от 03.05.2018 с ООО "Планета", лицензионный договор от 01.01.2020 с ИП Гильмановым С.М., сведения из Государственного реестра о государственной регистрации лицензионных договоров на использование спорного знака обслуживания (л.д.15, т.1).

При этом как следует из представленной истцом видеозаписи приобретения товара и кассовых чеков в магазине с вывеской "Планета", деятельность в котором осуществляет ИП Салимов Р.В., указанный предприниматель занимается розничной торговлей пищевыми продуктами.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ и содержащихся в информационной системе ФНС в сети "Интернет" ООО "Планета" (ИНН 2445002912) зарегистрировано и осуществляет свою деятельность по месту нахождения: Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, 43, основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

ИП Гильманов С.М. (ИНН 026907616050) осуществляет свою деятельность по адресу: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Островского, 4, основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Кроме того, ответчик осуществляет свою деятельность по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 113.

Лицензиаты истца осуществляют свою деятельность на территории:

- ООО "Планета" - Краснодарский край, г. Бородино, ул. Ленина 43

- ИП Гильмановым С.М. - Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Островского д. 4

- ИП Салимов Р.В. - Республика Башкортостан, Уфимский р-н, д. Николаевка, ул. Молодежная д. 1/1.

Суд учитывает, что осуществление деятельности истца и ответчика в разных субъектах Российской Федерации не является основанием для отказа в защите интеллектуальных прав исходя из общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о защите интеллектуальной собственности.

Вместе с тем, данное обстоятельство оценивается судом не произвольно, а по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в данном случае известность (узнаваемость) товарных знаков (знаков обслуживания) истца является очень низкой.

Осуществление деятельности лицензиатов истца и ответчика в разных субъектах Российской Федерации не является основанием для отказа в защите интеллектуальных прав, при этом свидетельствует об отсутствии вероятности или угрозы смешения деятельности истца и ответчика.

Указанная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу N А27-90/2019.

Оснований считать, что использование спорного обозначения ответчиком, способствует продвижению ответчика на рынке продажи одежды и обуви именно в связи с известностью товаров, работ и услуг, осуществляемых под аналогичным товарным знаком предпринимателя, по мнению суда, не имеется.

Доказательства реального смешения потребителями товарных знаков (знаков обслуживания) истца и используемого ответчиком обозначения истцом в дело не представлены.

Доказательств использования самим предпринимателем товарного знака после его приобретения для индивидуализации каких-либо товаров или услуг материалы дела не содержат.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 162 постановления Пленума N 10 и указано в пункте 45 Правил, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (ред. от 23.11.2020) "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38572), при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

Приведенные истцом примеры из судебной практики по иным делам не влияют на выводы суда относительно нарушения прав истца, которое является предметом рассмотрения судом конкретного дела с учетом конкретных обстоятельств.

Ссылаясь на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пункт 2 статьи 1477 названного Кодекса истец указал на то, что изменяет способ расчета компенсации и просит взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что некорректно приравнивать стоимость реализованных ответчиком товаров к размеру денежных средств, полученных от реализации товаров, а также общей выручке ответчика, поскольку необходимо учитывать, что в стоимость реализованных товаров включена также себестоимость товара, по которой данный товар был приобретен ответчиком.

Реализация товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем - это самостоятельное понятие, под которым согласно ч. 1 ст. 39 Налогового кодекса РФ понимается передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

Исходя из заявленных истцом требований, размер взыскания определен истцом как двукратная стоимость оказанных услуг по реализации товаров.

Доказательств наличия товарного знака на реализуемом ответчиком товаре истец не представил. Кроме того, истец не обосновал, что ответчиком оказывались какие-либо услуги с использованием спорного товарного знака.

Отождествление истцом понятий реализация товаров, выражающейся в осуществлении ответчиком розничной купли-продажи товаров, и оказание услуг основано на неверном понимании норм материального права, в частности положений 30 и 39 глав Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом действующим законодательством не предусмотрена возможность взыскания двукратной стоимости реализованной продукции при условии отсутствия на ней незаконно размещенного товарного знака.

При установленных по настоящему делу обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно установил, что в настоящем случае отсутствует угроза смешения товарных знаков истца и обозначения магазина ответчика потребителями этих обозначений и лиц, оказывающих услуги под этими обозначениями.

Отклоняя доводы ответчика о наличии в поведении истца злоупотребления правом, арбитражный суд первой инстанции, исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения указанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Руководствуясь положениями пункта 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ, суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Арбитражный суд пришел к выводу, что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что действия заявителя по подаче иска с целью правовой охраны спорному товарному знаку имели основной целью причинение вреда другим лицам.

Арбитражный суд апелляционной инстанции не соглашается с выводом суда первой инстанции относительно отсутствия в действиях предпринимателя злоупотребления правом и считает заслуживающими внимания и доводы ответчика, касающиеся недобросовестного поведения истца и злоупотреблении им правом, что с учетом ст.10 ГК РФ может быть самостоятельным основанием для отказа в иске, исходя из следующего.

Согласно ст.ст.1477, 1481 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товаров, являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Как разъяснено в п.154 Постановления N 10, в силу п.1 ст.1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст.1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст.1514 ГК РФ.

Вместе с тем, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст.10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст.10 ГК РФ, ст. 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если, исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (акт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ними до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу может быть отказано.

Такая правовая позиция содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу N А76-18026/2020, от 18.10.2021 по делу N А54-3729/2020.

В соответствии с п.5 ст.10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагается.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в п.17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на средство индивидуализации, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность истца должна быть прежде всего установлена на стадии приобретения исключительного права на средство индивидуализации, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на средство индивидуализации, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения.

Последующее поведение правообладателя может лишь подтверждать или опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на средство индивидуализации он действовал добросовестно.

Такая правовая позиция изложена, в частности, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2020 по делу N А19-9570/2019.

В деле в деле N А53-13446/2021 (постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.12.2021 решение суда первой и апелляционной инстанции оставлены без изменения) судами установлено, что деятельность индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. по приобретению товарных знаков имеет цель последующего сутяжничества с добросовестными участниками гражданского оборота, и направлена на причинение им вреда.

При этом по данным информационного ресурса "Картотека арбитражных дел" в сети "Интернет" ИП Ибатуллин А.В. является истцом по многочисленным инициированным им искам о взыскании компенсации за нарушение принадлежащих ему товарных знаков, в которых используются общеупотребительные слова.

По мнению суда апелляционной инстанции, исходя из имеющейся совокупности обстоятельств, применительно к рассматриваемому случаю можно говорить о том, что действительной целью приобретения истцом исключительных прав на товарные знаки не было их реальное использование, а в общем контексте всего изложенного обоснованным также представляется и утверждение ответчика об имитации истцом фактического использования товарных знаков в целях получения с ответчика компенсации.

Ошибочные выводы суда первой инстанции об отсутствии злоупотребления правом со стороны истца, тем не менее, не привели к принятию незаконного судебного акта, в иске отказано правомерно. Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Несогласие заявителя жалобы с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и иное толкование положений закона не являются основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по государственной пошлине в связи с рассмотрением апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 110,266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 31.01.22г. по делу N А65-16828/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Председательствующий

Д.А. Дегтярев

Судьи

С.Ш. Романенко Л.Л. Ястремский