Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 13 апреля 2022 г. N 08АП-2311/22 по делу N А75-10655/2021

город Омск

13 апреля 2022 г.

Дело N А75-10655/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 07 апреля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 апреля 2022 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Шиндлер Н.А.,

судей Котлярова Н.Е., Рыжикова О.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Усовой Ю.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-2311/2022) негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного образования "БЭСТ" на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.01.2022 по делу N А75-10655/2021 (судья Гавриш С.А.), принятое по иску негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного образования "БЭСТ" (ОГРН 1137799011712, ИНН 7719290615, адрес: 141100, Московская область, город Щелково, проспект Пролетарский, дом 8 корпус А, квартира 2/209) к индивидуальному предпринимателю Иванченко Людмиле Сергеевне (ОГРН 315860300005869, ИНН 860325481201) о прекращении использования обозначения и взыскании убытков,

при участии в судебном заседании представителей:

от индивидуального предпринимателя Иванченко Людмилы Сергеевны - Пастухов Алексей Игоревич по доверенности от 15.09.2021 сроком действия 1 год;

УСТАНОВИЛ:

негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования "БЭСТ" (далее - истец, НОЧУ "БЭСТ") обратилось Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Иванченко Людмиле Сергеевне (далее - ответчик, предприниматель, ИП Иванченко Л.С.) об обязании прекратить незаконное использование обозначения "BEST", сходного до степени смешения с коммерческим обозначением негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного образования "БЭСТ", а также о взыскании убытков, понесенных истцом в связи с нарушением ответчиком исключительного права на коммерческое обозначение за период с 30.04.2019 по 14.07.2021, в размере 4 000 000 руб. 00 коп.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.01.2022 по делу N А75-10655/2021 исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ответчика прекратить незаконное использование обозначения "BEST", сходного до степени смешения с коммерческим обозначением негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного образования "БЭСТ" (ОГРН 1137799011712, ИНН 7719290615).

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Этим же судебным актом распределены судебные расходы по уплате государственной пошлины.

Возражая против принятого по делу решения, истец в апелляционной жалобе просит его изменить, требования истца удовлетворить в полном объеме.

В обоснование жалобы ее податель, ссылаясь на положения пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), утверждает о том, что сумма убытков подлежит взысканию при доказанности факта нарушения. Истцом были представлены в материалы дела бухгалтерская отчетность за 2019 год и 2020 год, которой подтверждается суммарный доход истца в размере 4 816 037 руб.; представлен предварительный договор коммерческой концессии от 20.01.2020 N 01/2020, согласно пункту 3.3 которого паушальный взнос составляет 2 500 000 руб. В связи с тем, что общество "ТИЭЙЧЕС" выявило наличие образовательных учреждений ответчика, использующих спорное обозначение, то предварительный договор коммерческой концессии от 20.01.2020 N 01/2020 был расторгнут.

ИП Иванченко Л.С. представила отзыв на жалобу истцу, в котором указала на то, что истцом не представлен расчет убытков, также указала на то, что позиция НОЧУ "БЭСТ" основана на ошибочном толковании норм материального права, положения пункта 59 Постановления N 10 не применяются в отношении коммерческих обозначений, предварительный договор коммерческой концессии от 20.01.2020 N 01/2020 не является надлежащим доказательством по делу. Ответчик просит оставить решение суда без изменения, считая его законным и обоснованным.

На основании части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ) в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

При рассмотрении жалобы суд апелляционной инстанции руководствуется разъяснениями пункта 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", согласно которым, если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведённых в части 4 статьи 270 АПК РФ.

Возражений против проверки решения в обжалуемой части к началу рассмотрения апелляционной жалобы не поступило, поэтому в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 268 АПК РФ, с учетом вышеуказанных разъяснений обжалуемое решение проверено в пределах доводов апелляционной жалобы.

Представитель НОЧУ "БЭСТ" не обеспечил свое участие в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседание), несмотря на ранее удовлетворенное судом ходатайство.

На основании части 3 статьи 156, части 1 статьи 266 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие не явившегося участника процесса.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Рассмотрев апелляционную жалобу, отзыв на нее, заслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства. Истец - негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования "БЭСТ" (сокращенное наименование на русском языке - НОЧУ "БЭСТ", полное наименование на английском языке - "BEST") с 06.06.2013 зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) с основным видом коммерческой деятельности истца по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) образование дополнительное детей и взрослых (85.41).

Основным видом коммерческой деятельности ответчика по ОКВЭД также является образование дополнительное детей и взрослых (85.41).

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования "БЭСТ" (истец) является правообладателем исключительного права на коммерческое обозначение:

*Школа "языков".

Наличие правовой охраны вышеуказанного средства индивидуализации в качестве коммерческого обозначения подтверждается утвержденным руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) решением от 21.01.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 73665.

Из пояснений истца следует, что данное коммерческое обозначение используется истцом для индивидуализации предприятий (имущественного комплекса), специализирующихся на предоставлении образовательных услуг, в том числе, детям дошкольного возраста (https://bestisbest.ru/). При этом как указывает истец, он оказывает образовательные услуги как при очном посещении учащимися образовательных заведений, так и путем предоставления вышеуказанных услуг удаленным способом, посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Истец, ссылаясь на то, что ИП Иванченко Л.С. в нарушение закона и в отсутствие разрешения истца использует в своей предпринимательской деятельности обозначение:

как средство индивидуализации предприятия, оказывающего образовательные услуги по адресам: Москва, Мичуринский, 19 к 1; Москва, ул. Братиславская 6, подъезд 3; Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 45 к 1; город Мытищи, улица Борисовка, 4а; город Балашиха, ул. Граничная, 9 к 1; город Тюмень, ул. Мельникайте, 138; город Тюмень, ул. Муравленко, 13; город Тюмень, ул. Грибоедова, 13; город Тюмень, ул. Василия Подшибякина, 21; город Тюмень, ул. Гольцова, 10; город Тюмень, ул. Широтная 170/1; город Тюмень, ул. Беляева, 35/2; город Тюмень, ул. Эрвье, 32/1 город Сочи, ул. Навагинская, 9д; город Киров, ул. Строителей, д. 28, офис 17; город Нижневартовск, МФК Европа-сити, ул. Чапаева 27, 6 этаж, офис 627; город Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская 41а, на территории Гимназии 1; город Нижневартовск, ул. Интернациональная, 39; город Нижневартовск, ул. Омская, 14; город Нижневартовск, ул. Мира 2; город Воронеж, Бульвар Победы, 19, чем допускает нарушение исключительных прав истца на коммерческое обозначение.

Кроме того, из искового заявления истца следует, что ответчик размещает спорное обозначение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по электронным адресам:

1) https://schoolbest.ru/;

2) https://www. facebook.com/bestschoolmth/;

3) https://www.instagram.com/best mth/?fbclid=IwAR2ei5WBf 7QbKg3H GpHAHwu1UAo7ppIlNJ3ikuEpdFk1bCI6xQKgpDtmGs;

4) https://vk.com/bestschool mth.

В подтверждение чего истец представил распечатки указанных Интернет-страниц, а также нотариальный протокол осмотр сайта ответчика https://schoolbest.ru/.

Истец, считая, что ответчик, как и истец, осуществляет свою предпринимательскую деятельность по оказанию образовательных услуг с использованием сходных комбинированных обозначений, содержащих в своем составе тождественные словесные элементы "BEST", нарушает права истца на коммерческое обозначение использует в гражданском обороте обозначение "BEST" в отношении однородных услуг, обратился в арбитражный суд с иском.

12.01.2022 Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принял обжалуемое в апелляционном порядке решение.

Проверив законность и обоснованность решения по делу в обжалуемой части в соответствии с правилами статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его изменения или отмены.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 той же статьи лицо, нарушившее правила пункта 2 указанной статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

В пункте 177 Постановления N 10 разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

По смыслу статьи 1538 ГК РФ в качестве коммерческих обозначений подлежат охране как словесные, так и изобразительные или комбинированные обозначения.

Для установления наличия у лица исключительных прав на коммерческое обозначение необходимо установить, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

По смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (пункт 178 Постановления N 10).

Судом первой инстанции установлено, что спорное обозначение используется истцом длительное и непрерывное время (с 2013 года) на официальных документах, в рекламе, на вывесках, в учебных материалах, распространяемых при осуществлении обучающей деятельности, в заключаемых с потребителями истца договорах образовательных услуг, тогда как ответчик - ИП Иванченко Л.С. зарегистрирована в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 21.04.2015, то есть позже даты регистрации истца (06.06.2013).

Анализ имеющихся в материалах дела доказательств, позволил суду прийти к выводу, что ответчик фактически осуществляет тот же вид деятельности (образование дополнительное детей и взрослых), что и истец.

Из материалов дела следует, что в период со 02.12.2019 по 21.01.2021 ответчик владел обозначением

*,

которое было зарегистрировано в качестве товарного знака под номером 736650, дата приоритета 30.04.2019, номер заявки 2019720852.

Между тем решением Роспатента от 21.01.2021 правовая охрана товарного знака N 736650 признана недействительной.

Судом первой инстанции установлено, что в спорный период ответчик при осуществлении своей коммерческой деятельности использовал спорное обозначение "BEST", размещал его в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по вышеуказанным электронным адресам

На основании анализа пунктов 41, 42, 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), суд признал сходными до степени смешения коммерческое обозначение

*и обозначение, используемое ответчиком

*, указав, что обозначение, используемое ответчиком, и коммерческое обозначение, правообладателем которого является истец, являются тождественными по фонетическому признаку сходства; используемое ответчиком обозначение полностью фонетически совпадает с противопоставленным коммерческим обозначением; используемое ответчиком обозначение и противопоставленное коммерческое обозначение также являются тождественными по семантическому признаку сходства, а также по графическому признаку сходства.

Приняв во внимание высокую вероятность смешения в гражданском обороте образовательных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, суд первой инстанции удовлетворил требования истца о прекращении использования ответчика обозначения "BEST", сходного до степени смешения с коммерческим обозначением истца.

В указанной части судебный акт не оспаривает ни истцом, ни ответчиком, в связи с чем, выводы суда первой инстанции в данной части не подлежат переоценке судом апелляционной инстанции, который не вправе выходить за пределы апелляционного обжалования по собственной инициативе (часть 5 статьи 268 АПК РФ).

При этом суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании с ответчика убытков в размере 4 000 000 руб. 00 коп., сочтя, что истцом не доказан размер убытков предъявленных ко взысканию.

В апелляционной жалобе истец оспаривает указанные выводы суда, ссылаясь на положения пункта 59 Постановления N 10, и утверждает о том, что сумма убытков подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, истец не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Суд апелляционной инстанции отклоняет доводы истца, поскольку нормы гражданского законодательства предусматривают освобождение правообладателя от доказывания факта несения убытков и их размера при взыскании компенсации, а не убытков.

В силу пункта 1 статьи 15 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Заявляя о наличии убытков, истец ссылается на свою бухгалтерскую отчетность, согласно которой сумма полученных истцом доходов за налоговый период 2019 года составила 2 884 186 руб., а за налоговый период 2020 года - 1 931 851 руб.

Между тем обстоятельства того, что за два года использования своего коммерческого обозначения истец получил прибыль в размере 4 816 037 руб. сами по себе не свидетельствуют о том, что в случае если бы ответчик не использовал бы коммерческое обозначение истца, то прибыль бы НОЧУ "БЭСТ" увеличилась в два раза.

Истец документально не подтвердил, какие именно доходы он мог бы получить при обычных условиях, в случае неиспользования ответчиком спорного коммерческого обозначения. Истец не доказал, что использование ответчиком спорного коммерческого обозначения привело к изменению в структуре потребительского спроса, а именно возрастание спроса на услуги недобросовестного лица.

Ссылки истца на предварительный договор коммерческой концессии N 01/2020, заключенный между истцом (Правообладатель) и ООО "Тиэйчэс" (Пользователь), были правомерно отклонены судом первой инстанции, поскольку из материалов дела не следует, что договор был расторгнут по инициативе ООО "Тиэйчэс" в связи с нарушениями исключительных прав истца со стороны ответчика.

Суд апелляционной инстанции считает, что НОЧУ "БЭСТ" в данном случае не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы опровергали выводы суда первой инстанции, влияли бы на законность и обоснованность решения суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционный суд не установил.

Принятое по делу решение суда подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на подателя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного образования "БЭСТ" оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.01.2022 по делу N А75-10655/2021 - без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Н.А. Шиндлер

Судьи

Н.Е. Котляров О.Ю. Рыжиков