Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2022 г. N 13АП-4571/22 по делу N А56-85771/2019

г. Санкт-Петербург

29 апреля 2022 г.

Дело N А56-85771/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 20 апреля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 апреля 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего М. Л. Згурской

судей Н. О. Третьяковой, Е. И. Трощенко

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Н. С. Пиецкой

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-4571/2022) ООО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "Генетеко" и ООО "Медикал Геномикс" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.12.2021 по делу N А56-85771/2019 (судья А. О. Киселева), принятое

по иску ООО "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетеко"

к 1) ООО "ЛАБ-ДНК", 2) ООО "Медикал Геномикс", 3) Афраимович Д. Ю.

об обязании удалить обозначения, взыскании компенсации

при участии:

от истца: Халилулина Э. М. (доверенность от 29.12.2021)

от ответчика: 1, 3) не явились (извещены); 2) Абдурахманов В. С. (доверенность от 09.09.2019)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" (далее - ООО "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико", истец), уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЛАБ-ДНК" (далее - ООО "ЛАБ-ДНК"), обществу с ограниченной ответственностью "Медикал Геномикс" (далее - ООО "Медикал Геномикс") и Афраимовичу Дмитрию Юрьевичу (Афраимович Д. Ю.), в котором просило:

- обязать удалить значения "ПРЕНАТЕКС", "PRENATEX", сходные до степени смешения с товарными знаками истца, с сайта htfps://labdnk.ru, а также со всех материалов, которыми сопровождаются оказание медицинских услуг;

- взыскать солидарно с ответчиков в пользу истца компенсацию в сумме 2 500 000 руб. за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки "ПРЕНАТЕКС", "PRENATEX" по свидетельствам на товарные знаки (знаки обслуживания) N 532934 и 532933;

- прекратить нарушение исключительных прав по товарному знаку "ПРЕНАТЕКС" по свидетельству N 532933;

- признать ООО "ЛАБ-ДНК", ООО "Медикал Геномикс" и Афраимовича Дмитрия Юрьевича нарушителями исключительных прав на товарный знак "PRENATEX" по свидетельству N 532934;

- признать ООО "ЛАБ-ДНК", ООО "Медикал Геномикс" и Афраимовича Дмитрия Юрьевича нарушителями исключительных прав на товарный знак "ПРЕНАТЕКС" по свидетельству N 532933.

Решением суда от 16.06.2020, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2020, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2021 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.06.2020 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.12.2020 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В порядке процессуального правопреемства суд по ходатайству истца в соответствии со статьей 48 АПК РФ заменил на стороне истца по делу - ООО "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" на АО "Центр генетики и репродуктивной медицины "ГЕНЕТИКО".

В судебном заседании, состоявшемся 09.08.2021, ООО "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" отказалось от иска в части требований к Афраимовичу Дмитрию Юрьевичу, что отражено в протоколе судебного заседания.

Решением от 15.12.2021 суд обязал ООО "ЛАБ-ДНК" и ООО "Медикал-Геномикс" удалить обозначения "PrenaTest", сходное до степени смешения с товарными знаками АО "Центр Генетики и репродуктивной медицины "Генетико" N 532933 "ПРЕНАТЕКС" и N 532934 "PRENATEX", с сайта https://lab-dnk.ru, а также со всех материалов, которыми сопровождается оказание медицинских услуг, как то: на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (договор, документация об оплате и пр.), предложения об оказании услуг, в том числе, объявления о рекламе на территории клиники ООО "ЛАБ-ДНК"; суд взыскал солидарно с ООО "ЛАБ-ДНК" и ООО "Медикал-Геномикс" в пользу АО "Центр Генетики и репродуктивной медицины "Генетико" 500 000 руб. компенсации и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 13 000 руб., в остальной части оставил иск без удовлетворения, тебование о признании ответчиков нарушителями исключительных прав оставил без рассмотрения.

В апелляционной жалобе, с учетом уточнения ее просительной части, АО "Центр Генетики и репродуктивной медицины "Генетико" просит решение суда в части солидарного взыскания с ООО "ЛАБ-ДНК" и ООО "Медикал-Геномикс" 500 000 руб. компенсации отменить; взыскать солидарно с ООО "ЛАБ-ДНК" и ООО "Медикал-Геномикс" 2 500 000 руб. компенсации; в остальной части решение суда оставить без изменения. АО "Центр Генетики и репродуктивной медицины "Генетико" указывает, что при повторном рассмотрении дела ООО "Социологическая Экспертиза" по заказу истца проведено с социологическое исследование, в материалы дела представлен аналитический отчет по итогам социологического исследования российских потребителей "Характер сравнительного восприятия товарных знаков ПРЕНАТЕКС/PRENATEX и словесных обозначений PRENATEST/ PrenaTest / Prenatest среди потребителей России" для оценки общего впечатления, которое производит обозначения ответчика и товарные знаки истца в целом для среднего потребителя соответствующих товаров и услуг. Однако данное доказательство не получило оценки. По мнению истца, судом необоснованно снижен размер компенсации до 500 000 руб.

В апелляционной жалобе ООО "Медикал-Геномикс" просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела. В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает, что судом не исследовалась фонетическая и визуальная схожесть обозначений, выводы суда по данному вопросу в решении отсутствуют, от проверки и оценки наличия/отсутствия сходства по смысловому критерию суд немотивированно уклонился. Ответчик указывает, что ООО "Геномед" обращалось, в установленном порядке за регистрацией товарного знака (знака обслуживания) Prenatest. Согласно решению Роспатента от 15.11.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) Prenatest по заявке ООО "Геномед" товарный знак Prenatest не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение заявленных товаров и услуг 10 и 44 классов МКТУ, наименование услуги "Prenatest" не способно индивидуализировать конкретного производителя и лишь указывает на назначение теста - перинатальный тест. Таким образом, по мнению ответчика, компетентным государственным органом в сфере правовой охраны товарных знаков, знаков обслуживания была дана правовая оценка существенным для разрешения настоящего спора обстоятельствам.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных пав на зарегистрированные в Российской Федерации словесные товарные знаки:

- "ПРЕНАТЕКС" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 532933 (заявка N 2013732987), с приоритетом от 25.09.2013, зарегистрирован 27.01.2015, срок действия регистрации истекает 25.09.2023;

- "PRENATEX" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 532934 (заявка N 2017753732), с приоритетом от 25.09.2013, зарегистрирован 27.01.2015, срок действия регистрации истекает 25.09.2023.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении классов товаров и услуг по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ):

- 10 - аппаратура для анализов крови; аппаратура для медицинских анализов; аппараты диагностические для медицинских целей;

- 42 - исследования научные, испытания клинические; услуги научных лабораторий; исследования в области биотехнологии; исследования генетические; проведение анализа крови;

- 44 - консультации генетические; помощь медицинская; помощь акушерская; консультации по вопросам фармацевтики; услуги медицинских клиник; услуги репродуктивной медицины; советы по вопросам здоровья; услуги пренатальной диагностики.

В ходе производства по делу N А56-83629/2018 ООО "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" стало известно о том, что ООО "ЛАБ-ДНК" и ООО "Медикал Геномикс" использует обозначение "PrenaTest", сходное до степени смешения с указанными выше товарными знаками.

В подтверждение факта использования указанного спорного обозначения представлен договор от 24.10.2017 N 978 на оказание платных медицинских и немедицинских услуг с использованием указанного обозначения, в соответствии с которым ООО "Медикал Геномикс" (исполнитель) обязуется оказать услуги, в перечень которых входит "Неинвазивный пренатальный тест PrenaTest на определение наличия у плода Трисомии по 21 хромосоме (синдром Дауна) + определение пола", а также некоторые другие услуги, в наименование которых входит обозначение "PrenaTest ".

В подтверждение исполнения договора ООО "ЛАБ-ДНК" представило договор поручения на проведение неинвазивного пренатального тестирования PRENATEST расширенный от 25.01.2018 N 31 между Марковой Ириной Викторовной и ООО "ЛАБ-ДНК", предметом которого является оказание услуги, необходимые для получения заключения генетической экспертизы из лаборатории. Заказанный тест: PrenaTest расширенный (Россия+Германия). Стоимость договора - 34 900 руб.

ООО "ЛАБ-ДНК" представило копию платежного документа (чек 0015 от 25.01.2018), подтверждающего оплату Марковой Ириной суммы в размере 34 900 руб. на счет ООО "ЛАБ-ДНК"; заверенную им копию счета на оплату от 28.02.2018 N 549, согласно которому ООО "ЛАБ-ДНК" оплатил ООО "Медикал Геномикс" услугу для Марковой Ирины Викторовны в сумме 25 700 руб.

Ссылаясь на то, что ООО "ЛАБ-ДНК" и ООО "Медикал Геномикс" нарушено исключительное право истца на принадлежащие ему товарные знаки в результате предложения об оказании услуги и фактического осуществления неинвазивного пренатального теста "PrenaTest", ООО "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" обратилось в суд с настоящим иском.

В судебном заседании, состоявшемся 09.08.2021, ООО "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" отказалось от иска в части требований к Афраимовичу Дмитрию Юрьевичу, что отражено в протоколе судебного заседания.

Суд первой инстанции установил принадлежность исключительных прав на товарные знаки истцу, в связи с чем, пришел к выводу о доказанности нарушения этих прав ООО "ЛАБ-ДНК" и ООО "Медикал Геномикс" и обязал их удалить обозначения "PrenaTest", сходное до степени смешения с товарными знаками АО "Центр Генетики и репродуктивной медицины "Генетико" N 532933 "ПРЕНАТЕКС" и N 532934 "PRENATEX", с сайта https://lab-dnk.ru, а также со всех материалов, которыми сопровождается оказание медицинских услуг, как то: на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (договор, документация об оплате и пр.), предложения об оказании услуг, в том числе, объявления о рекламе на территории клиники ООО "ЛАБ-ДНК". Суд счел возможным снизить размер компенсации и взыскал солидарно с ООО "ЛАБ-ДНК" и ООО "Медикал-Геномикс" в пользу АО "Центр Генетики и репродуктивной медицины "Генетико" 500 000 руб. компенсации.

Апелляционный суд считает, что решение суда подлежит изменению в связи с нарушением норм процессуального права.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, использование без согласия правообладателя при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 Постановления N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указывалось выше, в пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Таким образом, на основании приведенных положений Правил N 482 и правовых подходов, сформированных в пункте 162 Постановления N 10 в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

В случае установления сходства сравниваемых обозначений и ее степени (высокой или низкой) осуществляется проверка однородности товаров и/или услуг, в отношении которых использовано спорное обозначение с товарами и/или услугами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, в защиту которых предъявлен иск. Также определяется степень такой однородности (высокая или низкая).

Согласно пункту 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На предмет однородности подлежат сопоставлению товары (услуги) ответчиков, идентифицируемых спорными обозначениями, с товарами (услугами), для которых зарегистрированы товарные знаки истца, а не с услугами, которые фактически оказывает истец с использованием своих товарных знаков.

Сравнив спорные обозначения с товарными знаками истца, суд апелляционной инстанции считает, что они являются сходными до степени смешения по звуковому, графическому и синематическому критериям. Услуги, оказываемые сторонами спора, являются однородными.

Как было установлено судом первой инстанции, товары (услуги), зарегистрированными товарными знаками истца, и товары (услуги), в отношении которых размещена информация на сайте ООО "Медикал Геномикс", могут быть признаны в определенной степени однородными в части сферы применения.

Зарегистрированные истцом товарные знаки могут быть использованы в отношении следующих классов товаров и услуг по Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ): 10 - аппаратура для анализов крови; аппаратура для медицинских анализов; аппараты диагностические для медицинских целей; 42 - исследования научные, испытания клинические; услуги научных лабораторий; исследования в области биотехнологии; исследования генетические; проведение анализа крови; 44 - консультации генетические; помощь медицинская; помощь акушерская; консультации по вопросам фармацевтики; услуги медицинских клиник; услуги репродуктивной медицины; советы по вопросам здоровья; услуги пренатальной диагностики. Тест, информация о котором размещена на сайте ООО "Медикал Геномикс", представляет собой ДНК-тест, то есть тест, который представляет собой генетическое исследование/услуги пренатальной диагностики.

При этом, если PrenoTest представляет собой непосредственно пренатальный тест по определению хромосомных отклонений плода, то принадлежащие истцу товарные знаки, согласно его пояснениям, представляют собой совокупность услуг, которые, в частности, указаны в представленном в материалы дела договоре возмездного оказания услуг от 08.02.2017 N 22/17, заключенном между истцом и ООО "ДНКОМ", и включают в себя, в том числе, услуги по пренатальной генетической диагностике Prenatex, которые представляют собой: неинвазивное пренатальное исследование плода Prenetix на наличие анеуплоидий 13, 18, 21, Х, Y хромосом, неинвазивное определение пола плода и неинвазивное определение резус-фактора плода.

Таким образом, товарный знак "ПРЕНАТЕКС", "PRENATEX" используется истцом фактически при реализации неинвазивного пренатального исследования плода Prenetix, которое, как было установлено судом в рамках дела N А56-83629/2018, зарегистрировано как самостоятельные торговые знаки "ПРЕНЕТИКС" и "PRENETIX" по свидетельствам на товарные знаки (знаки обслуживания) N 530273 и N 529466.

Истцом в материалы дела предоставлен Аналитический отчет по итогам социологического исследования российских потребителей "Характер сравнительного восприятия товарных знаков ПРЕНАТЕКС / PRENATEX и словесных обозначений PRENATEST / PrenaTest / Prenatest среди потребителей России".

В ходе исследования был определен характер сравнительного восприятия среди потребителей России от 18 до 45 лет (1000 чел., г.Москва, Санкт-Петербург) товарных знаков ПРЕНАТЕКС / PRENATEX и словесных обозначений PRENATEST / PrenaTest / Prenatest с точки зрения возможности их смешения и способности создавать у потребителей впечатление об услугах под данными знаками как принадлежащих или имеющих отношение к одному производителю. Аналитический отчет выполнен специалистами кандидатом социологических наук Сушко А. И. и кандидатом социологических наук, доцентом социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Сушко В.А.

Указанные специалисты пришли к заключению о наличии стойкой ассоциации у потребителей между охраняемыми зарегистрированными товарными знаками истца и обозначениями, которые использовали ответчики. Согласно выводам специалистов более четырех пятых потребителей (89,8%) считают, что словесные обозначения PRENATEST / PrenaTest / Prenatest сходны (53,6%) или скорее сходны (36,2%) с товарным знаком ПРЕНАТЕКС в целом; более четырех пятых потребителей (83,2%) считают, что что словесные обозначения PRENATEST / PrenaTest / Prenatest сходны (43,2%) или скорее сходны (40%) с товарным знаком PRENATEX в целом; практически две третьих потребителей в целом (62,6%) и более, чем три четверти потребителей (77,7%), которые не затруднились с ответом (исключая 19,4% затруднившихся с ответом), ошибочно полагают, что услуги, маркируемые товарным знаком ПРЕНАТЕКС и словесными обозначениями PRENATEST / PrenaTest / Prenatest, предоставляются одной и той же компанией или связанными между собой компаниями; более половины потребителей в целом (58,9%) и практически три четвертых потребителей (73,1%), которые не затруднились с ответом (исключая 18,4% затруднившихся с ответом), ошибочно полагают, что услуги, маркируемые товарным знаком PRENATEX и словесными обозначениями PRENATEST / PrenaTest / Рrenatest, предоставляются одной и той же компанией или связанными между собой компаниям.

К аналогичному выводу пришли специалисты компании "Яндекс" в рамках проведенного социологического опроса - сервис surveys.yandex.ru. Опрос производится среди респондентов женского пола в возрасте 25-44 лет в Москве и Санкт-Пецербурге. Более 500 опрошенных (50,4% от общего числа заполнивших анкету) указали, что наименования ПРЕНАТЕКС и ПРЕНАТЕСТ похожи друг на друга, а при выборе двух похожих наименований из множества 772 опрошенных (74,9% от общего числа) выбрали наименования ПРЕНАТЕКС И ПРЕНАТЕСТ.

Таким образом, суд первой инстанции, принимая во внимание позицию суда по интеллектуальным правам в части однородности сферы оказываемых услуг ответчиками с услугами, которое оказывает истец, фонетическую и визуальную схожесть обозначений, обоснованно счел доказанным наличие факта возможности смешения услуг.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о необходимости предоставления истцу правовой защиты в отношении действий ответчиков и обязал ООО "ЛАБ-ДНК" и ООО "Медикал-Геномикс" удалить обозначения "PrenaTest", сходное до степени смешения с товарными знаками АО "Центр Генетики и репродуктивной медицины "Генетико" N 532933 "ПРЕНАТЕКС" и N 532934 "PRENATEX", с сайта https://lab-dnk.ru, а также со всех материалов, которыми сопровождается оказание медицинских услуг, как то: на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (договор, документация об оплате и пр.), предложения об оказании услуг, в том числе, объявления о рекламе на территории клиники общество с ограниченной ответственностью "ЛАБ-ДНК".

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемого исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом при обращении с иском избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом заявлено требование о солидарном взыскании с ответчиков 2 500 000 руб. компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В дополнении к возражениям на исковое заявление ООО "Медикал-Геномикс" заявило о снижении размера компенсации.

В соответствии с пунктом 3 пункта статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права, в том числе в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (статья 1301 ГК РФ). Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

При этом суд, определяя размер компенсации в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

ООО "Медикал-Геномикс" просило принять во внимание незначительный характер допущенного нарушения, отсутствие вины в действиях ответчиков, убежденных в существенном различии между товарными знаками истца и наименованием услуги, незначительность потерь правообладателя (стоимость услуги по данным истца 19 900 руб.), незначительность последствий допущенного нарушения как для репутации, так и для дохода истца.

Сославшись на абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, суд счел возможным снизить размер компенсации до 1 000 000 руб. (в мотивировочной части решения допущена опечатка в сумме) и взыскал солидарно с ООО "ЛАБ-ДНК" и ООО "Медикал-Геномикс" в пользу АО "Центр Генетики и репродуктивной медицины "Генетико" 500 000 руб. компенсации.

Оснований для переоценки указанного вывода у суда апелляционной инстанции не имеется.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что оценка судом первой инстанции разумности взысканной компенсации не является произвольной. Она дана судом с учетом фактических обстоятельств дела. Определяя разумный предел предъявленной к возмещению компенсации, суд действовал в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством.

Суд апелляционной инстанции полагает, что компенсация в обозначенной судом сумме соразмерна последствиям нарушения и соответствует принципу разумности и справедливости с учетом характера допущенного нарушения.

Доводы истца и ответчика, изложенные в апелляционных жалобах, не содержат фактов, которые бы влияли на обоснованность и законность обжалуемого решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Вместе с тем, как следует из материалов дела, в судебном заседании, состоявшемся 09.08.2021, ООО "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" отказалось от иска в части требований к Афраимовичу Дмитрию Юрьевичу, что отражено в протоколе судебного заседания.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Согласно части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

В силу абзаца 1 части 5 статьи 170 АПК РФ резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований, указание на распределение между сторонами судебных расходов, срок и порядок обжалования решения.

Выводов о принятии отказа ООО "Центр генетики и репродуктивной медицины "Гентико" от иска в части требований к Афраимовичу Д. Ю. в резолютивной части решения не содержится, что свидетельствует о несоблюдении судом первой инстанции положений части 5 статьи 170 АПК РФ.

Учитывая изложенное, решение суда подлежит изменению путем дополнения абзацем следующего содержания:

"Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Центр генетики и репродуктивной медицины "Гентико" от иска в части требований к Афраимовичу Дмитрию Юрьевичу.

В указанной части производство по делу N А56-85771/2019 прекратить".

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.12.2021 по делу N А56-85771/2019 изменить, дополнив абзацем следующего содержания:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Центр генетики и репродуктивной медицины "Гентико" от иска в части требований к Афраимовичу Дмитрию Юрьевичу.

В указанной части производство по делу N А56-85771/2019 прекратить.

В остальной части решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.12.2021 по делу N А56-85771/2019 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

Н.О. Третьякова Е.И. Трощенко