Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2022 г. N 14АП-4503/22 по делу N А05-13068/2020

г. Вологда

12 августа 2022 г.

Дело N А05-13068/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 08 августа 2022 года.

В полном объёме постановление изготовлено 12 августа 2022 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Колтаковой Н.А., судей Зайцевой А.Я. и Зреляковой Л.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ручкиновой М.А.

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Север" Бурова С.С. по доверенности от 07.12.2022, Сальникова О.М. по доверенности от 19.02.2021, от общества с ограниченной ответственностью "Шерп" Боровского Д.А. по доверенности от 12.10.2020,

рассмотрев в открытом судебном заседании, с использованием веб-конференции, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Шерп" на решение Арбитражного суда Архангельской области от 21 апреля 2022 года по делу N А05-13068/2020,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Шерп" (адрес: 196641, Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Центральный проезд, дом 2, корпус 1, литер Б, комната 39; ИНН 7717773575, ОГРН 1147746027560; далее - ООО "Шерп") обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Север" (адрес: 164500, Архангельская область, город Северодвинск, проезд Заозерный, дом 9, строение 6; ИНН 2902085158, ОГРН 1182901010973; далее - ООО "Север"):

- о признании нарушением исключительных прав и актом недобросовестной конкуренции действий ответчика по незаконному использованию промышленных образцов по патентам РФ N 106869 и N 109255; запретить ответчику изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, иным способом вводить в гражданских оборот или хранить для этих целей вездеходы "СЕВЕР";

- о признании актом недобросовестной конкуренции действия ответчика по имитации внешнего вида товара вездеход "ШЕРП" в выпускаемом вездеходе "СЕВЕР" и запретить ответчику вводить в гражданский оборот вездеходы "СЕВЕР" с таким внешним видом;

- об изъятии из оборота и уничтожении (демонтировании) за счет ответчика контрафактные вездеходы "СЕВЕР" в связи с незаконным использованием в них промышленных образцов по патентам РФ N 106869 и N 109255;

- о взыскании 1 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на промышленные образцы по патентам РФ N 106869 и N 109255, выразившееся в незаконном изготовлении, применения, предложении к продаже, продаже и хранении для этих целей вездеходов "СЕВЕР".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Самохвалов Сергей Андреевич.

Предмет иска указан с учетом определения суда от 07.05.2021 о выделении части требований в отдельное производство.

Решением от 21.04.2022 в удовлетворении исковых требований судом отказано.

ООО "Шерп" с решением суда не согласилось, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. В обоснование жалобы оспаривает проведенную по делу судебную экспертизу и кандидатуру эксперта. Считает, что суд необоснованно проигнорировал заключение первичной экспертизы.

Представитель ООО "Шерп" в суде апелляционной инстанции доводы жалобы поддержал.

ООО "Север" в отзыве на апелляционную жалобу в дополнении к отзыву на апелляционную жалобы и его представители в судебном заседании просят решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Третье лицо в отзыве на апелляционную жалобу доводы ее поддерживает.

В связи с отпуском судей Шадриной А.Н. и Ралько О.Б. на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) произведена замена в составе суда на судей Зайцеву А.Я. и Зрелякову Л.В., о чем имеется соответствующее определение, также на замену судьи указано в протоколе судебного заседания.

Судебное заседание состоялось в соответствии со статьями 156, 266 АПК РФ в отсутствие третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения жалобы.

Заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав доказательства по делу, изучив доводы, приведенные в жалобе, в отзывах на нее, апелляционная инстанция, считает, что решение суда первой инстанции следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Как видно из материалов дела и установлено судом первой инстанции, на основании заявки от 12.12.2016 N 2016505090 Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) выдало патент N 106869 на промышленный образец "Вездеход" с датой конвенционного приоритета 21.10.2016. Патентообладателем является Самохвалов Сергей Андреевич. В патенте содержится два чертежа вездехода (общий вид в ракурсе 3/4 спереди и общий вид в ракурсе 3/4 сзади).

Из указанной заявки выделена самостоятельная заявка N 2017504099, на основании которой Роспатент выдал патент N 109255 на промышленный образец "Вездеход" со сроком действия с 12.12.2016. Патентообладателем также указан Самохвалов Сергей Андреевич. В патенте содержится семь чертежей изображения вездехода. (общий вид в ракурсе 3/4 спереди, вид спереди, вид слева, вид справа, вид сзади, вид сверху и общий вид в ракурсе 3/4 сзади).

Срок действия указанных патентов продлен до 12.12.2026.

Патентообладатель Самохвалов С.А. 23.05.2019 предоставил неисключительную лицензию обществу "Шерп" (номер госрегистрации договора РД0295812). Впоследствии в лицензионный договор были внесены изменения, согласно которым вид предоставленной лицензии изменен на исключительную лицензию (дата и номер государственной регистрации изменений от 06.11.2020 N РД0295812). Лицензиатом также указано ООО "Шерп".

Таким образом, судом первой инстанции установлено, что что на момент обращения в суд с рассматриваемым иском ООО "Шерп" является обладателем исключительных прав на промышленные образцы N 106869 и 109255.

ООО "Шерп" установлено, что ответчик осуществляет предложение к продаже, продажу и хранение вездеходов (снегоболотоходов) модели "Север".

Это подтверждено нотариальным протоколом осмотра письменных доказательств информации в сети Интернет от 30.11.2019, а также многочисленными скриншотами страниц сети Интернет, приложенными к исковому заявлению. Факт изготовления и продажи вездеходов модели "Север" ответчиком не оспаривается.

Ссылаясь на то, что изготовлением и продажей вездеходов модели "Север" ООО "Север" нарушает исключительные права на промышленные образцы, а претензия от 03.07.2020 оставлена без удовлетворения, ООО "Шерп" обратилось в суд с рассматриваемым иском.

Суд первой инстанции, оценив обстоятельства дела и представленные доказательства, отказал в удовлетворении исковых требований правомерно руководствуясь следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Как установлено пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению.

Согласно пункту 3 указанной статьи промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Как разъяснено в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

С учетом изложенного суд первой инстанции верно указал, что в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленные образцы входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

При этом перечень существенных признаков промышленного образца включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия. Признаки должны быть выражены понятиями, смысловое содержание которых однозначно понятно пользователю изделия. Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия.

В соответствии с абзацем 4 статьи 1352 ГК РФ не являются охраняемыми признаками промышленного образца те признаки, которые обусловлены не просто технической функцией изделия, а исключительно его технической функцией. Эта правовая норма означает, что так называемая "эстетичная функциональность" (когда при своей функциональности внешний вид конкретного элемента изделия творчески проработан) не исключает признак из числа существенных.

Промышленный дизайн ориентирован на придание определенного внешнего вида тем элементам промышленных изделий и их совокупности, которые почти всегда выполняют ту или иную техническую функцию (например, корпус монитора, кузов автомобиля, кнопки на панели управления и так далее). И то, что этот элемент необходим для работы того или иного изделия (устройства) и участвует в реализации той или иной его технической функции, вовсе не означает, что внешний вид такого элемента, предложенный автором, не является существенным признаком промышленного образца.

Когда же законодатель ссылается на обусловленность элемента (признака) исключительно технической функцией изделия, то он имеет в виду ситуацию отсутствия у автора творческого выбора в определении внешнего вида элемента по причине его предопределенности этой самой функцией. То есть, речь идет о случаях, когда внешний вид элемента не мог быть никаким другим, потому что иначе изделие не могло бы работать.

В ходе рассмотрения дела судом была проведена судебная экспертиза на предмет установления в изделии существенных признаков промышленного образца, проведение которой поручено эксперту-патентоведу Поляковой Нине Васильевне.

На разрешение эксперта суд поставил следующие вопросы:

1) Содержит ли изделие - "Вездеход "Север", производитель ООО "Север" (ОГРН 1182901010973) все существенные признаки промышленного образца "Вездеход" по патенту РФ N 106869?

2) Содержит ли изделие - "Вездеход "Север", производитель ООО "Север" (ОГРН 1182901010973) совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец N 106869, при условии, что изделия имеют сходное назначение?

3) Содержит ли изделие - "Вездеход "Север", производитель ООО "Север" (ОГРН 1182901010973) все существенные признаки промышленного образца "Вездеход" по патенту РФ N 109255?

4) Содержит ли изделие - "Вездеход "Север", производитель ООО "Север" (ОГРН 1182901010973) совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец N 109255, при условии, что изделия имеют сходное назначение?

Экспертом 10.09.2021 в материалы дела представлено заключение, согласно которому изделие вездеход "Север" имеет все существенные признаки промышленного образца "Вездеход" по патентам РФ N 106869 и 109255. Также вездеход "Север" имеет совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производят запатентованные промышленные образцы N 106869 и N 109255.

ООО "Север" письменно возразило против результатов данной судебной экспертизы, кроме прочего сослалось на то, что эксперт не учла содержащиеся в словесном описании существенные признаки промышленного образца, указанные заявителем при подаче заявок на получение спорных патентов.

Судом первой инстанции были предприняты меры к предоставлению эксперту Поляковой Н.В. возможности по устранению замечаний. Поскольку замечания, в ходе дачи экспертом Поляковой Н.В. устных объяснений, устранены не были, судом удовлетворено ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы.

Повторная экспертиза была поручена эксперту - патентному поверенному Станковскому Виктору Михайловичу.

По результатам проведенной судебной экспертизы эксперт Станковский В.М. пришел к выводу о том, что изделие вездеход "Север" не содержит всех существенных признаков промышленного образца "Вездеход" по патентам РФ N 106869 и 109255. Вездеход "Север" имеет сходное назначение с запатентованными промышленными образцами, но не содержит совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производят запатентованные промышленные образцы N 106869 и N 109255.

Суд первой инстанции оценил полученное экспертное заключение и отметил следующие.

В результате сравнительного анализа изображения промышленных образцов и изображения изделия вездехода "Север", эксперт пришел к выводу, что в вездеходе ответчика не содержится 13 существенных признаков, а именно расположение на крыше на фронтальной скошенной плоскости крыши кабины люка; выполнение люка выпуклым; выполнение люка на крыше кабины прямоугольной формы со скругленными углами; выполнение на крыше люка вертикальных выступов; выполнение люка на передней панели в форме квадрата; размещение на задней стенке кунга прозрачного прямоугольного окна и дверцы; расположение прямоугольной панели на задней стенки кунга внизу посредине между колесами вдоль их осей; расположение дверцы в прямоугольной панели на задней стенке; расположение окна и дверцы на задней стенке симметрично относительно вертикальной оси; выполнение по бокам корпуса защитных бортов сложной формы с ломаными изгибами над колесами; выполнение соединения между надколесными изгибами защитного борта в виде перекладины-подножки; выполнение рисунка протектора на шинах колес из одинаковых выступов-грунтозацепов, расположенных поперечено на ободе шины и расширяющихся возле боковых поверхностей шины; наличие приборов освещения на крыше кунга вездехода и на задней стенке кунга. (сравнительная таблица в приложении N 5 к экспертному заключению).

При проведении оценки общего зрительного впечатления эксперт выявил в вездеходе "Север" следующие отличия в исполнении существенных признаков: выполнение наклона крыши кунга назад; расположение люка на наклонной части крыши кунга, выполнение крыши люка плоской; выполнение люка на передней панели в форме прямоугольника с большими боковыми вертикальными сторонами; размещение на задней стенке кунга двухстворчатой дверцы с петлями для открывания; расположение двухстворчатой дверцы на задней стенке кунга; выполнение рисунка протектора на шинах колес из одинаковых выступов-грунтозапцеов, расположенных поперчено на ободе шины, не имеющие расширения и общего основания на боковой поверхности шины.

Кроме этого, эксперт выделил дополнительные существенные признаки изделия вездехода "Север" по сравнению с патентами N 106869 и N 109255, а именно выполнение бортов кунга в виде трапеций, разделенных на две части; выполнение на боковых сторонах кузова горизонтальных решеток; выполнение на боковых сторонах кунга окон в виде прямоугольника, разделенного на две части; выполнение на боковых сторонах кабины окон в виде наклоненных пятиугольников; наличие на вставке окон с двух сторон в виде прямоугольников, разделенных на две части; наличие на задней части кузова дверей, открывающихся влево и вправо соответственно; наличие на задней части кузова горизонтальной линии-выступа, визуально разделяющей заднюю часть на две части, имеющую скос от верхней части к центральной горизонтальной линии, а от центральной горизонтальной линии скос к низу, при этом задние двери имеют аналогичный изгиб; наличие на задней части двух бамперов-подножек с вырезом для установки навесного лодочного мотора; наличие транца на задней нижней части кунга для установки навесного лодочного мотора при открытых задних дверях; возможность трансформации вездехода при помощи вставки.

Данные признаки являются зрительно активными и своей совокупностью придают исследуемому изделию характерные именно для него особенности, выраженные в зрительном образе, т.е. индивидуализируют его по отношению к внешнему виду изделий по патентам N 106869 и N 109255, а также участвуют в создании иного общего впечатления, производимого изделием на информированного потребителя.

В итоге эксперт пришел к выводу, что исследуемый внешний вид изделия вездеход "Север", отображенный на эскизах, имеет сходное назначение с запатентованным промышленными образцами N 106869 и N 109255, но по отношению к указанным патентам производит на информированного потребителя иное зрительное впечатление.

Судом первой инстанции также исследованы и оценены замечания ООО "Шерп" к экспертному заключению и возражения против нее, которым дана правовая оценка.

В результате каких-либо противоречий в заключении эксперта Станковского В.М. судом не установлено, признано, что выводы эксперта мотивированы, основания не доверять эксперту, предупрежденному об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, отсутствуют.

Таким образом, суд обоснованно оценил заключение судебной экспертизы как соответствующее требованиям статьи 86 АПК РФ.

Оснований для назначения повторной экспертизы, предусмотренных пунктом 2 статьи 87 АПК РФ, суд не установил, так как каких-либо сомнений в обоснованности заключения эксперта Станковского В.М. или противоречий в его выводах не имеется.

В постановлении от 24.02.2022 по настоящему делу Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении апелляционной жалобы на определение суда первой инстанции от 17.12.2021 о назначении повторной судебной экспертизы указал, что предложенная ответчиком кандидатура эксперта озвучивалась в судебном заседании 09.12.2021-10.12.2021; истцом возражений в отношении предложенной кандидатуры не высказано, ходатайств об отложении рассмотрения дела, с целью предложения иной кандидатуры, не заявлено.

Арбитражным судом Архангельской области определением от 20.01.2022 было отказано в удовлетворении ходатайства ООО "Шерп" об отводе эксперта, содержащем те же доводы против кандидатуры эксперта, что и доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Само по себе несогласие истца с выводами судебной экспертизы не может являться основанием для признания такого доказательства ненадлежащим или для назначения повторной судебной экспертизы.

Обстоятельств, свидетельствующих о том, что выводы эксперта являются недостоверными, судом апелляционной инстанции не установлено. Доказательства, позволяющие сделать достоверный вывод об ошибочности заключения судебной экспертизы, в материалах дела отсутствуют.

Апелляционная коллегия соглашается с тем, что о верности выводов эксперта Станковского В.М. свидетельствует и то обстоятельство, что в ходе рассмотрения настоящего дела 18.03.2022 ООО "Север" получило патент на промышленный образец N 130102 "Вездеход" с датой приоритета 04.11.2021.

Чертежи, представленные в описании промышленного образца ответчика, совпадают с теми эскизами вездехода "Север", которые анализировал эксперт Станковский В.М. В описании промышленного образца ответчика, содержащегося в заявке на выдачу патента, указаны его существенные признаки, часть из которых совпадает с теми, которые выявил эксперт Станковский В.М.

Как верно указал суд, выдача Роспатентом патента N 130102 на основании проведенной государственной экспертизы по проверке новизны и оригинальности данного промышленного образца - вне зависимости от даты его выдачи и лица, которому они выданы - означает, что спорное изделие ответчика признано достаточно отличающимися от промышленных образцов истца, поскольку в противном случае оригинальность промышленных образцов ответчика не была бы признана Роспатентом при проведении его государственной экспертизы.

При государственной экспертизе по патентной заявке проверяется оригинальность промышленного образца (статья 1391 ГК РФ), а промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия (п. 3 ст. 1352 ГК РФ).

С учетом указанного суд заключил, что при государственной экспертизе, проведенной в отношении внешнего вида изделий ответчика, запатентованного в качестве промышленного образца, установлено (как и в ходе судебной экспертизы, проведенной Станковским В.М.), что внешний вид вездехода "Север" не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производят промышленные образцы истца.

При таких обстоятельствах суд, разрешая настоящий спор, сделал правильный вывод об отказе в удовлетворении исковых требований.

Апелляционный суд не находит оснований для опровержения позиции суда первой инстанции.

По итогам рассмотрения дела суд в порядке статьи 110 АПК РФ распределил судебные расходы.

Фактически доводы подателя жалобы направлены на переоценку установленных по делу судом первой инстанции обстоятельств, доказательств и иные выводы, правовые основания для которых у апелляционного суда отсутствуют.

Поскольку судом первой инстанции полно исследованы обстоятельства дела, нарушений или неправильного применения норм материального и процессуального права не установлено, апелляционная инстанция не находит правовых оснований для отмены или изменения состоявшегося судебного акта.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Архангельской области от 21 апреля 2022 года по делу N А05-13068/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Шерп" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.А. Колтакова

Судьи

А.Я. Зайцева Л.В. Зрелякова