Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2022 г. N 07АП-6618/22 по делу N А67-10240/2021

город Томск

25 августа 2022 г.

Дело N А67-10240/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 18 августа 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 августа 2022года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего		Павлюк Т.В.,
судей		Зайцевой О.О.,
		Кривошеиной С.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гойник А.В., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Эко-фабрика Сибирский кедр" (N 07АП-6618/22), на решение Арбитражного суда Томской области от 16.06.2022 по делу N А67-10240/2021 (судья Кузьмин А.В.) по иску общества с ограниченной ответственностью "СИБЕРЕКО" (634034, город Томск, улица Белинского, дом 58А, строение 3, этаж 3, офис 7, ИНН 7017415599, ОГРН 1167031076904) к обществу с ограниченной ответственностью "Эко-фабрика Сибирский кедр" (634593, Томская область, Томский район, деревня Петрово, улица Луговая, дом 11, ИНН 7017166529, ОГРН 1067017179888) о прекращении использования обозначения, сходного с товарным знаком истца, взыскании 6 809 781 рублей,

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Абдусалямова А.В. представитель по доверенности от 11.01.2022, паспорт;

от ответчика: Петрова А.В., представитель по доверенности от 11.01.2022, паспорт;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СИБЕРЕКО" (далее - истец, ООО "Сибереко") обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Эко-фабрика Сибирский кедр" (далее - ответчик, ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр") о прекращении использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 673502, при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, относящейся к 30-му и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), взыскании 6 809 781 рубля компенсации (т. 2, л.д. 52- 53).

В судебном заседании представитель истца заявил в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об уточнении исковых требований в части взыскания компенсации, просил взыскать с ответчика 5 000 000 рублей компенсации. Уточнение обусловлено изменением истцом способа расчета компенсации, компенсация определена в максимальном размере, установленном подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточнение исковых требований принято судом.

Решением суда от 16.06.2022 исковые требования удовлетворены частично. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Эко-фабрика Сибирский кедр" прекратить использование обозначения, сходного с товарным знаком N 673502, при предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот товаров, относящихся к 30-му, 32-му классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Эко-фабрика Сибирский кедр" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СИБЕРЕКО" 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, а также 4 800 рублей судебных расходов на уплату государственной пошлины по иску, всего: 504 800 (пятьсот четыре тысячи восемьсот) рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Не согласившись с указанным решением, ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" обратилось в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение арбитражного суда отменить, принять по делу новый судебный акт. Апелляционная жалоба мотивирована нарушением норм материального, процессуального права, неполным выяснением обстоятельств дела, несоответствием выводов, изложенных в решении фактическим обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств.

Истец в отзыве, представленном в суд в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), представитель в судебном заседании, доводы жалобы отклонил, просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель апеллянта поддержала доводы жалобы, настаивала на ее удовлетворении.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав представителей сторон, приобщенные к материалам дела вещественные доказательства, суд апелляционной инстанции считает решение не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ООО "Сибереко" является правообладателем товарного знака N 673502 (словесное обозначение "КЕДРОКОФЕ") с датой приоритета 11.09.2017, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ - заменители кофе, напитки кофейные, напитки со вкусом кофе безалкогольные, что подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака (т. 1, л.д. 22).

В 2018-2019 годах ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" осуществляло выпуск и реализацию продукции - концентраты и смеси для безалкогольных напитков со вкусом кофе. На упаковке данной продукции, разработанной на основании технического задания от 09.01.2018, нанесены надписи "Cedro Coffee" (на внешней стороне), "Кедро-кофе" (на обратной стороне упаковки) (т. 1, л.д. 100-107; т. 2, л.д. 76).

В декабре 2019 года ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" проведена инвентаризация остатков упаковки, разработанной на основании технического задания от 09.01.2018, и данная упаковка списана по акту о списании товара от 31.12.2019 N 6 (приобщены в электронном виде - т. 2, л.д. 51).

03.07.2020 осуществлена государственная регистрация товарного знака N 765374, представляющего собой комбинированное обозначение в виде стилизованного словесного обозначения "Cedro", соединенного с графическим изображением кедровой шишки.

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 35-го классов МКТУ, правообладатель А.В. Альпет, дата приоритета - 21.11.2019.

Правообладатель А.В. Альпет передал по лицензионному договору неисключительное право на использование данного товарного знака ответчику (т. 1, л.д. 61-62).

Решением комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области от 23.09.2020 по делу N 02-10/148-19 действия ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр", выразившиеся в использовании на этикетках своего товара обозначения "CEDRO COFFEE", тождественного с принадлежащим ООО "Сибереко" товарным знаком (знаком обслуживания) по свидетельству N 673502, признаны нарушением Федерального закона от 06.07.2005 N 135 "О защите конкуренции" (т. 1, л.д. 45-47).

По утверждению истца, общество "Эко-фабрика Сибирский кедр" в 2020-2021 годах незаконно использовало обозначение "КЕДРОКОФЕ" в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на сайтах https://siberia.eco/, https://ecofactory.ru/, а также иных сайтах при предложении к реализация товаров - заменителей кофе, что подтверждается универсальным передаточным документом от 24.12.2019 N 1926, скриншотами сайтов, протоколом осмотра доказательств от 26.07.2021 (т. 1, л.д. 27-28, 29-30, 31-32, 35-40).

Ссылаясь на нарушение исключительных прав на товарный знак, ООО "Сибереко" направило ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" претензию с требованием прекратить незаконное использование спорного обозначения при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, в том числе изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, выплатить компенсацию в размере 5 000 000 рублей (л.д. 48-50, 51).

Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения ООО "Сибереко" в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, на основании представленных в материалы дела доказательств, исходя из принципов разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям допущенного ответчиком нарушения, учитывая характер допущенного правонарушения, его длительность, вероятные убытки правообладателя, принимая во внимание степень известности товарного знака, пришел к выводу о необходимости снижения размера компенсации до 500 000 рублей. Данный размер компенсации по мнению суда первой инстанции, среди прочего, обеспечивает как восстановление прав истца, так и применение мер ответственности к нарушителю, учитывая количество реализованных ответчиком товаров с использованием спорного обозначения, возможной выручки от их реализации, справедливый 18 размер платы за использование товарного знака (роялти в пределах 5 %) и штрафной характер компенсации. Исковые требования ООО "Сибереко" о прекращении использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 673502, при предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, относящейся к 30-му и 32-му классам МКТУ, взыскании 50 000 рубля компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак подлежат удовлетворению. В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции считает выводы суда первой инстанции обоснованными, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Таким образом, одним из юридических значимых обстоятельств, подлежащих установлению судами при рассмотрении дел соответствующей категории, является установление тождественности или сходства до степени смешения либо их отсутствие между товарным знаком, принадлежащим истцу, и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров, а также однородность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров (услуг), вводимых в гражданский оборот ответчиком.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Пунктом 44 Правил N482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится. При этом вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений. При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Аналогичные положения содержатся в пункте 7.1.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных Приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство). В соответствии с пунктом 7 Руководства оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В силу пункта 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Степень однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, подлежит учету наряду со степенью сходства самих обозначений, при определении вероятности их смешения в гражданском обороте. Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.09.2013 N5793/13, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Применительно к рассматриваемой правовой ситуации, факт использования словесного обозначения "CEDRO COFFEE" при выпуске продукции в период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года обществом "Эко-фабрика Сибирский кедр" не оспаривался. На оборотной стороне упаковки использовано также обозначение "КЕДРО-КОФЕ".

Таким образом, словесное обозначение "CEDRO COFFEE"", использованное ответчиком до 2020 года в качестве наименования товара, представляет собой воспроизведение латиницей словесного элемента, зарегистрированного в качестве товарного знака N 673502 ("КЕДРОКОФЕ"). На оборотной стороне также содержится словесное обозначение "КЕДРО-КОФЕ", схожее до степени смешения с товарным знаком истца. Кроме того, размещение обозначения "КЕДРО-КОФЕ" на контрэтикетке усиливает сходство обозначения "CEDRO COFFEE", размещенного на внешней стороне упаковки товаров ответчика, и товарного знака истца N 673502, а именно фонетическое, графическое и смысловое сходство, повышая возможность смешения с товарным знаком истца по общему впечатлению.

Сходство данных обозначений подтверждается также справкой Федеральной службы по интеллектуальной собственности, полученной в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Суд, исследовав образцы упаковок товара ответчика, выпускавшегося до декабря 2019 года, не нашел оснований не согласиться с выводами, изложенными в названной справке, относительно того, что обозначения "CEDRO COFFEE" и "КЕДРО-КОФЕ" (нанесенное на контрэтикетке) ассоциируется с товарным знаком истца в силу фонетического сходства словесных элементов (т. 1, л.д. 44).

Ссылка ответчика на несходство товарного знака истца и обозначения "CEDRO COFFEE" ввиду необходимости транскрипции данного обозначения на русский язык в виде "Седро Кофе" и формирования в связи с этим у потребителя связи названного товара с продукцией из цитрусов, рассмотрена и отклонена судом.

Размещение на упаковке изображения кедровой ветки и кедровой шишки, а на контрэтикетке также словесного обозначения "КЕДРОКОФЕ" формирует у потребителя восприятие данного товара именно как заменителя кофе из сырья, произведенного с использованием кедровых орехов.

Исследовав и оценив позицию ответчика о том, что наименование продукции "CEDRO" было придумано еще в 2018 году, а в его регистрации в качестве товарного знака было отказано, поскольку оно не обладает различительной способностью для части товаров, суд правомерно указал на отсутствие законодательно установленного требования указания в качестве причин отказа государственной регистрации товарного знака всех оснований, перечисленных в статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При наличии иных законных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака не указание Федеральной службой по интеллектуальной собственности в решении об отказе в государственной регистрации товарного знака о тождественности или схожести до степени смешения заявленного обозначения с другими товарными знаками не свидетельствует об отсутствии указанного обстоятельства.

Тот факт, что ранее при отказе в государственной регистрации Роспатентом был дан анализ именно обозначению "CEDRO", а не "CEDRO COFFEE", связан с подачей ответчиком соответствующей заявки на регистрацию товарного знака "CEDRO".

В связи с чем вывод ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" о том, что обозначение "COFFEE" является не частью наименования, а указанием на товар, и не должно рассматриваться при сопоставлении с товарным знаком истца "КЕДРОКОФЕ", неверен.

Сравнив обозначения, использовавшиеся истцом в зарегистрированном товарном знаке и ответчиком в упаковке реализуемого им товара, суд правомерно признал, что ответчик, используя словесные элементы "CEDRO COFFEE", "КЕДРО-КОФЕ", незаконно использовал для своей предпринимательской деятельности обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

Таким образом, поскольку ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" в материалы дела не было представлено доказательств наличия у него права использования спорного товарного знака, коллегия суда соглашается с выводом суда о том, что введение в гражданский оборот этого товарного знака путем оказания услуг и предложения к продаже товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, осуществлено без согласия правообладателя и является незаконным.

Факт осуществления деятельности, оказания услуг, предложения к продаже и реализация товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец нашёл при рассмотрении дела свое объективное и полное подтверждение представленными доказательствами.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения. Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" также разъяснено, что согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. Решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей. При отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного права данный вопрос должен быть вынесен на обсуждение сторон.

Обществом "Эко-фабрика Сибирский кедр" представлены доказательства, свидетельствующие об отсутствии в настоящее время у ответчика маркированной спорным обозначением продукции ввиду её полного списания, что подтверждается копией приказа об инвентаризации от 27.12.2019 N 9, копией инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей от 31.12.2019 N 40, копией сличительной ведомости от 31.12.2021 N 40, копией акта о списании товара от 31.12.2019 N 6. Между тем, истцом представлены достаточно убедительные доказательства в пользу его утверждений о том, что и после декабря 2019 года при предложении к продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, произведенной ответчиком, используются обозначения "CEDRO COFFEE" и "КЕДРО-КОФЕ", в частности, при продаже товаров в сети "Интернет" продавцами продолжают размещаться изображения упаковок товаров, существовавших до 2020 года и содержащих изображения, сходные с товарным знаком истца. Данные обстоятельства подтверждаются, в частности, протоколом осмотра доказательств от 26.07.2021 (т. 1, л.д. 31-40), скриншотами сайтов (т. 2, л.д. 67-75).

Кроме того, истцом представлены определенные доказательства того, что реализация товаров ответчика с использованием обозначений "Кедро-кофе", "Кедрокофе" может осуществляться и офлайн-ритейлерами, в подтверждение чего представлены кассовые и товарные чеки, выданные в 2020 году и 2021 годах (т. 1, л.д. 141-142).

Учитывая, что истцом представлены доказательства, свидетельствующие о продолжении нарушения его исключительных прав ввиду предложения к продаже, продажи, рекламы и ином введении в гражданский оборот продукции ответчика с использованием обозначений "CEDRO COFFEE" и "КЕДРО-КОФЕ", на ответчика перешло бремя доказывания того, что им приняты исчерпывающие меры для выведения из оборота товаров, маркированных этикетками, созданными до декабря 2019 года, и для уведомления контрагентов о необходимости исключения использования спорных обозначений при реализации товаров ответчика, возврата ранее нереализованных товаров и т.п.

В подтверждение исполнения названной обязанности ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" представило письмо об отзыве товара от 06.12.2019. Вместе с тем, ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие направления и получения писем контрагентами и принятия последними мер по прекращению продажи товаров со спорным наименованием. Ответчик предоставил доказательства получения ответных писем только от 3 (трех) контрагентов.

Между тем, судом первой инстанции правомерно указывается, что данные доказательства не подтверждают действительное принятие ответчиком мер по прекращению предложения к продаже, продажи, рекламы и иного введения в гражданский оборот продукции, поскольку доказательства направления названного письма иным контрагентам не представлены (в то время как имеющиеся в материалах дела документы свидетельствуют о предложении к продаже продукции ответчика на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе по каналам онлайн-продажи, антимонопольным органом установлена продажа ответчиком товаров в 11 регионов); подтверждение возврата продукции контрагентами в материалах дела также отсутствует. Ответчик в ходе судебного разбирательства отказался раскрыть доказательства направления письма об отзыве продукции иным контрагентам (в частности, тем, которые продолжали и продолжают реализацию продукции с использованием обозначений "CEDRO COFFEE" и "КЕДРО-КОФЕ") со ссылкой на коммерческую тайну.

В силу статей 1259, 1273, 1286 ГК РФ введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации может выражаться, в том числе в предложениях к продаже либо оказанию услуг по его изготовлению.

Статьей 497 ГК РФ предусмотрено, что договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи товаров (продажа товара по образцам) и на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара). Согласно статье 437 ГК РФ содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

Из смысла указанных норм с учетом того, что перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием объектов исключительных прав не является исчерпывающим, следует, что под введением товара в гражданский оборот понимается не только производство, но и предложение к продаже товара с его демонстрацией на сайте в сети "Интернет.

Указанное, как верно счел суд первой инстанции, демонстрацией товаров на сайтах в информационно-коммуникационной сети "Интернет", что является предложением товара к продаже.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как отмечено в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите исключительных прав, утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при взыскании компенсации не учитываются сведения о том, знал ли нарушитель о неправомерности своих действий.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права (статья 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно пункту 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. При этом истец не лишен права заявлять сумму компенсации ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Как разъяснено в пункте 62 постановления от 23.04.2019 N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации от 10000 до 5000000 миллионов рублей, в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (статья 1515 ГК РФ).

Истцом заявлено требование о взыскании максимально установленного Кодексом размера компенсации, а именно в сумме 5 000 000 рублей.

Следуя разъяснениям, изложенным в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" судом было предложено представить истцу обоснование размера взыскиваемой суммы.

Между тем, несмотря на неоднократные указания арбитражного суда, истцом в материалы дела не представлено какое-либо обоснование размера взыскиваемой суммы, превышающей минимальный размер компенсации, подтверждающее соразмерность требуемой им максимальной установленной законом суммы компенсации допущенному нарушению, не представлены доказательства, обосновывающие размер компенсации. Представленный истцом расчет упущенной выгоды таким доказательством не является, поскольку не позволяет оценить обоснованность произведенных истцом расчетов, в частности, не представляется возможным установить, в отношении какой именно продукции (товаров) выполнен этот расчет; величины, указанные в расчете, документально не подтверждены, первичные документы, подтверждающие заявленные показатели коммерческой деятельности, в материалы дела не представлены (т. 1, л.д. 41) производимых истцом заменителей кофе, и что в случае отсутствия такого нарушения весь объем реализованной ответчиком контрафактной продукции был бы приобретен потребителями у истца.

Коллегия суда соглашается, что из представленных истцом сведений о выручке от реализации товаров, использующих товарный знак, можно сделать вывод, что выручка за 2019 год существенно увеличилась по сравнению с 2018 годов (19,639 млн. рублей против 5,493 млн. рублей) (т. 2, л.д. 52).

Спорные обозначения на товаре размещены ответчиком без согласия правообладателя при очевидном наличии у ответчика сведений о производстве и реализации истцом, являющимся конкурентом на том же товарном рынке, схожей продукции. Это свидетельствует о грубом нарушении исключительных прав истца.

Из материалов дела усматривается, что хозяйственная деятельность как истца, так и ответчика характеризуется производством и реализацией широкой линейки товаров (напитки, варенье, мед, кедровые орехи, шоколад, кондитерские изделия и т.д.), в ассортименте которых заменители кофе занимают лишь незначительную долю.

В этой связи реализация товаров с использованием обозначений, сходных с товарным знаком истца, не являлась существенной частью хозяйственной деятельности ответчика, равно как и не могла существенным образом снизить узнаваемость иных товарных знаков и коммерческих обозначений истца, подорвать доверие покупателей к его продукции.

Ссылка истца на то обстоятельство, что в образцах продукции ответчика было выявлено превышение дрожжей и плесени, наличие кишечной палочки, само по себе не свидетельствует о наличии оснований для присуждения максимального размера компенсации, установленного Гражданским кодексом Российской Федерации.

Из материалов дела не следует, что реализация ответчиком товаров с использованием спорных обозначений сформировало у потенциальных потребителей представление об имеющейся угрозе здоровью при потреблении продукции истца или иным образом повредило деловой репутации истца.

Таким образом, при определении размера компенсации в данном споре суд правомерно исходил из представленных в материалы дела доказательств, исходя из принципов разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям допущенного ответчиком нарушения, учитывая характер допущенного правонарушения, его длительность, вероятные убытки правообладателя, принимая во внимание степень известности товарного знака, суд первой инстанции пришел к верному выводу о необходимости снижения размера компенсации до 500 000 рублей.

Суд первой инстанции, пришел к обоснованному выводу, что данный размер компенсации, среди прочего, обеспечивает как восстановление прав истца, так и применение мер ответственности к нарушителю, учитывая количество реализованных ответчиком товаров с использованием спорного обозначения, возможной выручки от их реализации, справедливый 18 размер платы за использование товарного знака (роялти в пределах 5 %) и штрафной характер компенсации. Таким образом, исковые требования ООО "Сибереко" о прекращении использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 673502, при предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, относящейся к 30-му и 32-му классам МКТУ, взыскании 50 000 рубля компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак подлежат удовлетворению. В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Ответчиком не было представлено надлежащих доказательств: - что размер компенсации многократно превышает размер причиненных убытков; - что истец понес убытки существенно менее заявленной суммы; - что нарушение не носит грубый характер.

В соответствии со статьей 2 ГК РФ под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Таким образом, при осуществлении предпринимательской деятельности ответчик должен осознавать наличие потенциальной возможности наступления или ненаступления событий, которые могут повлечь неблагоприятные имущественные последствия для деятельности предпринимателя. Информацию о правообладателе, охраняемых изображениях, лицензиатах и иные сведения, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, можно получить из открытых и общедоступных источников. Отсутствие времени и желания ознакомиться или получить указанную информацию не может являться обстоятельством, исключающим ответственность и вину нарушителя исключительных прав.

А нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ ответчиком в материалы дела не представлены соответствующие доказательства о неспособности ответчика удовлетворить требования истца в отношении нарушения исключительных прав последнего.

Довод ответчика о том, что истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, поскольку в направленной претензии содержались скриншоты сайтов с изображениями продукции, маркированной новым комбинированным товарным знаком, а не старым обозначением, в отношении которого предъявлен иск, судом первой инстанции обосновано отклонен.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 10 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.07.2020, досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным, если в претензии имеются указание на материально-правовой спор, связанный с нарушением исключительных прав истца на принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности и подлежащий урегулированию сторонами, а также предложение ответчику согласовать условия досудебного урегулирования этого спора.

В рассматриваемом случае установлено, что в направленной истцом претензии содержалось как указание на материально-правовой спор, так и существо требований к ответчику. Тот факт, что в описании нарушения истец ссылался на изображения новой упаковки, не содержащей обозначения, нарушающие исключительные права истца, могло явиться основанием для отказа в удовлетворении претензии, а не для вывода о несоблюдении претензионного порядка. Кроме того, обстоятельства дела свидетельствуют о том, что у ответчика не имеется намерения добровольно урегулировать возникший спор с истцом, в связи с чем оставление искового заявления без рассмотрения не соответствовало бы целям претензионного порядка.

Требование о взыскании судебных расходов, в том числе стоимости приобретенного товара, государственной пошлины рассмотрено в соответствии со статьями 101, 106, 110, 112 АПК РФ.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения решения суда.

С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Томской области от 16.06.2022 по делу N А67-10240/2021 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Эко-фабрика Сибирский кедр" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Председательствующий

Т.В. Павлюк

Судьи

О. О. Зайцева С.В. Кривошеина