Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 февраля 2024 г. N 13АП-42398/23 по делу N А56-111882/2022

г. Санкт-Петербург

27 февраля 2024 г.

Дело N А56-111882/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 14 февраля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 февраля 2024 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Загараевой Л.П.,

судей Геворкян Д.С., Горбачевой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Фолленвейдером Р.А.,

при участии:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: 1) Кучай С. по доверенности от 28.02.2023,

2) Кучай С. по доверенности от 14.06.2022,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-42398/2023, 13АП-42400/2023, 13АП-42402/2023) ООО "Кавиар черная икра"; Шинкаренко М.А.; ООО "Кавиар Фэмили" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.10.2023 по делу N А56-111882/2022, принятое

по иску ООО "Кавиар черная икра" в лице к/у Анохиной И.Ю.

к ООО "Кавиар Фэмили", Шинкаренко М.А.

об обязании; о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Кавиар черная икра" в лице к/у Анохиной Инны Юрьевны (Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), солидарно к обществу с ограниченной ответственностью "Кавиар Фэмили" (ответчик) и Шинкаренко М.А. об обязании прекратить незаконное использование товарного знака N 666342 (и его изображения) и удалить товарный знак (и его изображение) со всех материалов, которыми сопровождается деятельность ответчика, в том числе с документации, рекламы, вывесок; об обязании изъять из оборота и уничтожить продукцию, содержащую изображения товарного знака N 666342; о взыскании компенсации за незаконное пользование товарным знаком N 666342 в размере 5 000 000,00 рублей.

Решением суда от 30.10.2023 суд взыскал солидарно с Шинкаренко Максима Александровича и общества с ограниченной ответственностью "Кавиар Фэмили" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Кавиар черная икра" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 666342 в размере 22 000 рублей. В остальной части требования оставлены без удовлетворения.

Истец, не согласившись с решением суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, взыскать солидарно с ответчиков компенсацию за незаконное пользование товарным знаком N 666342 в размере 5 000 000,00 рублей

В апелляционной жалобе ответчики, ссылаясь на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, просили решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. По мнению подателей жалобы, использование спорного товарного знака происходило под контролем правообладателя.

В судебном заседании представитель ответчиков поддержал доводы поданной жалобы.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу статей 156 и 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не препятствует рассмотрению апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

В обоснование заявленных требований истец указал, что решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.12.2021 N А56-88201/2021 ООО "Кавиар черная икра" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.05.2022 г. по делу N А56-88201/2021 конкурсным управляющим ООО "Кавиар черная икра" утверждена Анохина Инна Юрьевна.

Согласно сведениям, поступившим в адрес конкурсного управляющего Анохиной И.Ю. от Федеральной службы по интеллектуальной собственности ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС), ООО "Кавиар черная икра" принадлежит товарный знак N 666342.

Конкурсному управляющему стало известно, что товарный знак N 666342 неправомерно используется третьими лицами посредством следующих источников: 1) интернет-сайт https//caviarrussia.ru, 2) интернет-магазин caviarrussia.stor, 3) YouTube - канал caviarrussia, 4) страницы caviarrussia в социальных сетях Instagram, Facebook, 5) вывески в икорном баре (согласно фотографиям с интернет-сайта).

Согласно информации с сайта https//caviarrussia.ru, его владельцем является ООО "Кавиар Фэмили" (адрес: Владимирский пр., д.1/47, г. Санкт-Петербург, Россия).

Конкурсному управляющему ООО "Кавиар черная икра" не передано документов и информации, подтверждающих предоставление права использования товарного знака, зарегистрированного на ООО "Кавиар черная икра", третьему лицу ООО "Кавиар Фэмили", в том числе отсутствует один из видов документов, который подтвердил бы наличие правоотношений между сторонами, а именно: Лицензионный договор о предоставлении права пользования товарным знаком; или Договор франшизы; или Договор об отчуждении интеллектуального права.

В адрес ООО "Кавиар Фэмили" 07.09.2022 направлена претензия с требованием прекратить незаконное использование товарного знака, изъять из оборота и уничтожить продукцию, содержащую изображения товарного знака N 666342 и выплатить компенсацию за использование товарного знака N 666342. Согласно почтовому отслеживанию, письмо получено ООО "Кавиар Фэмили" 20.09.2022.

Ответ на претензию в адрес истца не поступил, требования, указанные в претензии, выполнены не были.

По требованию конкурсного кредитора произведена оценка товарного знака с целью определения его рыночной стоимости. Согласно отчету об оценке N 01-08-22/1 от 26.09.2022 рыночная стоимость товарного знака N 666342, принадлежащего ООО "Кавиар черная икра" на праве собственности, составляет 2 785 400,00 рублей.

Ввиду неисполнения требований претензии Истец обратился в суд с настоящим иском.

Судом первой инстанции солидарно с Шинкаренко Максима Александровича и общества с ограниченной ответственностью "Кавиар Фэмили" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Кавиар черная икра" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 666342 в размере 22 000 рублей. В остальной части требования оставлены без удовлетворения.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак (пункт 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак").

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Судом апелляционной инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что между ООО "Кавиар черная икра" и ООО "Кавиар Фэмили" заключено Соглашение N 666342 о предоставлении права использования товарного знака от 02.11.2020 г.

Впервые о неправомерности использования товарного знака Ответчиком Истец заявил лишь 07.09.2022 года, направив в адрес Ответчика претензию о выплате компенсации.

До указанного периода, в том числе в период исполнения полномочий единоличного исполнительного органа Истца Смирновым С.А., его участия в уставном капитале Истца, аффилированности Истца и Ответчика (наличествующей и на 19.04.2023), трудоустройством генерального директора Ответчика - Шинкаренко М.А. в ООО "Кавиар Черная Икра" на позиции советника генерального директора, Истец не выражал свою волю на прекращение сложившегося порядка взаимодействия Истца и Ответчика в отношении Товарного знака, каких-либо требований к последнему, в частности требования о прекращении его использования и выплате компенсаций, не предъявлял.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса.

Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ).

Согласно пункту 73 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора.

В соответствии с правовой позицией, сформулированной в "Справке по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации)", утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 N СП-23/21, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ), договор простого товарищества (глава 55 ГК РФ), договор подряда (глава 37 ГК РФ), договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ), предварительный договор (статья 429 ГК РФ), в том числе лицензионный, и др. Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом на согласие на использование товарного знака.

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Установление обстоятельств использования товарного знака под контролем правообладателя по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ является достаточным основанием для вывода о надлежащем использовании спорного товарного знака в исследуемый период времени (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2021 N С01-1138/2021 по делу N СИП900/2020).

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли. Администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей ст. 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться, в том числе, наличием корпоративных отношений.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что использование Ответчиком спорного товарного знака происходило под контролем правообладателя, а значит, исковое заявление не подлежало удовлетворению.

С учетом изложенного, решение суда подлежит отмене.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30 октября 2023 года по делу N А56-111882/2022 отменить.

В удовлетворении требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Кавиар черная икра" 3 000 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Кавиар черная икра" в пользу Шинкаренко Максима Александровича 3 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Кавиар черная икра" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Кавиар Фэмили" 3 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

Д.С. Геворкян О.В. Горбачева