Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 октября 2022 г. N 09АП-68271/22 по делу N А40-27344/2022

г. Москва

20 октября 2022 г.

Дело N А40-27344/22

Резолютивная часть постановления объявлена 13 октября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 октября 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей Б.В. Стешана, Т.В. Захаровой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.Л. Розенфельдом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Аджента" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.07.2022 г. по делу N А40-27344/22 по иску Общества с ограниченной ответственностью "Завод Зубных Щеток" к Обществу с ограниченной ответственностью "Аджента", с участием третьих лиц Белова Александра Юрьевича, Общества с ограниченной ответственностью "Орапро" взыскании стоимости проведенной контрольной закупки товара в размере 270 руб. 00 коп., компенсации за нарушение исключительного права на изобретение в размере 3 510 000 руб. 00 коп., почтовых расходов 420 руб. 12 коп

при участии в судебном заседании: от истца ООО "Завод Зубных Щеток" - не явился, извещен; от ответчика ООО "Аджента" - не явился, извещен; от третье лица Белов Александр Юрьевич (лично), третье лицо ООО "Орапро" - не явилось, извещено

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Завод Зубных Щеток" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании с Обществу с ограниченной ответственностью "Аджента", с учетом принятых в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений, стоимости проведенной контрольной закупки товара в размере 270 руб., компенсации за нарушение исключительного права на изобретение в размере 2 550 00 руб., почтовых расходов 420 руб. 12 коп.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.07.2022 г. исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 510 000 руб., судебные издержки 138 руб. 02 коп., в остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе истцу в иске.

Третье лицо Белов Александр Юрьевич против удовлетворения жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Истец, ответчик и третье лицо ООО "Орапро", надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, в связи с чем, жалоба рассмотрена в их отсутствие по представленным в материалы дела документам.

Вместе с тем, истец против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Заслушав объяснения третьего лица - Белова Александра Юрьевича, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, ООО "Завод зубных щеток" в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании лицензионного договора N 123868 от 16.02.2021 г. (лицензиат) является обладателем исключительного права на промышленный образец "Рукоятка зубной щетки" по патенту на промышленный образец RU N 123868, где определено лицензионное вознаграждение в виде единовременного платежа в размере 4 800 000 руб., а также в виде периодических платежей в размере 100 руб. за каждое изделие. Лицензиаром по договору является Белов Александр Юрьевич, являющийся автором промышленного образца "Рукоятка зубной щетки" по патенту на промышленный образец RU N 123868.

Согласно положениям ст. 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации по заявлению сторон участников лицензионного договора N 123868 от 16.02.2021 г. проведена государственная регистрация договора о распоряжении исключительным правом на объект интеллектуальной собственности 11.05.2021 г. РД0362539 (с изменениями от 16.06.2021 г. РД0366552) Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Истец полагает, что ООО "Аджента" в своей коммерческой деятельности неправомерно использует промышленный образец, авторство которого удостоверено патентом RU N 123868.

Коммерческая деятельность осуществляется путем реализации под торговой маркой "Планета здоровья", в розничной сети через сеть аптек ООО "Аджента".

Согласно лицензии ЛО-77-02-011258 от 19.11.2020 г. ООО "Аджента" осуществляет реализацию продукцию в 51 торговых точках на территории Российской Федерации.

Ассортимент контрафактной продукции состоит из:

1. "Зубная щетка Dr. Dente зеленого цвета мягкая", штриховой код EAN-13 товара на упаковке: 4627173480130, декларация соответствия ДС N РОСС RU Д-RU.АБ69. В.03055_19, зарегистрирована 18.12.2019 г.;

2. "Зубная щетка Dr. Dente розового цвета мягкая", штриховой код EAN-13 товара на упаковке: 4627173480925, декларация соответствия ДС N РОСС RU Д-RU.АБ69. В.03055_19, зарегистрирована 18.12.2019 г.;

3. "Зубная щетка Dr. Dente оранжевого цвета средняя", штриховой код EAN-13 товара на упаковке: 4627173480123, декларация соответствия ДС N РОСС RU Д-RU.АБ69. В.03055_19, зарегистрирована 18.12.2019 г.;

4. "Зубная щетка Dr. Dente сиреневого цвета средняя", штриховой код EAN-13 товара на упаковке: 4627173480147, декларация соответствия ДС N РОСС RU Д-RU.AB69. B.03055_19, зарегистрирована 18.12.2019 г.;

5. "Зубная щетка Dr. Dente голубого цвета средняя", штриховой код EAN-13 товара на упаковке: 4627173480154, декларация соответствия ДС N РОСС RU Д-RU.АБ69. В.03055_19, зарегистрирована 18.12.2019 г.

По заявлению правообладателя Белова А.Ю., в порядке обеспечения доказательств, проведен осмотр доказательства и зафиксирован протоколом осмотра доказательств от 31.05.2021 г., серии 69 АА 2553145 нотариусом Удомельского городского нотариального округа Тверской области Кушнаревой М.А., зарегистрирован в реестре N 69/4-н/69-2021-2-1235 зафиксированы данные о фактах, размещенных в интернет-аптеке под торговой маркой "Планета здоровья", сайт https://planetazdorovo.ru.

Истцом проведена контрольная закупка товара "Dr. Dente щетка зубная средней жесткости голубая" в одной из аптек ООО "Аджента", находящейся по адресу г. Москва, ул.Красноярская,15. Согласно кассовому чеку N 6460 от 23.05.2021 г. оплачено в размере 135 руб., "Dr. Dente щетка зубная мягкой жесткости розовая" в одной из аптек ООО "Аджента", находящейся по адресу г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 10/2. Согласно кассовому чеку N 2125 от 27.05.2021 г. оплачено в размере 135 руб.

Правообладателем Беловым А.Ю. была заказана экспертиза приобретенного товара согласно договору N ЭПО-07/21 от 24.02.2021 г. Экспертиза установила содержание всех существенных признаков промышленного образца или совокупность признаков, нашедших отражение на изображениях промышленного образца по патенту РФ N 123868. Таким образом, в изделии "Dr. Dente щетка зубная средней жесткости голубая" использован промышленный образец по патенту РФ N123868.

При этом разрешения на такое использование в установленном законом порядке ответчиком получены не были.

На основании изложенного истец просил взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на изобретение в размере 2 550 00 руб.

Однако суд первой инстанции, с учетом доводов сторон и установленных фактических обстоятельств дела, посчитал обоснованной сумму компенсации в размере 510 000 руб.

Понесенные истцом судебные расходы (стоимость контрольной закупки товара в размере 270 руб., почтовые расходы в размере 420 руб. 12 коп.) распределены между сторонами в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным требованиям.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы апелляционной жалобы, исходя из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом.

В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линии, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца (п. 1 ст. 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец.

Согласно абз. 4 п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Как разъяснено в п. 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает. Наличие же в изделии ответчика всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования промышленного образца.

Таким образом, в предмет доказывания по настоящему делу надлежит установить совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедших отражение в его изображениях по патенту, и его сходство с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (спорный товар ответчика).

Материалами дела подтверждается, что истец, как лицензиат по лицензионному договору, обладает исключительными правами на промышленный образец N 123868, в отношении которого было зафиксировано нарушение со стороны ответчика.

По мнению заявителя жалобы, вывод суда первой инстанции о том, что товар "зубная щетка "Dr. dente" был реализован ответчиком, является ошибочным.

Однако факт продажи ответчиком спорного товара правильно установлен судом первой инстанции на основании представленных в материалы дела кассовых чеков, нотариального протокола осмотра и заключения патентного поверенного.

Представленные истцом кассовые чеки N 3210 от 21.05.2021 г. оформлены в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 290-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт", согласно которому передача данных о наличных денежных расчетах в адрес налоговых органов направляется в режиме реального времени ("on-line"). Кассовый чек содержит сведения об ответчике - ООО "Аджента", адрес продажи, ИНН, номер КТТ, наименование приобретаемого товара. Согласно данным ФНС России номер фискального накопителя (ФН), номер фискального документа (ФД) и значение фискального признака (ФП), которые указаны на чеках - чеки корректны, факт записи расчетов в ФНС России подтвержден.

Таким образом, факт продажи товара материалами дела, вопреки доводам жалобы, документально подтвержден.

Суд первой инстанции также пришел к обоснованному выводу о том, что реализованный ответчиком товар повторяет совокупность существенных признаков промышленного образца N 123868, что дает истцу право требовать судебной защиты нарушенного исключительного права.

Согласно положениям ст. 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (ст.ст. 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Из п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., п. 59 N 10 при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из материалов дела усматривается, что истцом выбран способ определения компенсации из расчета от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на промышленный образец N 123868 в сумме 2 550 000 руб., при этом в материалы дела истцом представлен расчет размера компенсации.

Судом первой инстанции размер компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец по патенту РФ N 123868 определен с учетом приведенного изложенного правового обоснования, изложенных обстоятельств дела, характера допущенного нарушения, а также исходя из принципов разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушений, в размере 510 000 руб., в связи с чем исковые требования удовлетворены частично в указанной сумме, что соответствует материалам дела при их оценке в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истцом не оспаривается.

В связи с этим довод ответчика об отсутствии расчета компенсации и отсутствие его обоснования подлежит отклонению.

Иные доводы апелляционной жалобы судом рассмотрены и отклонены, поскольку данные доводы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения.

Таким образом, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

На основании изложенного, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на ответчика расходов по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13.07.2022 г.по делу N А40-27344/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

Т.В. Захарова Б.В. Стешан