Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2022 г. N 13АП-29464/22 по делу N А21-2248/2022

г. Санкт-Петербург

29 ноября 2022 г.

Дело N А21-2248/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 23 ноября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 ноября 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Загараевой Л.П.,

судей Будылевой М.В., Горбачевой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Кроликовой Д.С.,

при участии:

от истца: Попеленская В.Н. по доверенности от 11.04.2022, Городисский А.А. по доверенности от 13.05.2021 (онлайн),

от ответчика: Урсакий В.В. по доверенности от 18.04.2022 (онлайн),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-29464/2022) АО "Бионова Рус" на решение Арбитражного суда Калининградской области от 25.07.2022 по делу N А21-2248/2022, принятое

по заявлению ООО "Новапродукт АГ"

к АО "Бионова Рус"

о запрете использования обозначения и взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Новапродукт АГ" (ОГРН 1027700273787, далее - истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением к акционерному обществу "Бионова Рус" (ОГРН 1173926020586, далее - ответчик) следующего содержания:

1. Запретить Акционерному обществу "Бионова Рус" (ОГРН: 1173926020586) использовать в составе своего фирменного наименования обозначение "Бионова" в отношении следующих видов деятельности: производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения; производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий; производство готовых пищевых продуктов и блюд; производство детского питания и диетических пищевых продуктов; производство фармацевтических субстанций; деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров;

2. В случае неисполнения судебного акта, вынесенного по данному делу, взыскать с АО "Бионова Рус" в пользу ООО "Новапродукт АГ" судебную неустойку в размере 5000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта с момента вступления решения суда в законную силу до фактического исполнения указанных требований.

Решением суда от 25.07.2022 акционерному обществу "Бионова Рус" (ОГРН 1173926020586) запрещено использовать в составе своего фирменного наименования обозначение "Бионова" в отношении следующих видов деятельности: производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения; производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий; производство готовых пищевых продуктов и блюд; производство детского питания и диетических пищевых продуктов; производство фармацевтических субстанций; деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров. В остальной части требований отказано.

Ответчик, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. В обоснование апелляционной жалобы ответчик ссылается на то, что суд первой инстанции не определил обстоятельство исполнения ответчиком исковых требований истца, а также недобросовестного поведения Общества. По мнению подателя жалобы, вероятность отнесения производимых ответчиком товаров к товарам, производимым истцом, практически невозможна.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы жалобы, представители истца возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем следующих товарных знаков (далее - "Товарные знаки"):

1.BIONOVA по свидетельству N 300540 с датой приоритета от 20 июля 2004 г., зарегистрированный для следующих товаров:

05 класс МКТУ - диетические вещества для медицинских целей, пищевые добавки для медицинских целей, заменитель сахара для медицинских целей, жевательная резинка для медицинских целей.

29 класс МКТУ - консервированные пищевые продукты, не относящиеся к другим классам.

30 класс МКТУ - кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе; жевательная резинка, за исключением используемой в медицинских целях; подслащивающие вещества натуральные; кондитерские изделия.

29 класс МКТУ - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам.

bionova

2.по свидетельству N 303835 с датой приоритета от 24 сентября 2004 г., зарегистрированный для следующих товаров:

05 класс МКТУ - диетические вещества для медицинских целей, пищевые добавки для медицинских целей, заменитель сахара для медицинских целей, жевательная резинка для медицинских целей, конфеты лекарственные, в том числе на заменителе сахара.

30 класс МКТУ - кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе; жевательная резинка, за исключением используемой в медицинских целях; подслащивающие вещества натуральные; кондитерские изделия; цикорий.

3. по свидетельству N 543241 с датой приоритета от 31.10.2013 г., зарегистрированный для следующих товаров:

30 класс МКТУ - цикорий [заменитель кофе]; заменители кофе.

4. по свидетельству N 546746 с датой приоритета от 14 ноября 2013 г., зарегистрированный для следующих товаров:

05 класс МКТУ - вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; биологически активные добавки к пище [БАД]; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые из глюкозы; заменитель сахара для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей.

16 класс МКТУ - мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки пластмассовые для упаковки; упаковки для бутылок картонные или бумажные.

29 класс МКТУ - консервированные пищевые продукты, не относящиеся к другим классам.

30 класс МКТУ - кофе; чай; какао; сахар; заменители кофе; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; вещества подслащивающие натуральные; кондитерские изделия; цикорий [заменитель кофе].

31класс МКТУ - зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты, не относящиеся к другим классам.

5. по свидетельству N 607126 с датой приоритета от 24 апреля 2015 г., зарегистрированный для следующих товаров и услуг:

05 класс МКТУ - заменитель сахара для медицинских целей, включая фруктозу, сорбит, стевию, сукралозу, аспартам, мальтит, эритрит, цикламат. сахаринат; напитки для похудения для медицинских целей.

29 класс МКТУ - фрукты, подвергнутые тепловой обработке; ягоды обработанные; ягоды асаи обработанные; ягоды годжи обработанные.

30 класс МКТУ - шоколадные батончики; батончики с шоколадной начинкой; соль поваренная; соль для консервирования пищевых продуктов; кондитерские изделия, включая шоколад без сахара; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадные; напитки для похудения, за исключением используемых для медицинских целей.

35 класс МКТУ - демонстрация товаров; исследования маркетинговые; продвижение товаров для третьих лиц; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама; менеджмент в сфере бизнеса; изучение рынка; сбыт товара через посредников; услуги по розничной, оптовой продаже товаров.

6. по свидетельству N 822945 с датой приоритета от 30 июня 2020 г., зарегистрированного в отношении следующих товаров и услуг:

05 класс МКТУ - биологически активные добавки к пище [БАД]; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; добавки пищевые из глюкозы; заменитель сахара для медицинских целей, включая фруктозу, сорбит, стевию, сукралозу, аспартам, мальтит, эритрит, цикламат, сахаринат, изомальт, мальтитный сироп, фруктозный сироп, ксилит, архат (ло хан го), полидекстрозу, инулин; напитки для похудения для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей.

16 класс МКТУ - карандаши; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; ручки; тетради; товары писчебумажные; упаковки для бутылок картонные или бумажные.

18 класс МКТУ - сумки холщовые.

29 класс МКТУ - желе фруктовое; каши быстрорастворимые (протеиновые); молоко арахисовое; молоко гороховое; молоко кокосовое; молоко миндальное; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко соевое; мясо растительное; овощи консервированные; орехи обработанные; пасты кокосовые; пасты ореховые; растительные белки (гороховый, овсяный, рисовый, соевый); супы протеиновые; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; чипсы фруктовые и овощные; шейки и коктейли (протеиновые); ягоды консервированные.

30 класс - батончики протеиновые; батончики с шоколадной начинкой; батончики фруктово-ореховые; батончики злаковые; вещества подслащивающие натуральные: виноградный сахар; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; закуски легкие на основе хлебных злаков (в том числе, хлебцы);заменители кофе; какао; кленовый сироп; кокосовый сахар; кокосовый сироп; кондитерские изделия; конфеты; кофе; крекеры; крупа гречневая; крупа кукурузная; крупа овсяная; крупа рисовая; мука полбяная; мука пшеничная; мука рисовая; мюсли(в том числе, запечённые); мюсли с различными наполнителями; напитки для похудения, за исключением используемых для медицинских целей; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадные; овсяный сироп; пастила без сахара; печенье; попкорн; рисовый сироп; сахар; сироп агавы; сироп топинамбура; сироп цикория; сиропы без добавления сахара; сиропы ферментированные; смеси для выпечки (в том числе, для маффинов, блинов, кейков); соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; сухие завтраки: гранола, кранчи; топпинги сладкие; тростниковый сахар; финиковый сироп; хлопья [продукты зерновые]; цикорий [заменитель кофе]; чай; шоколадные батончики.

31- зерно [злаки]; отруби зерновые.

32 - воды газированные; воды минеральные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; эссенции для изготовления напитков.

35 - демонстрация товаров; изучение рынка; исследования маркетинговые; маркетинг; менеджмент в сфере бизнеса; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама; сбыт товара через посредников; услуги по розничной, оптовой продаже товаров.

36- спонсорство финансовое; финансирование.

39 - перевозки автомобильные; перевозки грузовым автотранспортом; транспортировка; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах.

43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Истцу стало известно о неправомерном использовании обозначения "Бионова" в составе фирменного наименования ответчика Акционерное общество "Бионова Рус" (далее - "Спорное фирменное наименование").

Ответчик был зарегистрирован в качестве юридического лица с данным фирменным наименованием 7 августа 2017 г. и ему был присвоен ОГРН 1173926020586.

Зарегистрированными видами экономической деятельности Ответчика по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) являются:

10.32 Производство соковой продукции из фруктов и овощей;

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;

10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения;

10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий;

10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд;

10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов;

21.10 Производство фармацевтических субстанций;

46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров.

В соответствии с информацией на официальном сайте Ответчика "https://bionovarus.com" и информацией, размещенной на сайте Представительства Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации, Ответчик позиционирует себя как производитель продуктов для здорового питания.

Полагая, что используемые ответчиком в предпринимательской деятельности фирменные наименования и товарные знаки относятся к средствам индивидуализации истца, которым предоставляется правовая охрана в соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса РФ, ООО "Новапродукт АГ" направило претензию ответчику 24.11.21г. за N 31/21-И, после получения отказа на которую по приведению в соответствие фирменного наименования юридического лица обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.

Суд первой инстанции запретил акционерному обществу "Бионова Рус" (ОГРН 1173926020586) использовать в составе своего фирменного наименования обозначение "Бионова" в отношении следующих видов деятельности: производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения; производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий; производство готовых пищевых продуктов и блюд; производство детского питания и диетических пищевых продуктов; производство фармацевтических субстанций; деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров. В остальной части требований отказано.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном законом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что права Истца на товарные знаки в регистрациях N 300540, 303835, 543241, 546746, 607126 и 822945 возникли ранее прав на Спорное фирменное наименование.

Дата приоритета самого раннего словесного товарного знака BIONOVA Истца в регистрации N 300540 - 20 июля 2004 г. Это первый товарный знак из серии знаков с элементом "БИОНОВА"/" BIONOVA", которые также имеют более раннюю дату приоритета, а именно:

-комбинированный товарный знак приоритета в регистрации N 303835 с датой в приоритете 24.09.2004 г.

-комбинированный товарный знак приоритета в регистрации N 543241 с датой в приоритете 31.10.2013 г.

-комбинированный товарный знак приоритета в регистрации N 546746 с датой в приоритете 14.11.2013 г.

-комбинированный товарный знак приоритета в регистрации N 607126 с датой в приоритете 24.04.2015 г.

Дата государственной регистрации юридического лица ответчика, с которой возникает исключительное право на Спорное фирменное наименование, - 7 августа 2017 г. Таким образом, 5 зарегистрированных товарных знаков истца имеют более раннюю дату возникновения прав, чем Спорное фирменное наименование.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

При сравнении товарных знаков с иными обозначениями применяются критерии оценки сходства, установленные в пунктах 41 и 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил обозначения считаются сходными до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия общего впечатления, которое производит это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Согласно пункту 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Апелляционная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что словесный элемент "Бионова" в Спорном фирменном наименовании является тождественным словесному элементу "Бионова" в товарном знаке Общества "bionova" в регистрации N 300540 и сходным до степени смешения по звуковому и визуальным критериям со словесным элементом "Bionova" в товарных знаках Общества в регистрациях N 303835 по Свидетельствам NN 546746 и 607126 и по Свидетельству N 822945.

Сходство по звуковому критерию определяется одинаковым, полностью совпадающим произношением сравниваемых объектов "Бионова" и "bionova".

Сходство по визуальному критерию определяется тем, что сравниваемые объекты представляют собой варианты транслитерации одного и того же слова в кириллице и латинице, написание большинства гласных в сравниваемых объектах "о" и "а" совпадают, сходство начальных букв "Б" и "b" присутствует в высокой степени и длина слов одинакова.

Анализ сходства по семантическому критерию не проводится, поскольку отсутствует смысловое содержание у сравниваемых обозначений.

С учетом изложенных обстоятельств суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что сходство до степени смешения между Товарными знаками истца и Спорным фирменным наименованием ответчика достигается ввиду общего зрительного впечатления, основывающего на высокой степени сходства, близкой к тождеству, элемента "Бионова", главного и единственно сильного в Спорном фирменном наименовании, с элементом "Бионова", объединяющим Товарные знаки истца в единую серию.

Известность товарного знака "Бионова"/"Bionova", длительное присутствие па российском рынке продукции, маркированном им, и наличие целой серии данных товарных знаков усиливают различительную способность словесного элемента "Бионова"/"Bionova", а его включение в состав Спорного фирменного наименования порождает ложное восприятие потребителем как происходящее от компании истца.

Товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы Товарные знаки истца, являются однородными видам деятельности ответчика, в рамках которых ответчиком производится однородная продукция.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что компания истца зарегистрирована для видов деятельности, аналогичных видам деятельности ответчика, за исключением производства соковой продукции из фруктов и овощей. Вопреки доводам подателя жалобы, в материалы дела не представлено доказательств исполнения ответчиком заявленных требований истца, а также недобросовестного поведения Общества. Фактически ответчик под Спорным фирменном наименованием осуществляет деятельность, которая занесена в ЕГРЮЛ и является аналогичной деятельности истца, и производит однородные товары, в отношении которых зарегистрированы Товарные знаки истца. Все Товарные знаки истца в регистрациях N N 300540, 303835, 543241, 546746 и 607126 являются действующими и активно используемыми в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг.

Таким образом, соблюдены все три условия для применения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ: более ранняя дата возникновения прав на Товарные знаки Истца, наличие высокой степени сходства до степени смешения и однородность товаров и видов деятельности.

В соответствии с абзацем 3 п. 6 ст.1252 ГК РФ истцом заявлено требование о частичном запрете использования фирменного наименования использования в определенных видах деятельности.

В пункте 152 Постановления N 10 устанавливается, что выбор способа прекращения нарушения исключительного права - прекращение использования фирменного наименования в отношении конкретных определенных судом видов деятельности или изменение фирменного наименования - принадлежит не истцу, а ответчику. В связи с этим в резолютивной части решения суда, установившего факт нарушения права на фирменное наименование истца, указывается на запрет ответчику осуществлять определенные виды деятельности под определенным фирменным наименованием. Выбор способа исполнения такого решения суда осуществляется ответчиком на стадии исполнения решения суда.

С учетом изложенных обстоятельств, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требования истца в части запрета использовать в составе своего фирменного наименования обозначение "Бионова". В удовлеторении требований о взыскании с ответчика неустойки в размере 5000 рублей за каждый день неисполнения решения суда правомерно отказано в связи с тем, что в период действия моратория неустойка с 01.04.2022 года не подлежит начислению и взысканию, что подателем жалобы не оспаривается.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 25 июля 2022 года по делу N А21-2248/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

М.В. Будылева О.В. Горбачева