Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2022 г. N 10АП-23813/22 по делу N А41-89461/2021

г. Москва

13 декабря 2022 г.

Дело N А41-89461/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 06 декабря 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 декабря 2022 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пивоваровой Л.В.,

судей Коновалова С.А., Марченковой Н.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кононихиной Е.О.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПАРАФАРМ" на решение Арбитражного суда Московской области от 07.10.2022 по делу N А41-89461/2021.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "ПАРАФАРМ" - Кудинов А.А. по доверенности от 11.12.2020, Навценя А.Ю. по доверенности от 04.06.2020,

общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" - Ольхова В.И. по доверенности от 02.08.2021.

Общество с ограниченной ответственностью "ПАРАФАРМ" (далее - истец, ООО "ПАРАФАРМ", общество) обратилось в Арбитражный суд Московской области к индивидуальному предпринимателю Ларионову Константину Андреевичу (далее - ответчик 1, ИП Ларионов, предприниматель), обществу с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" (далее - ответчик 2, Вайлдберриз) с требованиями:

- признать действия ИП Ларионова по предложению к продаже и продаже биологически активных добавок к пище на сайте wildberries.ru, маркированных обозначением "KETO-LIGHT", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 556152, маркированных обозначением "FitNess & Life", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 600123, а также использование внешнего вида упаковки истца, являющейся переработкой внешнего вида упаковки (баночки), на которая является объектом авторского права истца, нарушением исключительных прав Истца на товарные знаки N 556152, N 600123 и внешний вид упаковки как объект авторского права;

- запретить ИП Ларионову реализацию биологически активных добавок к пище, маркированных обозначением "KETO-LIGHT", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 556152;

- запретить ИП Ларионову реализацию биологически активных добавок к пище, маркированных обозначением "FitN ess & Life", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 600123;

- запретить ИП Ларионову реализацию биологически активных добавок к пище с использованием внешнего вида упаковки товара (баночки), которая является переработкой дизайна упаковки товара (баночки) истца, обладающее следующими признаками: упаковка товара (баночка) выполнена белым цветом, крышка красная; в верхней части этикетки на баночке проходит яркая контрастная полоса со словесным элементом FitN ess & Life; в средней части дизайна этикетки расположен овал темного цвета, внутри овала вписан выполненный стилизованным шрифтом словесный элемент "FitN ess & Life"; под овалом в дизайне размещен словесный элемент "KILOLIGHT" выполненный заглавными буквами латинского алфавита стилизованного шрифта розового цвета в две строки, где элемент "KILO" размещен над словесным элементом "LIGHT"; ниже размещен словесный элемент "СНИЖЕНИЕ ВЕСА", выполненный стилизованным шрифтом кириллического алфавита белого цвета с красной обводкой по контору букв; далее, сверху вниз, на этикетке размещены словесные элементы "ЭНЕРГИЯ И БЛОКИРОВКА АППЕТИТА", выполненные стандартным шрифтом кириллического алфавита заглавными буквами;

- признать действия Вайлдберриз по предложению к продаже и продаже биологически активных добавок к пище на сайте wildberries.ru, маркированных обозначением "KETO-LIGHT", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 556152, маркированных обозначением "FitNess & Life", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 600123, а также использование внешнего вида упаковки истца, являющейся переработкой внешнего вида упаковки (баночки), на которая является объектом авторского права истца, нарушением исключительных прав Истца на товарные знаки N 556152, N 600123 и внешний вид упаковки как объект авторского права;

- запретить Вайлдберриз размещать предложения к продаже биологически активных добавок к пище, маркированных обозначением "KETO-LIGHT", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 556152;

- запретить Вайлдберриз размещать предложение биологически активных добавок к пище, маркированных обозначением "FitN ess & Life", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 600123;

- запретить Вайлдберриз реализацию биологически активных добавок к пище с использованием внешнего вида упаковки товара (баночки), которая является переработкой товара (баночки) истца, которая является переработкой дизайна упаковки товара (баночки) истца, обладающее следующими признаками: упаковка товара (баночка) выполнена белым цветом, крышка красная; в верхней части этикетки на баночке проходит яркая контрастная полоса со словесным элементом FitN ess & Life; в средней части дизайна этикетки расположен овал темного цвета, внутри овала вписан выполненный стилизованным шрифтом словесный элемент "FitN ess & Life"; под овалом в дизайне размещен словесный элемент "KILOLIGHT" выполненный заглавными буквами латинского алфавита стилизованного шрифта розового цвета в две строки, где элемент "KILO" размещен над словесным элементом "LIGHT"; ниже размещен словесный элемент "СНИЖЕНИЕ ВЕСА", выполненный стилизованным шрифтом кириллического алфавита белого цвета с красной обводкой по контору букв; далее, сверху вниз, на этикетке размещены словесные элементы "ЭНЕРГИЯ И БЛОКИРОВКА АППЕТИТА", выполненные стандартным шрифтом кириллического алфавита заглавными буквами.

Решением суда первой инстанции исковое заявление оставлено без удовлетворения.

Истец с вынесенным решением не согласился, обжаловав его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе истец (далее также - податель жалобы) просит решение арбитражного суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы её податель указывает на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, неверное применение судом норм материального и процессуального права.

От ответчика 2 поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указано на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

В судебном заседании представители подателя жалобы настаивали на доводах жалобы, представитель ответчика 2 возражал против них.

Также представители подателя жалобы заявили ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.

Ходатайство рассмотрено арбитражным судом апелляционной инстанции по правилам статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отклонено ввиду того, что представленные дополнительные доказательства датированы после решения суда и не могли быть предметом исследования суда первой инстанции.

Законность и обоснованность судебного акта проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

29 октября 2015 года на имя истца был зарегистрирован словесный товарный знак "КИЛО-ЛАЙТ" по свидетельству N 556152, дата приоритета - 12.12.2013, в отношении товаров 05 класса в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (далее по тексту - "МКТУ"), в том числе, в отношении следующих товаров "биологически активные добавки к пище, вещества диетические для пищевых целей, гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; конфеты лекарственные" (далее по тексту - товарный знак 1).

20 ноября 2015 года на основании договора на изготовление полиграфической продукции N 026/2015 был разработан дизайн и рекламный каталог "Фитнесс - Life", в котором, среди прочих, был разработан дизайн упаковки биологически активной добавки к пище КИЛО-ЛАЙТ (KILO-LIGHT).

23 декабря 2016 года на имя истца был зарегистрирован комбинированный товарный знак "Fitness & Life" по свидетельству N 600123, дата приоритета - 16.06.2015, в отношении товаров 05, 16 классов в соответствии с МКТУ, услуг 35 класса в соответствии с МКТУ, а именно:

"05 - фармацевтические препараты; пищевые добавки для человека и животных; биологически-активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей.

16 - альбомы; альманахи; афиши, плакаты; атласы; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы (издания периодические); издания периодические; издания печатные; книги; продукция печатная; учебники (пособия).

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)" (далее по тексту - товарный знак 2).

16 мая 2019 года на имя истца был зарегистрирован комбинированный товарный знак по свидетельству N 711825, которому, в частности предоставлена правовая охрана словесному элементу "KILO-LIGHT", в отношении товаров 05 класса в соответствии с МКТУ, в том числе, в отношении следующих товаров: "добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; иммуностимуляторы; конфеты лекарственные".

В свою очередь, как указывает истец, 01.09.2021 был установлен факт реализации ИП Ларионовым биологических активных добавок к пище, маркированных обозначениями "KETO-LIGHT" (далее по тексту - БАД "KETO-LIGHT") и обозначением "FitN ess&Life". Реализация осуществлялась в интернет-магазине WILDBERRIES.

08 сентября 2021 года истцом в интернет-магазине WILDBERRIES была приобретена БАД "KETO-LIGHT", что подтверждается нотариальным протоколом осмотра.

Истец указывает, что не давал своего согласия ответчикам на использование товарных знаков и объекта авторского права (дизайна) упаковки биологически активной добавке к пище "KILO-LIGHT".

По мнению истца, действия ответчиков по предложению к продаже и реализации БАД "KETO-LIGHT" является нарушением исключительного права истца на товарные знаки, исключительного права на объект авторского права (дизайн).

В связи с указанным истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал на избрание обществом неверного способа защиты права, а также пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между товарными знаками истца и обозначением, используемым предпринимателем. Также суд пришел к выводу, что общество "Вайлдберриз" является информационным посредником, не установив при этом оснований для его привлечения к ответственности за нарушение исключительных прав.

Апелляционный суд соглашается с такими выводами суда первой инстанции.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 названного Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 названного Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

Факт принадлежности истцу товарных знаков по свидетельству N 556152 и по свидетельству N 600123 стороны не оспаривают.

Довод апелляционной жалобы о том, что Вайлдберриз не является информационным посредником, подлежит отклонению в силу следующего.

По смыслу пункта 1 статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, информационный посредник - это лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет, лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети.

Является ли конкретное лицо информационным посредником, устанавливается судом с учетом характера осуществляемой таким лицом деятельности. Если лицо осуществляет деятельность, которая указана в статье 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, то такое лицо признается информационным посредником в части осуществления данной деятельности. В случае если лицо осуществляет одновременно различные виды деятельности, то вопрос об отнесении такого лица к информационному посреднику должен решаться применительно к каждому виду деятельности (пункт 77 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10).

Используемый в предпринимательской деятельности ответчиком сайт является маркетплейсом, то есть представляет собой электронную витрину, своего рода онлайн-гипермаркет, где дистанционно ведется розничная продажа товаров разных продавцов.

При этом, из материалов дела следует, что реализация спорных товаров велась именно предпринимателем посредством площадки ответчика 2, а не обществом "Вайлдберриз" от своего имени.

Учитывая характер деятельности Вайлдберриз, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что оно является информационным посредником, что в свою очередь также свидетельствует о несостоятельности довода апелляционной жалобы об использовании ответчиком спорного обозначения.

При этом апелляционный суд отмечает, что истец не направлял Вайлдберриз претензию о нарушении своих исключительных прав до предъявления искового заявления в суд. Данное обстоятельство было подтверждено истцом в ходе рассмотрения настоящего дела в предварительном судебном заседании суда первой инстанции.

При этом положение статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает лишь обязанность информационного посредника в случае получения в письменной форме заявления правообладателя своевременно принять необходимые и достаточные меры

В связи с этим Вайлдберриз впервые узнало о требованиях истца из текста искового заявления, следовательно, обязанность по содействию правообладателю по устранению нарушений его исключительных прав у Вайлдберриз не возникала.

Между тем, Вайлдберриз приняло меры для прекращения возможного нарушения интеллектуальных прав истца, в подтверждение чего им были приложены скриншоты об отсутствии указанных истцом товаров на сайте (приложение 4 к отзыву на исковое заявление).

В этой связи суд первой инстанции правомерно указал, что на дату вынесения решения по делу доказательств реализации ответчиком товаров на торговой интернет-площадке WILDBERRIES с изображениями, как указывает истец, сходными до степени смешения с товарными знаками по свидетельству N 556152 и по свидетельству N 600123, не представлено.

Представление истцом скриншотов с новыми артикулами товаров (артикула 44967938, который до приобщения истцом соответствующих скриншотов не упоминался в исковом заявлении), а также представление скриншотов страниц сайта, где спорные товары отсутствуют в наличии, не может подтверждать неприятие Вайлдберриз необходимых мер.

Появление страниц с удаленными ранее артикулами возможно при обновлении версий сайта, а также в случае, если пользователем не был очищен кеш браузера, содержащий копию страницы, которая ранее посещалась.

Однако такие страницы не могут свидетельствовать о продолжении реализации спорных товаров или предложении их к продаже продавцами, так как возможность приобретения на них товаров отсутствует (отсутствует цена, информация о доставке, указано, что товары отсутствуют в наличии).

Вайлдберриз также были представлены доказательства того, что на дату принятия решения ни указанные истцом в исковом заявлении, ни указанные в процессе рассмотрения дела товары не размещаются (приложения к письменным пояснениям).

Кроме того Вайлдберриз указывает, что не имеет возможности контролировать и отслеживать создание продавцом клонов (дублей) заблокированных карточек товаров, в связи с чем оно не знало и не могло знать об их появлении на сайте, тем более с учетом представления в материалы дела подтверждений отсутствия размещения предложений к продаже на сайте.

Данное утверждение истцом соответствующими доказательствами не опровергнуто.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что Вайлдберриз надлежащим образом отреагировал на извещение истца и скрыл все указанные им карточки спорных товаров.

Касательно существа заявленных истцом требований суд апелляционной инстанции обращает внимание на следующее.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 постановление N 10, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Иными словами, способ защиты права, избранный истцом в рамках настоящего дела, предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения

Из указанных разъяснений следует, что истец должен доказывать факт нарушения его прав на момент принятия решения, или факт осуществления действий, направленных на нарушение права в ближайшем будущем нарушения (если заявляется об угрозе нарушения права).

Между тем, как уже было указано выше, таких доказательств материалы дела не содержат.

Следовательно, требования истца о запрете размещать предложения о продаже и реализовывать товары было законно оставлено судом первой инстанции без удовлетворения.

Апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции, что требование истца о признании действий незаконными является ненадлежащим способом защиты.

По смыслу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо - лицо, чьи права или законные интересы нарушены или оспариваются, должно избрать такой способ защиты нарушенного права, который предусмотрен законом для конкретного вида правоотношений и который позволит в действительности восстановить нарушенное право.

Способы защиты гражданских прав направлены на обеспечение защиты прав и свобод и восстановление нарушенных прав, что следует, в том числе, из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2010 N 732-О-О, от 15.07.2010 N 948-О-О, от 23.09.2010 N 1179-О-О, от 25.09.2014 N 2258-О.

Гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права, при этом в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, но избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и непосредственно привести к восстановлению нарушенного права.

Перечень способов защиты установлен ГК РФ или иными законами (статья 12).

При этом ни статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, ни статьи 1250, 1252, 1253, 1474, 1515 главы четвертой ГК РФ не предусматривают такой способ защиты права, как признание незаконными действий юридических и физических лиц, не являющихся органами, осуществляющими публичные полномочия, или должностными лицами таких органов.

Довод общества относительно того, что гражданским законодательством (в частности, статьей 12 ГК РФ) установлен открытый перечень способов защиты нарушенных прав, ввиду чего истец не ограничен в выборе любого способа, не соответствует смыслу указанной нормы.

Из буквального толкования указанной статьи следует, что способы защиты, избираемые истцом и не предусмотренные данной статьей, должны предусматриваться иным законом.

Истец не указал, какому из предусмотренных законом способов защиты соответствует заявленное им требование.

В рассматриваемом случае обстоятельства использования товарных знаков не являются юридическими фактами, которые могут быть установлены в порядке, предусмотренном главой 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и относятся к основанию, а не к предмету иска.

Кроме того, в данном случае не усматривается, каким образом избранный способ защиты приведет к действительному восстановлению прав и законных интересов истца в случае их нарушения ответчиком.

Учитывая изложенное, апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

В связи с указанным выше довод апелляционной жалобы о том, что вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства до степени смешения между товарными знаками истца и используемым предпринимателем обозначением является неправомерным, отклоняется судебной коллегией как не опровергающий законность и обоснованность принятого по настоящему делу судебного акта по указанным выше обстоятельствам.

Ввиду изложенного оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в любом случае, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 07.10.2022 по делу N А41-89461/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПАРАФАРМ" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья

Л.В. Пивоварова

Судьи

С.А. Коновалов Н.В. Марченкова