Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 декабря 2022 г. N 09АП-64273/22 по делу N А40-216736/2021

г. Москва

20 декабря 2022 г.

Дело N А40-216736/21

Резолютивная часть постановления объявлена 15 декабря 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 декабря 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ким Е.А.,

судей: Захаровой Т.В., Стешана Б.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Розенфельдом Д.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам первой инстанции дело N А40- 216736/21

по иску ООО "Максимус" (ОГРН: 1217700029942, ИНН: 9701169788)

к ООО Фирма "Здоровье" (ОГРН: 5147746145730, ИНН: 7730713208)

третье лицо FORIANELLI TRADING LIMITED (Форианелли трэйдинг лимитед)

о взыскании компенсации и приложенные к исковому заявлению документы.

при участии в судебном заседании:

от истца: Кожемякин Д.В. по доверенности от 01.03.2022;

от ответчика: Омельченко А.И., Якунина К.А. по доверенности от 30.08.2022;

от третьего лица: Семенов А.В. по доверенности от 19.12.2021;

УСТАНОВИЛ:

ООО "МАКСИМУС" обратилось в суд с иском к ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Баю-Бай" по свидетельству N 527696 при производстве продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю" в количестве 999 упаковок в партии N 041119 от 18.11.2019 в размере 389 610 руб.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 17 января 2022 года суд первой инстанции в иске отказал.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт.

Также с апелляционной жалобой обратилось FORIANELLI TRADING LIMITED (Форианелли трэйдинг лимитед) (в порядке ст. 42 АПК РФ).

Ввиду наличия оснований, предусмотренных ч.4 ст. 270 АПК РФ, определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2022 года, суд перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, для рассмотрения дела в суде первой инстанции, и привлек FORIANELLI TRADING LIMITED (Форианелли трэйдинг лимитед) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2022 отменено, принят новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2022 года постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2022 по делу N А40-216736/2021 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

В судебном заседании представитель истца, третьего лица доводы искового заявления поддержали в полном объеме. Просят исковые требования удовлетворить.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения искового заявления. Считает доводы искового заявления несостоятельными. Просит исковые требования оставить без удовлетворения.

Лицами, участвующими в деле, представлены письменные правовые позиции по спору, которые приобщены судом к материалам дела.

В обоснование исковых требовании истец ссылается на то, что ООО "МАКСИМУС" обладает правом требования возмещения убытков и взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 527696 (наименование "Баю-Бай").

Право истца основано на договоре цессии N 23/08-21 от 23 августа 2021 г. между ООО "МАКСИМУС" и правообладателем товарного знака N 527696 компанией ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (далее Компания).

Компания на основании государственной регистрации имеет права на товарный знак: Баю-Бай N 527696, Приоритет:17.05.2013, Дата государственной регистрации:26.11.2014, 05-биологически активные добавки к пище (БАД).

Из общедоступной информации, в том числе в сети Интернет, правообладателю и истцу стало известно, что ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" производит, предлагает к продаже, продает и рекламирует продукт: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю", сходным до степени смешения с товарным знаком N 527696 ("Баю-бай") правообладателем которого является компания ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД.

20 апреля и 15 сентября 2020 г. были проведены контрольные закупки продукта: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю" в аптеке г. Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д.2.

Вместе с продуктом: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю", далее чай "Баюшки-Баю", в аптеке были получены: кассовый чек от 20.04.2020 г. и 15.09.2021 г.; удостоверение качества и безопасности N 99 от 18.11.2019; свидетельство о государственной регистрации (СГР) на продукт: чай детский травяной "Баюшки-Баю" под номером RU.77.99.19.005.E.003952.02.15 от 13.02.2015 г.

В удостоверении качества и безопасности (далее УДК), в свидетельстве о государственной регистрации от 13.02.2015 г. и в кассовом чеке указано наименование продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю", в качестве продавца и производителя чая "Баюшки-Баю" указано одно и тоже юридическое лицо ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ", наименование аптеки и ИНН в чеке совпадают с наименованием и ИНН ответчика ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ", т.е. аптека принадлежит ответчику ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ".

На свидетельстве о государственной регистрации и удостоверении качества и безопасности проставлены печати и штампы аптеки и ответчика, удостоверение качества и безопасности подписано начальником Отдела Контроля Качества (ОКК) ответчика Т.А. Белоус.

09.03.2021 г. был сделан скриншот сайта LEKTRAVA.RU, согласно сервиса Whois, владельцем домена является ООО "Фирма "Здоровье".

На сайте LEKTRAVA.RU рекламируется и предлагается к продаже продукт: чай детский травяной "Баюшки-Баю", на скриншотах есть фото упаковки чая "Баюшки-Баю".

На упаковке закупленного чая "Баюшки-Баю" и на упаковке чая на скриншотах сайта крупно нанесено название "БАЮШКИ-БАЮ".

Таким образом по мнению истца спорная продукция, которую ответчик ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" производит, предлагает к продаже, продает, рекламирует, в том числе в сети "интернет", называется "БАЮШКИ-БАЮ" и на упаковках продукции используется обозначение "БАЮШКИ-БАЮ".

ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" получило Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) "БАЮШКИ-БАЮ" по заявке N 2017707101 от 21.05.2018 г., далее Решение Роспатента.

В Решении Роспатента указано следующее: "В результате экспертизы комбинированного обозначения "Баюшки-Баю", заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 05 класса МКТУ, установлено, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками, со словесным элементом "Баю-бай", зарегистрированными под: N 527696, на имя ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕН, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а так же, однородность товаров и услуг были установлены на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Товары 05 класса заявленного перечня "чаи травяные для медицинских целей, фиточай и др." являются однородными товарам 05 класса фармацевтические, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, биологически активные добавки к пище противопоставленных товарных знаков по свидетельству N 527696 и соотносятся между собой как "род-вид".

Так же при установлении однородности принимались во внимание условия производства и сбыта, круг потребителей, род (вид) товаров, назначение, а также принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному и тому же изготовителю (в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов сравниваемых обозначения)".

Таким образом, Роспатент установил, что чай "Баюшки-Баю": имеет обозначение "Баюшки-Баю" сходное до степени смешения с товарным знаком N 527696 "Баю-Бай", является однородным товару 5 класса биологически активные добавки к пище (БАД) в отношении которого зарегистрирован товарный знак N 527696.

Следовательно, обозначение "Баюшки-Баю", обладающее высокой степенью сходства с товарным знаком "Баю-Бай" N 527696, используется ответчиком ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" незаконно для идентификации продукта - чай детский травяной "Баюшки-Баю", который однороден БАД, в отношении которого зарегистрирован товарный знак N 527696, и это нарушает исключительные права правообладателя товарного знака N 527696.

Истцом 19 октября 2020 г. в адрес ответчика ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" была направлена в порядке ч. 5 ст.4 АПК РФ претензия в порядке досудебного урегулирования (N 6 от 19.10.2020), что подтверждено кассовым чеком и описью вложения.

Однако ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" после получения претензии продолжило продавать чай "Баюшки-Баю", что подтверждается закупкой от 08 февраля 2021 г. и закупкой от 09 апреля 2021 г., предлагать чай "Баюшки-Баю" к продаже, рекламировать, в том числе в интернете, что подтверждается скриншотом сайта LEKTRAVA.RU ОТ 09 марта 2021 г.

Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

При производстве чая "Баюшки-Баю" производитель ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ", в соответствии с законодательством, на каждую произведенную партию выписывает удостоверение качества и безопасности (УДК). В УДК указываются:

* дата изготовления

* номер партии (серия)

* количество упаковок в партии (шт.)

20 апреля 2020 г. при контрольной закупке чая "Баюшки-Баю" были получены: удостоверение качества и безопасности N 99, дата изготовлении партии 18.11.2019, номер партии 041119.

В этом удостоверении качества и безопасности указано, что ответчик ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" произвел партию в количестве 999 упаковок (штук) контрафактного продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю".

Кассовый чек от 20.04.20г. и кассовый чек от 15.09.20г., полученные от ответчика ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ".

В кассовых чеках указана цена упаковки чая "Баюшки-Баю" 195 рублей.

Таким образом, размер компенсации (двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак) составляет: 999 упаковок*195 рублей*2=389 610 рублей.

Как следует из материалов дела между FORIANELLI TRADING LIMITED (ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) и ООО "Максимус" заключен договор уступки права (требования) N 23/08-21 от 23.08.2021, согласно условиям которого (п. 1.1. Договора уступки права (требования)) Цедент уступает требования по возмещению убытков и выплаты компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N527696 Баю-Бай за период с 19.10.2017 по 23.08.2021.

Возражая против заявленных требований ответчик указывал на то, что сделка между сделка FORIANELLI TRADING LIMITED (ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД) и ООО "Максимус", а именно договор уступки права (требования) N 23/08-21 от 23.08.2021 является недействительной в силу своей ничтожности на основании ст. 168 ГК РФ. В обоснование доводов об отсутствии у истца права, подлежащего защите, ответчик ссылается на то, что в рассматриваемом случае требование о защите исключительных смежных прав путем взыскания компенсации направлено на защиту не собственного права ООО "Максимус", а права цедента, поскольку в установленном законом порядке исключительные права цессионарию не отчуждались, договор уступки не регистрировался Роспатентом.

Апелляционная коллегия отклоняет доводы ответчика о недействительности договора цессии, а также о том, что заключение договора уступки прав на взыскание компенсации недостаточно для признания за цессионарием права на обращение в суд от своего собственного имени с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Согласно пункту 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

Пунктом 2 статьи 389 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 17 Обзора практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120, в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", в абзаце третьем пункта 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования.

Из приведенных разъяснений следует, что стороны вправе заключить договор уступки требования возмещения убытков или выплаты компенсации, размер которых не установлен на момент заключения договора.

По смыслу пункта 3 статьи 1252, пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации право требования правообладателем компенсации возникает с момента нарушения исключительного права, при доказанности факта правонарушения. Размер подлежащей взысканию компенсации определяется судом.

Исходя из данных нормативных положений, для определения предмета договора уступки права требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права сторонам необходимо указать в договоре исключительное право, а также обстоятельства нарушения в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере.

Из приведенных норм права и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации следует, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право.

Правообладатель по соглашению об уступке требования может лишь один раз передать требование о выплате компенсации в отношении лица, допустившего нарушение исключительного права правообладателя исходя из определенного случая (факта) такого нарушения. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2022 по делу N А40-195148/2021 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2022 N 11 305-ЭС22-16391 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Суд апелляционной инстанции установил, что в договоре уступки права указаны исключительное право, подлежащее защите, нарушитель исключительного права и период, в течение которого допущено нарушение, то есть необходимые и достаточные обстоятельства нарушения.

Поскольку в данном случае, денежная компенсация не связана с правами на недвижимое имущество и сделок с ним, данное обстоятельство исключает государственную регистрацию такого договора уступки требования.

Указанный правовой подход соответствует правовой позиции изложенной в определении N 305- ЭС22-5013 от 25.04.2022 по делу N A40-210216/2020 об отказе в передаче кассационной жалобы ООО Фирма "Здоровье" на определение Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2022 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Возражая против заявленных требований ответчик также ссылается на то, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019 и N 527696 являются серией товарных знаков, что подлежит отклонению, поскольку под серией товарных знаков понимается, как правило, три и более товарных знака, принадлежащих одному правообладателю, тогда как в настоящем случае товарные знаки принадлежат разным правообладателям.

Кроме того, следует отметить, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422 и N 338019 не были признаны судами серией при рассмотрении дел N А40-368/2018, N А40-269915/2019.

Признание этих товарных знаков одной серией товарных знаков противоречило бы принципу правовой определенности.

При этом, исходя из конкретных обстоятельств нарушения однородность контрафактного товара ответчика "детский травяной чай" отдельным позициям товаров 5-го класса МКТУ, в том числе товару "детское питание" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 183422 и товару 30-го класса МКТУ "чай" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338019 не означает однородности самих по себе товарных позиций "детское питание" и "чай".

Ссылки ответчика на судебные акты по делам N N А40-275159/2019, А40- 263652/2019, А40-269662/2019 не могут быть приняты во внимание, поскольку не являются преюдициальными для настоящего дела, в рамках настоящего спора и в деле NА40-210216/20 в качестве контрафактного товара рассматривается чай детский "Баюшки-Баю" производства ООО Фирма "Здоровье", а в делах NА40-275159/2019, NА40-263652/2019 и NА40-269662/2019 БАД Баю-Бай. "Капли Колыбельные" производства ООО "Йодные технологии и маркетинг".

Также ни один участник настоящего дела не был участником дела N А40-275159/2019 и А40-263652/2019, а в деле А40-269662/2019 не участвовали ответчик ООО Фирма "Здоровье" и компания Форианелли Трэйдинг Лимитед.

Доводы ответчика об аффилированности лиц ООО "Курортмедсервис" и компании Форианелли Трэйдинг Лимитед со ссылкой на позицию Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 04.06.2022 по делу N А40-62122/20, и ограничение прав аффилированных лиц на самостоятельную защиту товарных знаков, принадлежащих им, с ссылкой на п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23-04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" основаны на неверном прочтении судебного акта.

Так в постановлении от 04.06.2022 Суд по интеллектуальным правам указывает, несмотря на то, что ООО "Курортмедсервис" и компания Форианелли Трэйдинг Лимитед аффилированные лица, самостоятельной защите подлежит каждый товарный знак, так как речь идет о разных правообладателях.

Таким образом, сам факт наличия установленной аффилированности в делах N A40-62122/19, A40-271511/19 по одной и той же партии контрафактного товара не является основанием для применения п. 68 и 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Утверждения ответчика о то, что аффилированность может устанавливаться через единство представителей, что является самостоятельным основанием для признания наличия аффилированности со ссылкой на определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2019 N 301-ЭС19-12957 не принимается судом апелляционной инстанции, поскольку текст этого определения не содержит указанную правовую позицию.

В данном деле о банкротстве лишь указано на необходимость учета косвенных доказательств связанности физических лиц - кредитора, ликвидатора должника и арбитражного управляющего.

Наличие лицензионного договора между компанией Форианелли Трэйдинг Лимитед и ООО "Курортмедсервис" в отношении товарного знака N 527696 "Баю-бай" в отношении товаров 5 класса МКТУ "биологически активные добавки" свидетельствует о том, что товар, производимый ответчиком - детский травяной чай, не покрывается регистрациями только товарных знаков N 183422 и N 338019, и лишний раз подчеркивает наличие у товарного знака N 527696 не оспоренной ответчиком самостоятельной правовой охраны, никаких пересечений по охраняемым товарам у указанных товарных знаков нет.

Наличие исключительной лицензии у ООО "Курортмедсервис" на товарный знак N 527696 не препятствует тому, чтобы компания Форианелли Трэйдинг Лимитед самостоятельно предъявляла иск по взысканию компенсации за незаконное использование товарного знака N 527696.

В рамках настоящего дела данное требование передано на основании договора цессии ООО "Максимус".

Также суд апелляционной инстанции учитывает, что решением Роспатента, которым было отказано ответчику в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) "БАЮШКИ-БАЮ" по заявке N 2017707101 от 21.05.2018 в результате экспертизы комбинированного обозначения "Баюшки-Баю", заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 05 класса МКТУ, установлено, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками, со словесным элементом "Баю-бай", зарегистрированными под N 527696, на имя компании Форианелли Трэйдинг Лимитед, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а так же, однородность товаров и услуг были установлены на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также Роспатент установил, что чай "Баюшки-Баю" является однородным товару 5 класса биологически активные добавки к пище (БАД) в отношении которого зарегистрирован товарный знак N 527696. Следовательно, обозначение "Баюшки-Баю", обладающее высокой степенью сходства с товарным знаком "Баю-Бай" N 527696, используется ответчиком ООО Фирма "Здоровье" незаконно для идентификации продукта - чай детский травяной "Баюшки-Баю", который однороден БАД, в отношении которого зарегистрирован товарный знак N 527696, и это нарушает исключительные права правообладателя товарного знака N 527696.

Таким образом, в действиях ответчика содержится нарушение исключительного права истца на Товарный знак, ответчик ООО Фирма "Здоровье" производит, предлагает к продаже, продает, рекламирует, в том числе в сети "интернет", контрафактный чай "Баюшки-Баю", то есть многократно нарушает исключительные права правообладателя.

Истец в рассматриваемом случае избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании вышеуказанной нормы - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров). При расчете компенсации истец исходил из следующего.

При производстве чая "Баюшки-Баю" производитель ООО Фирма "Здоровье", в соответствии с законодательством, на каждую произведенную партию выписывает удостоверение качества и безопасности, в котором содержится информация о дате изготовления, номере партии и количеству упаковок в партии.

В рамках настоящего дела истец определил размер компенсации в сумме 389 610 руб.

Суд апелляционной инстанции считает, что сумма компенсации в размере 389 610 руб. является обоснованной и не завышенной исходя из степени вины ответчика, так как ответчик, являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять контроль за размещаемой информацией.

Ответчик должен был удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на производимую и предлагаемую к продаже спорную продукцию.

Однако ответчик проигнорировал решение Роспатента, досудебную претензию от правообладателя от 19.10.2020 г, и продолжал продавать, предлагать контрафактную продукцию к продаже, рекламировать в сети интернет, что подтверждается более поздними закупками.

Суд апелляционной инстанции полагает, что размер компенсации в сумме 389 610 руб. не влечет недобросовестного обогащения истца, а также избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, при этом безусловно лишает последнего стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности.

Оснований для снижения суммы компенсации суд апелляционной инстанции не усматривает.

Учитывая изложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд считает, что требования истца подлежат удовлетворению.

Расходы по госпошлине подлежат распределению на стороны в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, ч. 4 ст. 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 января 2022 года по делу N А40- 216736/21 отменить.

Взыскать с ООО Фирма "Здоровье" (ОГРН: 5147746145730, ИНН: 7730713208) в пользу ООО "Максимус" (ОГРН: 1217700029942, ИНН: 9701169788) 389 610 руб. компенсации, а также в возмещение судебных расходов 13 792 руб. госпошлины.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Ким

Судьи

Т.В. Захарова Б.В. Стешан