Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 1 марта 2024 г. N 03АП-4457/23 по делу N А33-3617/2023

г. Красноярск

01 марта 2024 г.

Дело N А33-3617/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 марта 2024 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Парфентьевой О.Ю.,

судей: Белан Н.Н., Пластининой Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания Солдатовой П.Д.,

при участии: от ответчика - акционерного общества "Кондитерско-макаронная фабрика "Краскон": Шехтман Е.Л., представителя по доверенности от 14.11.2023, диплом, свидетельство о перемене имени, Мазуровой Г.И., представителя по доверенности от 28.12.2023, диплом,

от истца - индивидуального предпринимателя Юсупова Рафиса Ринатовича:

Баженова А.В., представителя по доверенности от 01.10.2021, диплом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества "Кондитерско-макаронная фабрика "Краскон" (ИНН 2466073336, ОГРН 1022402651677) на решение Арбитражного суда Красноярского края от 28 июня 2023 года по делу N А33-3617/2023,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Юсупов Рафис Ринатович (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу "Кондитерско-макаронная фабрика "Краскон" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение произведение дизайна "Мягкая игрушка зайки по имени "Зайка Ми" в размере 3 000 000 рублей, судебных издержек в размере стоимости вещественных доказательств - товаров, приобретенных у ответчика в сумме 8325 рублей, также стоимости почтовых отправлений в виде претензии и искового заявления в размере 771 рубля 04 копеек.

Определением от 08.02.2023 исковое заявление принято к производству суда, возбуждено производство по делу.

Определением от 27.03.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца привлечена индивидуальный предприниматель Федотова Марина Валерьевна.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 28.06.2023 иск удовлетворен.

Не согласившись с данным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В апелляционной жалобе ответчик указал следующее:

- истцом не доказан факт авторства Федотовой М.В., а суд посчитал данный факт установленным;

- компенсация неправомерно взыскана в пользу истца, поскольку у него отсутствует право на иск;

- суд неправильно применил к спорным правоотношениям статью 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- суд неправомерно признал товар ответчика воспроизведением (переработкой) произведения истца, в связи с чем неправильно применил статью 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- взысканная судом компенсация размер 3 000 000 рублей, является завышенной, несоответствующей принципам разумности и справедливости;

- взыскание судебных издержек в размере 8325 рублей неправомерно;

- истец злоупотребляет правом. Более подробно доводы изложены в жалобе и письменных пояснениях.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 04.08.2023 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 19.09.2023.

С учетом определений об отложении судебного разбирательства в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебное заседание назначено на 15.02.2024.

Определениями от 26.10.2023, от 18.01.2024 в связи с очередными отпусками в составе судей производились замены. С учетом произведенных замен по состоянию на 15.02.2024 (дата объявления резолютивной части постановления) сформирован следующий состав судей: Парфентьева О.Ю., Белан Н.Н., Пластинина Н.Н.

Учитывая замены в составе судей, на основании части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение апелляционной жалобы осуществлялось с самого начала.

В ходе судебного разбирательства, ответчиком были заявлены ходатайства о назначении судебной экспертизы, об истребовании доказательств, о приобщении дополнительных документов к материалам дела.

От истца поступили возражения на заявленные ответчиком ходатайства.

В судебном заседании представители ответчика поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе и письменных пояснениях. Просят решение отменить и принять новый судебный акт. Поддержали ранее заявленные ходатайства.

Представитель истца поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу и письменных пояснениях. Просит решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Возразил относительно заявленных ответчиком ходатайств.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии с требованиями статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснениями, изложенными в пунктах 14, 15, 16, 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов" путем размещения определения суда о принятии апелляционной жалобы к производству суда, выполненного в форме электронного документа, на официальном сайте Третьего арбитражного апелляционного суда: http://3aas.arbitr.ru/, а также в общедоступной автоматизированной системе "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru) в сети "Интернет", явку своих представителей не обеспечили.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие иных лиц, участвующих в деле.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное истцом ходатайство о проведении судебной экспертизы в порядке статей 82, 159, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказывает в его удовлетворении на основании следующего.

Согласно статье 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Указанная норма не носит императивного характера, а предусматривает рассмотрение ходатайства и принятие судом решения об удовлетворении либо отклонении ходатайства лица, участвующего в деле, с учетом необходимости для рассмотрения дела специальных знаний, которыми суд не обладает. Назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

Судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания.

В пункте 75 Постановления N 10 разъяснено, что вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 данного постановления.

Для установления того, является созданное произведение переработкой ранее созданного произведения или результатом самостоятельного творческого труда автора, может быть назначена экспертиза (пункт 95 Постановления N 10).

Таким образом, вопреки доводам ответчика, назначение экспертизы по делу не является обязательным, поскольку в рассматриваемом случае вопросы установления сходства, тождества или переработки не требуют специальных познаний.

В рассматриваемом случае, суд самостоятельно может сравнить спорный товар с товарным знаком и произведением изобразительного искусства истца с позиций рядового участника гражданского оборота (потребителя).

Рассмотрев ходатайство ответчика об истребовании документов, суд апелляционной инстанции отказывает в удовлетворении данного ходатайства по причине отсутствия условий, предусмотренных статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По правилам части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, названы причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Таким образом, истребование судом доказательств по ходатайству лица, участвующего в деле, допускается в случае невозможности для указанного лица самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится.

При этом удовлетворение такого ходатайства является правом арбитражного суда, а не его обязанностью.

Рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, суд апелляционной инстанции в удовлетворении ходатайства отказал, поскольку уважительные причины непредставления дополнительных доказательств в суд первой инстанции заявителем не указаны, доказательства невозможности представления документов в суд первой инстанции не представлены.

Законность и обоснованность принятого решения проверены в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно рассмотрев материалы дела, проверив в порядке статей 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, исследовав доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 30.09.2021 между ИП Федотовой М.В. (лицензиар) и ИП Юсуповым Р.Р. (лицензиат) заключен лицензионный договор N 3009-1/21 (далее - договор), согласно которому ИП Юсупов Р.Р. (далее - лицензиат) получил право использования произведения, а именно: произведения дизайна "Мягкая игрушка зайчик по имени "Зайка Ми", а также рисованных изображений персонажа Зайки Ми на условиях исключительной лицензии (пункт 1.1. договора).

При этом в соответствии с разделом 7 договора лицензиат обязуется предпринимать все необходимые меры для защиты исключительного права на произведения в случае их нарушения третьими лицами, включая ведение переговоров с нарушителями прав, предъявление претензий от своего имени, заключение соглашений о внесудебном урегулировании спора, участие в административных и судебных делах о защите исключительного права на произведения.

В Приложении N 1 к договору содержатся изображения произведения дизайна "Мягкая игрушка зайчик по имени "Зайка Ми", а в Приложении N 2 - рисованные изображения Зайки Ми и продукции, производимой лицензиатом с использованием произведений.

В подтверждение наличия прав лицензиара на произведение представлен альбом на произведение "Мягкая игрушка зайчик по имени "Зайка Ми", где содержатся вариации произведения, права на использование которого предоставлены в рамках лицензионного договора N 01-0116 от 01.01.2016, и копия свидетельства Российского авторского общества "Копирус" о депонировании произведения от 29.07.2014 N 014-003436 ("Мягкая игрушка зайчик по имени "Зайка Ми"), согласно которым автором и правообладателем произведения является ИП Федотова М.В.

В ходе произведенных закупок в период с 13.11.2022 по 30.12.2022 в торговых точках, расположенных на территории г. Красноярска (перечень конкретных дат и адресов перечислен на страницах 4-17 решения), были установлены факты продажи товаров (сладкий подарок) товары N N 1-93, в подтверждение факта продажи товаров были выданы соответствующие чеки.

Во всех случаях, товары N N 1-93 выполнены в виде объемной фигуры, имитирующей изображение произведения изобразительного искусства: произведение дизайна "Мягкая игрушка зайки по имени "Зайка Ми".

Истец также обращает внимание на то, что в ходе мониторинга официального сайта АО "Краскон" был зафиксирован факт предложения АО "Краскон" к продаже товаров, нарушающих исключительные права ИП Юсупова Р.Р. Данное обстоятельство подтверждается следующими данными: на официальном сайте указано, что сайт принадлежит АО "Краскон" (на странице имеется знак копирайта - ). Также во вкладке "Контакты" указано следующее: "Акционерное общество "Кондитерско-макаронная фабрика "Краскон" (АО "Краскон") Россия, 660049, г. Красноярск, пр. Мира 19". Данный юридический адрес полностью совпадает с юридическим адресом нарушителя. Более того, согласно информации, размещенной на сайте Регистратора доменных имен Рег.ру (https://www.reg.ru/), администратором домена kraskon.ru является организация "OOO Konditersko-makaronnaya fabrika Kraskon".

В подтверждение факта использования спорного изображения произведения изобразительного искусства истцом представлены компакт-диски с видеозаписями процесса выбора товаров и съемки торговых точек ответчика.

Ссылаясь на нарушение исключительных прав, истец обращался к ответчику с претензией N 1007705 с требованием о выплате компенсации. Факт направления претензии в адрес ответчика подтверждается почтовой квитанцией и описью вложения в ценное письмо. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Полагая, что ответчик при реализации указанных товаров незаконно использовал произведение изобразительного искусства, чем нарушил исключительные права, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. Принимая во внимание повторный и грубый характер допущенного нарушения, а также то, что ответчиком допущено 93 нарушения исключительных прав истца, истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 3 000 000 рублей.

Руководствуясь положениями статей 401, 493, 1225, 1228, 1229, 1233, 1240, 1250, 1252, 1254, 1270, 1288, 1295, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимая во внимание правовые позиции, изложенные в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 по делу N 3691/06, в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 08.06.2016 N 308-ЭС14-1400, от 18.01.2018 N 305-ЭС17-14355, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П и 24.07.2020 N 40-П, от 13.02.2018 N 8-П, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2019 по делу N А13-19267/2018, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 25.09.2014 N 2186-О, от 04.10.2012 N 1851-О, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности истцом факта неправомерного использования ответчиком исключительных прав истца и наличии оснований для удовлетворения требований.

Повторно исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, по правилам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции относительно доказанности неправомерного использования ответчиком исключительных прав истца в силу следующего.

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания (пункт 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (пункт 3 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации произведения изобразительного искусства относятся к объектам авторских прав.

Пунктом 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

При разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений, а истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права или права на его защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. При этом необходимо исходить из презумпции авторства. В частности, при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или на экземпляре произведения.

Из положений статей 1228 и 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (если не доказано иное), которому и принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права, а также исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, которое первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (пункт 2 статьи 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 109 Постановления N 10 содержатся разъяснения, согласно которым, при рассмотрении судом дела о защите авторских прав надлежит исходить из того, что, пока не доказано иное, автором произведения считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации), в Реестре программ для ЭВМ или в Реестре баз данных (пункт 6 статьи 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Вопреки доводам ответчика, из материалов дела следует, что исключительные права на распространение данных объектов интеллектуальной собственности (произведения изобразительного искусства - произведение дизайна "Мягкая игрушка зайки по имени "Зайка Ми") на территории РФ принадлежат ИП Юсупову Р.Р. (далее - правообладатель) и ответчику не передавались.

Согласно альбому на произведение "Мягкая игрушка зайки по имени "Зайка Ми" автором и правообладателем указанного произведения является Федотова М.В., датой создания произведения указан июнь 2012 года.

30.09.2021 заключен лицензионный договор N 3009-1/21 (далее - договор) между ИП Федотовой М.В. и ИП Юсуповым Р.Р., согласно которому ИП Юсупов (далее - лицензиат) получил право использования произведения, а именно: произведения дизайна "Мягкая игрушка зайчик по имени "Зайка Ми", а также рисованных изображений на условиях исключительной лицензии.

В соответствии с разделом 7 договора, лицензиат обязуется предпринимать все необходимые меры для защиты исключительного права на произведения в случае их нарушения третьими лицами, включая ведение переговоров с нарушителями прав, предъявление претензий от своего имени, заключение соглашений о внесудебном урегулировании спора, участие в административных и судебных делах о защите исключительного права на произведения.

В Приложении N 1 к договору содержатся изображения произведения дизайна "Мягкая игрушка зайчик по имени "Зайка Ми", а в Приложении N 2 - рисованные изображения Зайки Ми и продукции, производимой лицензиатом с использованием произведений.

В подтверждение наличия прав лицензиара на произведение представлен альбом на произведение "Мягкая игрушка зайчик по имени "Зайка Ми", где содержатся вариации произведения, права на использование которого предоставлены в рамках лицензионного договора от 01.01.2016 N 01-0116, и копия свидетельства Российского авторского общества "КОПИРУС" о депонировании произведения от 29.07.2014 N 014-003436 ("Мягкая игрушка зайчик по имени "Зайка Ми"), согласно которым автором и правообладателем произведения является ИП Федотова М.В.

Вопреки доводу ответчика, в свидетельстве о депонировании вполне четко и определенно указано на произведение "Мягкая игрушка зайки по имени "Зайка Ми", то есть свидетельство указывает на конкретный объект авторского права.

От третьего лица ИП Федотовой М.В. в материалы дела поступили письменные пояснения, из которых следует, что согласно альбому на произведение "Мягкая игрушка зайки по имени "Зайка Ми", автором и правообладателем указанного произведения является ИП Федотова М.В., датой создания произведения указан июнь 2012 года. Более того, из указанных письменных пояснений следует, что между третьим лицом и истцом по настоящему делу спор о праве отсутствует, а исключительные права действительно были переданы ИП Юсупову Р.Р. в рамках лицензионного договора N 3009- 1/21 от 30.09.2021.

В силу пункта 70 Постановления N 10 при предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

По смыслу статей 1254, 1252, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец как исключительный лицензиат вправе обращаться с требованием о компенсации за нарушение исключительных прав и получать денежные средства, поскольку истцу в рамках исключительной лицензии было предоставлено право использовать произведение дизайна "Мягкая игрушка зайки по имени "Зайка Ми".

Учитывая вышеизложенное, права на использование указанного произведения изобразительного искусства, в том числе право на защиту нарушенных прав, принадлежат ИП Юсупову Р.Р.

При таких обстоятельствах, доводы ответчика в указанной части обоснованно отклонены судом первой инстанции.

Факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, подтверждается материалами дела.

Доводы жалобы о том, что реализуемый (произведенный) ответчиком товары не имеют сходства с объектами исключительных прав истца обоснованно отклонены судом первой инстанции в силу следующего.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товара и произведения изобразительного искусства обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, товар может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего изображения дизайна или если потребитель может полагать, что внешний вид товара используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежат исключительные авторские права.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов сравниваемых изображения и товара.

Специальных знаний для установления степени сходства и однородности товаров не требуется.

В пункте 1 статьи 1259 ГК РФ указано, что авторские права распространяются в том числе на произведения изобразительного искусства (пункт 1 статьи 1259 ГК РФ) и производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения (подпункт 1 пункта 2 статьи 1259 ГК РФ).

Переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего (абзац 4 пункта 87 постановления N 10).

Право на переработку произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит правообладателю (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, абзац 5 пункта 87 постановления N 10).

Принципиальное значение для правильного разрешения вопроса о наличии признаков воспроизведения либо переработки объекта исключительного авторского права имеет общее впечатление потребителя от сопоставления таких объектов (постановления Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2017 по делу N А43-16089/2016, от 18.08.2017 по делу NА43-16089/2016 и от 06.02.2017 по делу N А56-79756/2015).

При визуальном сравнении изображений истца с реализованным товаром возможно установить визуальное сходство - графическое исполнение изображений идентично изображениям персонажа, права на которые принадлежат истцу.

Спорные товары представляют собой наборы, оформленные в виде мягкой игрушки, содержащей внутри конфеты.

Суд апелляционной инстанции учитывает, что объект авторского права истца представляет собой произведение дизайна "Мягкая игрушка зайки по имени "Зайка Ми", спорный товар, реализованный ответчиком, - также является мягкой игрушкой, что позволяет сделать вывод об однородности изображения и товара с этой точки зрения, что соответствует правовому подходу, изложенному в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2023 N С01-1101/2023 по делу N А19-20638/2022.

При этом Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что по другим делам со сходными фактическими обстоятельствами (например, N А19-20655/2022, N А19- 20676/2022 и др.) суды усмотрели нарушения исключительных прав истца на данный объект авторского права.

Суд апелляционной инстанции полагает, что в контрафактных товарах воспроизведены отличительные, узнаваемые черты, присущие произведению дизайна "Мягкая игрушка зайки по имени "Зайка Ми", которые выявлены судами при рассмотрении многочисленных аналогичных дел.

В соответствии с пунктом 43 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482; далее - Правила) изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Спорные товары представляют собой мягкие игрушки, выполненные в виде зайца, как и произведение дизайна Истца, в частности соблюдены пропорции изображения: посадка головы, нижние лапы больше чем верхние, форма лап идентична, форма головы схожа. Изображения мордочки у спорного товара и произведения правообладателя схожи, в частности, глаза и носик посажены идентично, глаза - маленькие черные круглые бусинки, пропорционально соответствуют расположению у произведения. Уши у обоих зайцев мягкие, висящие, длинные, по длине доходят до места прикрепления нижних лапок к туловищу. Шерсть - короткая, плюшевая, серо-бежевого цвета. Крестик на животе. Отсутствуют пасть, зубы, усы. Отличие в цветовой гамме на общее зрительное впечатление не влияет.

Несмотря на неполное совпадение индивидуализирующих характеристик (в частности, отсутствие у товара на мордочке бровей или отсутствие крестика на животе), произведение сохранило свою узнаваемость.

Таким образом, сравниваемые игрушки и изображения альбома вызывают одинаковое зрительное впечатление и ассоциируются устойчиво друг с другом.

При визуальном осмотре и сравнении реализованных ответчиком игрушек с изображением произведение дизайна "Мягкая игрушка зайки по имени "Зайка Ми", правом использования которого обладает истец, судом установлено, что спорные товары являются воспроизведением (переработкой) названного объекта авторского права. Приобретенные у ответчика игрушки выполнены с очевидным намерением воспроизвести спорный объект авторского права, которому присущи внешние отличительные особенности.

При этом расхождения в деталях, поименованные ответчиком и третьим лицом, не препятствуют восприятию у обычного потребителя спорных игрушек как изображения произведения дизайна "Мягкая игрушка зайки по имени "Зайка Ми".

При изложенных обстоятельствах суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Вопреки доводам апелляционной жалобы судом первой инстанции в указанной части материалы дела исследованы полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Оснований для иной оценки у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводы ответчика о злоупотреблении истцом правом, по результатам рассмотрения настоящего спора не нашли своего подтверждения.

Между тем суд апелляционной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции в части размера, взысканной компенсации подлежит изменению с силу следующего.

Статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Как следует из пояснений истца, представленных суду апелляционной инстанции 25.10.2023, 04.12.2013, 26.12.2023, 17.01.2024 в настоящем деле иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей) за изготовление контрафактной продукции под наименованием "Новогодний подарок в мягкой игрушке зайка в модной шляпке", квалифицируемое как одно нарушение.

В соответствии с пунктом 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела.

Конституционный Суд Российской Федерации в п. 4.2 постановления от 13 декабря 2016 г. N 28-П разъяснил, что взыскание предусмотренной подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, то есть таким образом, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

Исходя из толкования норм действующего законодательства и правовых позиций вышестоящих судов, взыскание компенсации не должно носить карательный характер, свойственный мерам публичной ответственности.

Компенсация как мера гражданско-правовой ответственности следует принципам возмездности и эквивалентности, то есть имеет в первую очередь не карательную, а правовосстановительную функцию, направленную на восстановление нарушенного права правообладателя и возмещение возможных убытков правообладателя.

При этом конкретный размер компенсации должен определяться с учетом принципов разумности, справедливости и отвечать балансу интересов правообладателя и ответчика.

Именно такой подход к определению размера компенсации, подлежащей взысканию, обеспечивает реализацию цели правового регулирования спорных правоотношений и позволяет устранить несоразмерность заявленной компенсации последствиям нарушения обязательств, с учетом установленных судом обстоятельств.

Как отмечено в пункте 61 Постановление N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Из вышеуказанных пояснений истца следует, что при определении размера компенсации в сумме 3 000 000 рублей истец исходит из количества изготовленных и переданных истцом в продажу через свою сеть магазинов и другим торговым сетям 1989 единиц контрафактной продукции, стоимостью за единицу 925 рублей, из которых 908 штук были приобретены потребителями, а 1091 - были возвращены ответчиком на производство, изъятая продукция не была уничтожена, а законсервирована. Указанная продукция изготовлена к Новому году, в период повышенного спроса, истцом было приобретено 93 контрофактных товара, изготовленного ответчиком. При определении компенсации учтены сведения об объемах реализуемой ответчиком продукции и масштаб деятельности ответчика. При этом истец пояснил, что если бы он обратился за взысканием компенсации на основании пункта 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, то размер компенсации составил бы 3 679 650 рублей (925 рублей*1989*2). Также истец ссылается на неоднократность привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав. Аналогичные пояснения истец давал в суде первой инстанции.

Ответчик, возражая относительно заявленного размера компенсации, указывает на то, что спор в настоящем деле ведется в отношении мягкой упаковки, изготовлением которой ответчик не занимается (закупает у китайского производителя). Основным видом деятельности ответчика является изготовление кондитерский изделий, производством мягких игрушек ответчик не занимается.

Истец, указывая на стоимость контрафактной продукции, не учитывает, что стоимость новогоднего подарка входить не только стоимость упаковки (279 рублей 50 копеек), но и стоимость кондитерских изделий, которые не имеют отношения к предмету спора, от реализации 908 единиц упаковки ответчик получил 253 786 рублей, которые перечислил производителю упаковки.

Кроме того, ответчик обращает внимание на то, что истец пытается взыскать компенсацию за товары, реализованные не только АО "Краскон", но также и иными продавцами, в то время как компенсация за реализацию этих же товаров уже взыскана с указанных продавцов.

Так, в материалы дела истцом приводятся закупки, которые были осуществлены: в торговой точке ИП Заозерских С.Э. (компенсация взыскана в рамках дела N А33-8306/2023); в торговой точке ООО "ТС "Командор" (N А33-33747/2022); в торговой точке ООО "Агата+" (N А33-8307/2023); в торговой точке ООО "Альянс" (N А33-3611/2023).

В торговых точках именно ответчика истцом приобретено лишь 9 товаров в г. Красноярске, остальные закупки осуществлены у вышеуказанных продавцов, с которых уже взыскана компенсация. В данной ситуации с учетом количества реализованных товаров стоимость упаковки по торговым точкам АО "Краскон" равна - 2515 рублей.

Все указанные дела ведутся в отношении одной партии товара "новогодний подарок", поскольку ответчик осуществил разовую закупку спорной упаковки у китайского производителя, затем разово в преддверии Нового года (2023 год - год Кролика) произвел "новогодние подарки "Зайка в модной шляпе" и выпустил в реализацию в торговые точки, вследствие чего абсолютно все указанные товары составляют единую партию.

В основу расчета не может быть положено общее количество товара, выпущенное в реализацию, поскольку большую часть из них ответчик самостоятельно и оперативно изъял из продажи еще до получения претензии от истца.

У истца отсутствуют какие-либо убытки от изготовления и реализации ответчиком новогоднего подарка - кондитерских изделий в мягкой упаковке.

Согласно условиям лицензионного договора, заключенного между автором и истцом (пункт 4.1 договора), лицензионное вознаграждение за предоставление права использования произведений рассчитывается как 3,5% в год от суммы выручки лицензиата без учета НДС в течении 3-х лет с момента заключения договора, соответственно, в случае если бы между истцом и ответчиком был бы заключен лицензионный договора, с учетом дохода ответчика от реализации спорного лицензионное вознаграждение в пользу истца составило бы 8 866 рублей.

Исследовав материалы дела, принимая во внимание позиции истца и ответчика по размеру взыскиваемой компенсации, суд апелляционной инстанции соглашается с доводами истца о том, что в рассматриваемом случае заявленные истцом требования о взыскании с ответчика компенсации в размере 3 000 000 рублей не отвечают принципу разумного, справедливого подхода к определению размера компенсации и носят избыточный характер.

Суд апелляционной инстанции полагает, что приводимые ответчиком доводы в обоснование размера компенсации, в том числе и имевшиеся ранее факты привлечения ответчика к гражданско- правовой ответственности сами по себе не являются безусловным основанием для взыскания компенсации в заявленном истцом размере (3 000 000 рублей).

Суд апелляционной инстанции отмечает, что в рамках настоящего дела рассматривается требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение произведение дизайна, использованного ответчиком для упаковки производимых им кондитерских изделий.

Из пояснений истца следует, что основным критерием для определения размера компенсации для истца являлся объем и масштаб, изготавливаемой ответчиком продукции, а также количество изготовленных ответчиком новогодних подарков.

При этом в пояснениях истца отсутствует обоснование и ссылки на доказательства, подтверждающие негативное влияние деятельности ответчика на деловую репутацию истца и автора, а также возможное возникновение в связи с этим у них убытков.

При отсутствии в материалах дела доказательств негативного влияния деятельности ответчика на деловую репутацию истца и автора, также возникновения у них в связи с этим убытков, принимая во внимание позиции истца и ответчика по вопросу размера взыскиваемой компенсации, учитывая характер допущенного нарушения и иные установленные по делу обстоятельства, в том числе оперативное принятие ответчиком мер, направленных на прекращение нарушения прав истца, суд апелляционной инстанции считает, что в данном случае, отвечающей принципам разумности, справедливости, возмездности, эквивалентности и соразмерности последствиям допущенного нарушения будет соответствовать компенсация в сумме 500 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции полагает, что взыскание такой сумму компенсации позволит не только компенсировать истцу возможные негативные последствия, но и удержать ответчика от нарушения интересов истца в будущем, то есть такой размер компенсации позволит выполнить превентивную функцию и позволит обеспечить баланс интересов сторон.

Учитывая результаты рассмотрения апелляционной жалобы решение суда подлежит изменению на основании пункта 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Принимая во внимание результаты рассмотрения настоящего спора, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 3833 рубля 10 копеек судебных расходов, а также 1516 рублей 31 копейка судебных издержек.

Кроме того, истцу надлежит возвратить из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 5400 рублей.

Согласно пункту 81 Регламента Третьего арбитражного апелляционного суда выплата денежных средств, зачисленных на депозитный счет, производится на основании судебного акта, принятого Третьим арбитражным апелляционным судом.

В связи с тем, что при рассмотрении настоящего дела, судом апелляционной инстанции не назначалась судебная экспертиза, а также принимая во внимание заявление АО "Краскон", перечисленные денежные средства АО "Краскон" на депозитный счет Третьего арбитражного апелляционного суда, подлежат возвращению по реквизитам, указанным в платежном поручении.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 28 июня 2023 года по делу N А33-3617/2023 изменить. Резолютивную часть изложить в следующей редакции:

Иск удовлетворить в части.

Взыскать с акционерного общества "Кондитерско-макаронная фабрика "Краскон" (ИНН 2466073336, ОГРН 1022402651677) в пользу индивидуального предпринимателя Юсупова Рафиса Ринатовича (ИНН 504793183664, ОГРНИП 314504725100042) 500 000 рублей компенсации, 3833 рубля 10 копеек расходов по уплате государственной пошлины и 1516 рублей 31 копейка судебных издержек.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Юсупову Рафису Ринатовичу (ИНН 504793183664, ОГРНИП 314504725100042) из федерального бюджета 5400 рублей государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 31.01.2023 N 524.

Финансово-экономическому отделу Третьего арбитражного апелляционного суда возвратить с депозитного счета Третьего арбитражного апелляционного суда плательщику - акционерному обществу "Кондитерско-макаронная фабрика "Краскон" (ИНН2466073336, ОГРН 1022402651677) денежные средства в размере 25 000 рублей, перечисленные платежным поручением от 19.01.2024 N 168.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

О.Ю. Парфентьева

Судьи

Н.Н. Белан Н.Н. Пластинина