Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 января 2023 г. N 09АП-87051/22 по делу N А40-100072/2022

г. Москва

18 января 2023 г.

Дело N А40-100072/22

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 января 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей Ю.Н. Кухаренко, Е.А. Птанской

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Мегаполис - Сервис ЮС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 октября 2022 года по делу N А40-100072/22, принятое по исковому заявлению ООО "Пет Ритейл" (ОГРН 1107746270653) к ООО "Мегаполис - Сервис ЮС" (ОГРН 1166501055841)

о взыскании неустойки в размере 32 000 000 руб.

о признании незаконным и запрете осуществления действий по открытию, владению, управлению и оказанию услуг в конкурирующих предприятиях.

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Соловьева А.В. по доверенности N 106/22 от 30.12.2022

от ответчика: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Пет Ритейл" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Мегаполис-Сервис ЮС" о взыскании неустойки в размере 32 000 000 руб., о признании незаконным и запрете осуществления действий по открытию, владению, управлению и оказанию услуг в конкурирующих предприятиях.

От истца поступило ходатайство об отказе от части исковых требований о признании незаконным и запрете осуществления действий по открытию, владению, управлению и оказанию услуг в конкурирующих предприятиях.

Решением от 20 октября 2022 года по делу N А40-100072/22 Арбитражный суд города Москвы принял отказ ООО "Пет Ритейл" от иска в части требования о признании незаконным и запрете осуществления действий по открытию, владению, управлению и оказанию услуг в конкурирующих предприятиях, производство по делу в указанной части требований прекратил. Исковые требования удовлетворил частично, а именно: взыскал с ООО "Мегаполис-Сервис Юс" в пользу ООО "Пет Ритейл" неустойку в размере 8 000 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 45 750 руб., в остальной части требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представитель ответчика обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Представитель истца против удовлетворения доводов апелляционной жалобы возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого арбитражного апелляционного суда и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители ответчика в заседание не явились.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, полагает, что оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ 475942.

Между истцом (правообладатель) и ответчиком (пользователь) 22.06.2018 был заключен договора коммерческой концессии N 79/18/РАЗ/Д в соответствии с которым истец предоставил ответчику исключительное право использования комплекса исключительных прав в магазине, находящемся по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д. 286/1, ТЦ "Клевер Холл" (далее - "Договор").

Государственная регистрация предоставления права использования товарного знака "Бетховен" N 47594 по Договору коммерческой концессии зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности за регистрационным N РДОЗ1093. Исключительная концессия предоставлена на срок до 22.06.2023 г. Срок действия договора коммерческой концессии от 22.08.2018 N 79/18/РАЗ/Д согласно п.18.1 составляет 5 лет.

Сторонами были также подписаны дополнительные соглашения к Договору от 06.10.2018, 13.01.2020 и 04.08.2020, в соответствии с которыми истец предоставил ответчику на основании исключительной лицензии комплекс исключительных прав на использование Товарного знака истца N 475942, Ноу-Хау и Системы на срок до 22.06.2023 г. на территориях: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 219; г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 202, пом. В24, ТРЦ "Стрелка"; г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 25, ТЦ "Южный парк".

На текущую дату ответчик прекратил осуществлять деятельность по 3 (Трем) указанным выше адресам.

29.03.2021 ответчик направил истцу Уведомление о расторжении Договора коммерческой концессии, сославшись на невозможность ведения бизнеса магазина по адресу г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д. 286/1, ТЦ "Клевер Холл", начиная с 12.03.2021.

В обоснование заявленных требований истец указал, что созданный в соответствии с условиями Договора и заявленный ответчиком по Уведомлению о расторжении Договора коммерческой концессии зоомагазин "Бетховен", расположенный по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д. 286/1, ТЦ "Клевер Холл", продолжал и продолжает функционировать в том же самом помещении, что подтверждается скриншотом со страницы аккаунта ответчика в социальной сети Instagram.

При этом, ответчик начал и на день подачи настоящего искового заявления продолжает оказывать услуги по розничной торговле зоотоварами путем использования несогласованного обозначения "Beethoven" для осуществления деятельности, сходного до степени смешения с товарным знаком Правообладателя N 475942.

Также истцу стало известно о том, что ответчик без письменного согласия Правообладателя, открыл, владеет и управляет Конкурирующими предприятиями под обозначением "Beethoven", расположенными по следующим адресам: г. ЮжноСахалинск, ул. 2-я Центральная, 1Б, ТЦ "Сити-Молл", корп. С; г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 182; г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 7В; г. Корсаков ул. Ильичева, д.1, ТЦ "Чайка", что подтверждается кассовыми чеками, фотоматериалами по результатам съемок, произведенных 04.04.2022, 10.04.2022, информацией размещенной в сети Интернет (скриншоты с сайта ТЦ, справочника карты городов 2gis).

Также, факт осуществления ответчиком деятельности по указанным адресам подтверждается скриншотами с информацией, размещенной на страницах аккаунтов ответчика в социальных сетях Instagram, ВКонтакте: https://www.instagram.com/beethovensakhalin/; https://vk.com/beethovensakhalin.

Считая, что действиями ответчика по ведению деятельности Конкурирующими предприятиями без получения письменного согласия нарушены права истца, 29.03.2022 истец направил в адрес ответчика претензию исх. N 97/22 от 28.03.2022 с извещением о нарушении прав истца, требованием о прекращении нарушения Договора, сообщении о мерах, принятых для прекращения правонарушения, выплаты неустойки.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 333, 1027, 1037 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив, что факт нарушения ответчиком условий п.п. 15.12, 15.12.2 договора подтвержден материалами дела, также проверив расчет неустойки произведенный истцом, согласно которому, неустойка за все случаи нарушения ответчиком п. 15.12. Договора составляет 32 000 000 рублей из расчета 8 000 000 рублей за каждый из 4-х случаев нарушения в виде ведения ответчиком несогласованной с Правообладателем деятельности Конкурирующих предприятий, расположенных по адресам: 1). РФ, г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, 1Б, ТЦ "Сити-Молл", корп. С; 2). РФ, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 182; 3). РФ, г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 7В; 4). РФ, г. Корсаков ул. Ильичева, д.1, ТЦ "Чайка", пришел к выводу об удовлетворении требований в размере 8 000 000 руб. за 4 установленных факта нарушений, применив положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы апелляционной жалобы ответчика со ссылкой на то, что выводы суда о сходстве до степени смешения обозначений противоречит пункту 2.11 Приказа Роспатента от 23 марта 2001 года N 39 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений", подлежат отклонению.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 года N 482 (Правила), и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как указано в пункте 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения также зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Так суд первой инстанции установил, что элемент "Бетховен" в товарном знаке N 475942 является охраняемым.

Проведя анализ путём сравнения товарного знака истца и обозначения ответчика, учитывая специфику и изображение обозначений, суд первой инстанции пришел к выводу, что словесная часть является в них доминирующей, при этом обозначение, используемое ответчиком, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку по своей сути является транслитерацией словесного элемента истца, что влечет за собой опасность ввода в заблуждение потенциального потребителя.

Несущественные графические отличия не изменяют сущность сопоставляемых обозначений, в связи с чем, правомерно отклонил доводы ответчика.

Ссылка ответчика на то, что в материалах дела отсутствуют достоверные и допустимые доказательства нарушения ООО "Мегаполис-Сервис Юс" положений п.п. 15.12., 15.12.2. Договора коммерческой концессии, предусматривающих ответственность в виде уплаты неустойки в размере 8 000 000 руб. подлежат отклонению исходя из следующего.

В соответствии с п. 15.12.2. Договора ответчик принял на себя обязательство в течение срока действия Договора, а также в течение 2 (Двух) лет с момента прекращения Договора без получения предварительного письменного согласия Правообладателя не открывать, не владеть, не управлять и не быть заинтересованным (через Аффилированное лицо или любым иным способом) в Конкурирующем предприятии, а также не являться консультантом, директором, агентом, партнером или менеджером для Конкурирующего предприятия и не оказывать Конкурирующему предприятию услуги консультационного, информационного, снабженческого или иного характера.

В соответствии с п. 1.1. Договора Конкурирующее предприятие - зоомагазин или иное торговое предприятие, предлагающее к оптовой или розничной продаже схожие или аналогичные Товары, продукцию и услуги, что и магазины Системы, включая, но не ограничиваясь этим, схожий ассортиментный перечень Товаров и Дополнительных услуг, внешнее и внутреннее оформление и решение магазина, а также в целом представляющее конкуренцию Системе Правообладателя, в частности любой магазин, более 50% (Пятидесяти) процентов товарного ассортимента которого представляют категории товары, составляющие Обязательный Товарный Ассортимент магазина "Бетховен".

В соответствии с п. 15.12.2. Договора в случае нарушения требований пункта 15.12. ответчик по требованию Истца уплатит неустойку в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей за каждый случай нарушения, а также незамедлительно устранит нарушения с представлением Истцу подтверждающих устранение нарушений документов.

Исходя из дословного толкования определения "Конкурирующее предприятие" в соответствии с Договором, Сторонами таковым признается зоомагазин или любое торговое предприятие, предлагающее к оптовой или розничной продаже схожие или аналогичные Товары, продукцию и услуги, что и магазины Системы. Включение в данный список дополнительных уточняющих критериев деятельности торговых предприятий, таких как: схожесть ассортиментного перечня Товаров и Дополнительных услуг, внешнего и внутреннего оформления и решения магазина, наличие товарного ассортимента, более 50% которого представляют категории товаров, составляющие Обязательный Товарный Ассортимент магазина "Бетховен", не носят ограничительный и исчерпывающий характер.

Материалами дела подтверждается, что ответчик без письменного согласия Правообладателя, открыл, владеет и управляет Конкурирующими предприятиями под обозначением "Beethoven", расположенными по следующим адресам: г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, 1Б, ТЦ "Сити-Молл", корп. С; г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 182; г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 7В; г. Корсаков ул. Ильичева, д.1, ТЦ "Чайка", что подтверждается кассовыми чеками, фотоматериалами по результатам съемок, произведенных 04.04.2022, 10.04.2022, информацией размещенной в сети Интернет (скриншоты с сайта ТЦ, справочника карты городов 2gis).

Факт осуществления ответчиком деятельности по указанным адресам подтверждается скриншотами с информацией, размещенной на страницах аккаунтов ответчика в социальных сетях Instagram, ВКонтакте: https://www.instagram.com/beethovensakhalin/; https://vk.com/beethovensakhalin.

При этом. при рассмотрении дела ответчик не оспаривал ведение им деятельности по реализации зоотоваров в зоомагазинах, по адресам, заявленным истцом как Конкурирующие предприятия.

Таким образом, факт нарушения ответчиком условий п.п. 15.12, 15.12.2 договора материалами дела подтвержден.

Судом первой инстанции исследованы обстоятельства, имеющие значение для настоящего дела, дана надлежащая оценка доводам сторон и имеющимся в деле доказательствам, у суда апелляционной инстанции не имеется оснований для их переоценки.

Доводы апелляционной жалобы ответчика не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения, кроме того, данные доводы, были предметом рассмотрения судом первой инстанции и суд оценив их в совокупности на основании статей 67 - 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку.

Доводы жалобы, в том числе с иным толкованием законодательства, не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем, не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для изменения или отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20 октября 2022 года по делу N А40-100072/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

Ю.Н. Кухаренко Е.А. Птанская