Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2023 г. N 19АП-2941/22 по делу N А36-2071/2021

г. Воронеж

25 января 2023 г.

Дело N А36-2071/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 18 января 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 25 января 2023 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Кораблевой Г.Н.,
судей	Щербатых Е.Ю.,
	Воскобойникова М.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гусаковой И.А.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "Рекламная группа "Всё про Всё": Коротков С.В., представитель по доверенности от 09.01.2023;

от общества с ограниченной ответственностью "Форвард": представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Рекламная группа "Всё про Всё" на решение Арбитражного суда Липецкой области от 26.04.2022 по делу N А36-2071/2021 по иску общества с ограниченной ответственностью "Рекламная группа "Всё про Всё" (ОГРН 1074205025080, ИНН 4205144956) к обществу с ограниченной ответственностью "Форвард" (ОГРН 1044800191545, ИНН 4825039422) о взыскании 135 000 руб. компенсации за использование товарного знака по свидетельству N 659907,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Рекламная группа "Всё про Всё" (далее - ООО "РГ "Всё про Всё", истец) обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Форвард" (далее - ООО "Форвард", ответчик) о взыскании компенсации за использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 659907 в размере 135 000 руб.

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 26.04.2022 по делу N А36-2071/2021 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "РГ "Всё про Всё" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой ссылалось на незаконность и необоснованность решения Арбитражного суда Липецкой области от 26.04.2022 по делу N А36-2071/2021, в связи с чем просило его отменить и принять по делу новый судебный акт.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2022 решение Арбитражного суда Липецкой области от 26.04.2022 по делу N А36-2071/2021 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО "РГ "Всё про Всё" - без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2022 постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2022 по делу N А36-2071/2021 отменено, дело N А36-2071/2021 направлено на новое рассмотрение в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Определением арбитражного апелляционного суда от 02.11.2022 апелляционная жалоба ООО "РГ "Всё про Всё" на решение Арбитражного суда Липецкой области от 26.04.2022 по делу N А36-2071/2021 принята к производству.

ООО "Форвард" представлен отзыв на апелляционную жалобу, из которого следует, что ответчик считает обжалуемое решение законным и обоснованным, с выводами суда, изложенными в решении, их фактическим и правовым обоснованием согласен.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО "РГ "Всё про Всё" поддержал доводы апелляционной жалобы, считая решение незаконным и необоснованным, полагая, что оно принято с нарушением норм материального и процессуального права, а также при неполном выяснении обстоятельств дела, просил суд его отменить и принять по делу новый судебный акт.

ООО "Форвард" явку полномочного представителя в судебное заседание не обеспечило. Ввиду наличия у суда апелляционной инстанции доказательств надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие его представителя в порядке статей 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Согласно части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав объяснения представителя истца, приняв во внимание указания суда кассационной инстанции, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что имеются основания для отмены решения Арбитражного суда Липецкой области от 26.04.2022 по делу N А36-2071/2021 и удовлетворения исковых требований ООО "РГ "Всё про Всё". Суд при этом исходит из следующего.

Из материалов дела следует, что ООО "РГ "Всё про всё" является правообладателем товарного знака "ВЛАСТЬ И БИЗНЕС", удостоверяемого свидетельством Российской Федерации на товарный знак N 659907 в отношении перечня товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (дата приоритета 15.09.2017, дата регистрации 15.06.2018).

В обоснование исковых требований ООО "РГ "Всё про всё" ссылалось на то, что 04.02.2021 ему стало известно об осуществлении ООО "Форвард" на странице в сети "Интернет", расположенной по адресу: komanda48.ru/index.php?, предложения к продаже товаров, относящихся к 16 классу Международной классификации товаров и услуг, - календари под обозначением "Власть и Бизнес Липецкой области".

Полагая, что ООО "Форвард" использует для индивидуализации своей продукции обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 659907, правообладателем которого является ООО "РГ "Всё про всё", последний обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Установив факт использования ООО "Форвард" словосочетания "Власть и Бизнес Липецкой области" для индивидуализации своей продукции - перекидных календарей в период с 2009 года по 2021 год непрерывно, то есть получения обозначением известности как средства индивидуализации товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг "календари" до регистрации ООО "РГ "Всё про всё" на свое имя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 659907, суд первой инстанции оставил исковые требования без удовлетворения ввиду наличия в действиях истца злоупотребления правом.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, оставляя без изменения решение суда по настоящему делу исходил из того обстоятельства, что факты использования ответчиком словосочетания "Власть и Бизнес Липецкой области", сходного, по мнению истца, до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 659907, являются случаями использования ООО "Форвард" коммерческого обозначения, права на которое возникли у ответчика с 2009 года.

Отменяя постановление арбитражного апелляционного суда от 10.08.2022 по настоящему делу, суд кассационной инстанции указал на необходимость установления факта использования ответчиком обозначения "Власть и Бизнес Липецкой области" для индивидуализации предприятия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного товарному знаку иного лица или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного товарному знаку истца или сходного с ним, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика в свою очередь входит доказывание правомерности использования спорного обозначения.

Как указано выше, ООО "РГ "Всё про Всё" является правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 659907, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.06.2018.

Не оспаривая факт размещения рекламно-информационных материалов проекта "ВЛАСТЬ и БИЗНЕС Липецкой области" комплексно в печатном виде и в сети Интернет (http://komanda48.ru/, https://twitter.com/komanda48, https://vk.com/mudrocti_dlia_vsex), ответчик ссылался на то, что деятельность ООО "Форвард" в процессе реализации рекламно-информационного проекта "Власть и Бизнес Липецкой области" ведется в рамках 35 класса Международной классификации товаров и услуг - "услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг", "услуги рекламных агентств, а также услуги по распространению проспектов или образцов непосредственно или почте". При этом товарный знак по свидетельству N 659907 зарегистрирован ООО "РГ "Всё про Всё" в отношении товаров и услуг 16 класса Международной классификации товаров и услуг, в перечень которого входят, в том числе бумага, картон и некоторые изделия из этих материалов, в частности, конторские принадлежности, тогда как разработка и изготовление рекламно-информационных материалов в данном классе в пояснения не включена.

Суд апелляционной инстанции, проведя сравнительный анализ противопоставляемых обозначений - товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 659907 и использованного ответчиком обозначения пришел к выводу о наличии сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца для потребителя соответствующих товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, - календари.

При визуальном сравнении обозначения с товарным знаком установлено сходство его элементов: обозначение имеет вид горизонтального прямоугольного написания с последовательным расположением букв ВЛАСТЬ и БИЗНЕС; графическое написание тождественно - заглавными печатными буквами.

В этой связи суд приходит к выводу, что в настоящем случае имеется угроза или вероятность вызвать смешение у потребителей между товарным знаком, права на которые принадлежат истцу, и обозначением, используемым ответчиком при предложении к продаже товара "календарь перекидной" в сети "Интернет".

Сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака и внесенные в Государственный реестр товарных знаков в соответствии со статьей 1503 ГК РФ, публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков или после внесения в Государственный реестр товарных знаков соответствующих изменений (статья 1506 ГК РФ).

Таким образом, любое лицо может получить информацию о зарегистрированных знаках с целью определения охраноспособности обозначения.

Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительных прав истца на товарный знак, в материалы дела не представлено.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о доказанности фактов принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, а также нарушения этих прав ответчиком.

Применительно к положениям пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Вопреки утверждениям ответчика спорное изображение было использовано с целью введения в гражданский, о чем свидетельствует наличие прейскуранта на сайте ответчика http://komanda48.ru/ с указанием стоимости услуг по размещению различной информации на товаре (календарь), на котором размещалось изображение, сходное с товарным знаком истца.

Выполняя в порядке части 2.1 статьи 289 АПК РФ указания Суда по интеллектуальным правам в части установления факта использования ответчиком обозначения "Власть и Бизнес Липецкой области" для индивидуализации предприятия, арбитражный апелляционный суд протокольным определением от 30.11.2022 предложил ответчику представить отзыв на апелляционную жалобу ООО "РГ "Всё про Всё" с учетом указаний Суда по интеллектуальным правам, изложенных в постановлении суда от 20.10.2022 по настоящему делу.

Согласно пункту 2 статьи 1539 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Из разъяснений пункта 177 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 следует, что для установления наличия у лица исключительных прав на коммерческое обозначение необходимо установить, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование. Также следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории, при этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий.

В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

В силу пункта 2 статьи 132 ГК РФ в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права.

Однако ответчиком не представлено доказательств того, что обозначение "ВЛАСТЬ и БИЗНЕС Липецкой области" используется им для индивидуализации предприятия (статьи 9, 65 АПК РФ).

Из материалов дела не усматривается, что на дату приоритета товарного знака истца спорное обозначение "ВЛАСТЬ и БИЗНЕС Липецкой области" получило известность как коммерческое обозначение ООО "ФОРВАРД", поскольку сам по себе факт размещения в период 2009-2017 гг. спорного обозначения на выпускаемых ответчиком перекидных календарях не подтверждает возникновения прочной ассоциации с конкретным их производителем - ООО "ФОРВАРД".

Право преждепользования, установленное статьей 1361 ГК РФ, действует только в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Законодательство о товарных знаках не устанавливает защиты для преждепользователя, функциональное назначение права преждепользования, известного патентному праву, исключает применение данного института при столкновении интересов лица, использующего обозначение, сходное до степени смешения с чужим товарным знаком, и интересов правообладателя товарного знака.

Вместе с тем в силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.

В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Судом апелляционной инстанции установлено, что истцом также в 2021 году был издан перекидной календарь с использование товарного знака по свидетельству N 659907, следовательно, материалами дела не подтверждена недобросовестность цели такой регистрации, а также то обстоятельство, что после регистрации названного товарного знака его правообладатель, пытался причинить ущерб иным лицам путем обращения в суды с исками или претензиями.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении нарушения исключительного права на товарный знак (в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда).

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Обосновывая размер предъявленной к взысканию компенсации, истец ссылался на то, что согласно данным, размещенным на сайте ответчика, изображение, сходное с товарным знаком истца, используется ООО "ФОРВАРД" в коммерческих целях с 2017 года.

На сайте ответчика http://komanda48.ru/ размещен прайс с указанием стоимости услуг по размещении различной информации на товаре (календарь), на котором размещалось изображение, сходное с товарным знаком истца. Согласно указанному прайсу ответчик за весь объем услуг получал не менее 46 000 руб. за 1 единицу товара.

Поскольку у истца отсутствует возможность установить точное количество изготовленного ответчиком товара, ООО "РГ "Всё про Всё" исходило из того обстоятельства, что календарь издается ежегодно с 2017 года, то есть в течение трех лет к момент предъявления иска.

Таким образом, ответчик за использование спорного товарного знака за 3 года использования получил доход в размере не менее 138 000 руб. (46 000 руб. минимальная стоимость работы по изготовлению календаря*3 года).

В связи с этим истец оценил размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в 135 000 руб.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, а также размер предъявленной к взысканию компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, арбитражный апелляционный суд признает компенсацию в размере 135 000 руб. за нарушение исключительных прав истца соответствующей установленным обстоятельствам.

При указанных обстоятельствах решение Арбитражного суда Липецкой области от 26.04.2022 по делу N А36-2071/2021 следует отменить, исковые требования удовлетворить, взыскав с ООО "Форвард" в пользу ООО "РГ "Всё про Всё" 135 000 руб. компенсации за использование товарного знака по свидетельству N 659907.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, с учетом результатов рассмотрения дела, с ООО Форвард" в пользу ООО "РГ "Всё про Всё" подлежат взысканию 11 050 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины (5 050 руб. за рассмотрение искового заявления, 3 000 руб. за рассмотрение апелляционной жалобы, 3 000 руб. за рассмотрение кассационной жалобы).

Руководствуясь статьями 110, 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Липецкой области от 26.04.2022 по делу N А36-2071/2021 отменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Форвард" (ОГРН 1044800191545, ИНН 4825039422) 135 000 руб. компенсации за использование товарного знака по свидетельству N 659907 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Рекламная группа "Всё про Всё" (ОГРН 1074205025080, ИНН 4205144956), а также 11 050 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Г.Н. Кораблева

Судьи

Е.Ю. Щербатых М.С. Воскобойников