Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2023 г. N 07АП-294/23 по делу N А45-6950/2022

город Томск

15 февраля 2023 г.

Дело N А45-6950/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 09 февраля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 февраля 2023 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хайкиной С.Н.,

судей Кривошеиной С.В.,

Зайцевой О.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебног заседания Легачевой А.М., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Жеребцовой Алины Игоревны (N 07АП-294/2023) на решение от 23.11.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-6950/2022 (судья Голубева Ю.Н.) по иску индивидуального предпринимателя Жеребцовой Алины Игоревны, г. Новосибирск, ИНН: 540961219190 к 1) Шошеной Елене Андреевне, г. Новосибирск; 2) Власовой Маргарите Тимофеевне, о признании нарушения исключительных прав истца на товарный знак TOPFENCE,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (ИНН 7733573894); 2) общество с ограниченной ответственностью "СибСтройСервис" (ИНН 5405499595), 3) Жеребцов Максим Тимофеевич.

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Логачева Т.В. - доверенность от 09.01.23

от ответчиков: Колескинов А.С.- доверенность от 28.04.22 (от Шошиной Е.А.), доверенность от 23.05.22 (от Власовой М.Т.)

от третьих лиц: Колесников А.С. - доверенность от 01.12.22 (от ООО СибСтройСервис")

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Жеребцова Алина Игоревна (далее - истец, ИП Жеребцова А.И.) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к Шошеной Елене Андреевне, Власовой Маргарите Тимофеевне (далее - ответчики) со следующими требованиями:

1. признать действия Шошеной Елены Андреевны по приобретению прав на доменное имя topfence.ru актом недобросовестной конкуренции;

2. признать действия Шошеной Елены Андреевны по приобретению прав на доменное имя topfence.ru нарушением исключительного права истца на товарный знак TOPFENCE по свидетельству РФ N 632017;

3. признать действия Власовой Маргариты Тимофеевны по приобретению прав на доменное имя topfence.ru актом недобросовестной конкуренции;

4. признать действия Власовой Маргариты Тимофеевны по приобретению прав на доменное имя topfence.ru нарушением исключительного права истца на товарный знак TOPFENCE по свидетельству РФ N 632017;

5. запретить Власовой Маргарите Тимофеевне использовать товарный знак TOPFENCE по свидетельству РФ N 632017 в доменном имени topfence.ru;

6. обязать Власову Маргариту Тимофеевну передать в пользу индивидуального предпринимателя Жеребцовой Алины Игоревны права администрирования доменного имени topfence.ru в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента вступления в силу принятого по результатам рассмотрения настоящего искового заявления судебного акта;

7. Взыскать солидарно с Шошеной Елены Андреевны и Власовой Маргариты Тимофеевны в пользу индивидуального предпринимателя Жеребцовой Алины Игоревны судебные расходы в размере 40 260 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр", общество с ограниченной ответственностью "СибСтройСервис", Жеребцов Максим Тимофеевич.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 23.11.2022 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП Жеребцова А.И. обратилась в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы её податель указывает, что суд первой инстанции необоснованно не принял во внимание факты аффилированности ответчиков и третьего лица ООО "СибСтройСервис" - прежнего администратора доменного имени, факта наличия конкурентных отношений между третьим лицом и истцом, доказательства недобросовестного поведения администратора доменного имени topfence.ru, а также аффилированных с ним лиц.

Шошена Е.А., Власова М.Т. и ООО "Сибстройсервис" представили отзыв на апелляционную жалобу, в котором просят решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. На основании статьи 262 АПК РФ отзыв приобщен к материалам дела.

Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 123, 156, 266 АПК РФ рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает решение суда не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

Судом первой инстанции установлено и следует из материалов дела, что первоначально доменное имя topfence.ru зарегистрировано 20.08.2015 действующим директором ООО "ТОПФЕНС" - Жеребцовым Максимом Тимофеевичем, что подтверждается ответом АО "РСИЦ" от 11.11.2021 N 59490С.

В 2016 году Жеребцов М.Т. вошел в состав участников ООО "СибСтройСервис" и передал право администрирования доменного имени topfence.ru указанному обществу.

26.12.2020 Жеребцов М.Т. вышел из состава участников ООО "СибСтройСервис".

На момент выхода Жеребцова М.Т. из состава участников ООО "СибСтройСервис", он являлся директором указанного общества, вместе с тем передача права администрирования доменного имени topfence.ru была осуществлена без его ведома, какие-либо документы в связи с передачей доменного имени иному лицу Жеребцовым М.Т. как лицом, уполномоченным действовать от имени общества, не подписывались.

ООО "СибСтройСервис" использовало в своей деятельности товарный знак истца на основании лицензионного договора от 16.03.2018, заключенного с ИП Жеребцовой А.И.

Действие лицензионного договора от 16.03.2018, заключенного между ИП Жеребцовой А.И. и ООО "СибСтройСервис", прекратило свое действие 25.05.2021, о чем внесена запись в Реестр товарных знаков и знаков обслуживания за номером РД0364284.

По состоянию на март 2021 доменное имя topfence.ru продолжало использоваться ООО "СибСтройСервис", которое в январе 2021 года инициировало расторжение лицензионного договора на использование товарного знака истца и стало осуществлять аналогичную деятельность (производство, поставка и установка ограждений) под брендом "FENSGAR", зарегистрировало на свое имя соответствующий товарный знак и доменное имя fensgar.ru.

Согласно ответу регистратора, администратором доменного имени fensgar.ru является один из учредителей ООО "СибСтройСервис" - Власов Сергей Владимирович.

Вместе с тем, как стало известно истцу, доменное имя topfence.ru и после прекращения действия лицензионного договора использовалось ООО "СибСтройСервис" в своей предпринимательской деятельности.

Кроме того, истцу стало известно, что ООО "СибСтройСервис" осуществляет деятельность по продаже ограждений также под наименованием "ДОМ ЗАБОРОВ".

Данное обозначение также зарегистрировано в качестве товарного знака на имя ООО "СибСтройСервис".

В ответ на адвокатский запрос регистратором были представлены сведения о том, что администратором доменного имени domzaborov.ru также является ответчик.

15.03.2022 осуществлена смена владельца доменного имени topfence.ru с Шошеной Е.А. на Власову М.Т., а также о выставлении спорного доменного имени 24.03.2022 на продажу.

Указанные выше обстоятельства, а также отсутствие ответа ответчика - Шошеной Е.А. на предложение истца о передаче права администрирования доменного имени, послужили основанием для обращения ИП Жеребцовой А.И. в арбитражный суд к ответчикам с соответствующими исковыми требованиями.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не доказано нарушение ответчиками в ходе приобретения прав на доменное имя "topfence.ru" прав ИП Жеребцовой А.И. на товарный знак N 632017, а также наличие в действиях ответчиков акта недобросовестной конкуренции.

Арбитражный апелляционный суд поддерживает выводы арбитражного суда первой инстанции, в связи с чем отклоняет доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из установленных фактических обстоятельств дела и следующих норм права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу положений статьи 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Таким образом, сами по себе действия по приобретению права на доменное имя могут быть признаны нарушением права на товарный знак в случае, если судом установлено, что действия администратора по приобретению доменного имени являлись актом недобросовестной конкуренции.

Исходя из указанных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, при предъявлении требования о признании действий ответчика по администрированию доменного имени нарушением исключительных прав на товарный знак, а также запрете использования обозначения в доменном имени доказыванию подлежат факт принадлежности истцу указанных прав и наличие в действиях администратора по приобретению права на доменное имя акта недобросовестной конкуренции.

Материалами дела подтверждается, что истец является правообладателем товарного знака N 632017 "TOPFENCE", зарегистрированного 10.10.2017 с датой приоритета 28.11.2016, дата истечения срока действия исключительного права - 28.11.2026.

В доменном имени "topfence.ru", администратором которого до 15.03.2022 была ответчик - Шошена Е.А., а после 15.03.2022 является ответчик - Власова М.Т., содержится тот же словесный элемент, что и в товарном знаке ответчика - словесного элемента TOPFENCE.

Полагая, что ответчики приобрели права администратора на спорное доменное имя без законных на то оснований, ответчикам не предоставлялось право на использование указанного товарного знака, в том числе в доменном имени, истец заявил требования о признании действий ответчиков по приобретению прав на доменное имя topfence.ru актом недобросовестной конкуренции и нарушением исключительного права истца на товарный знак TOPFENCE по свидетельству РФ N 632017.

Статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности установлен общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны.

По общему правилу (пункт 5 статьи 10 ГК РФ) добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Согласно пункту 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Учитывая данное обстоятельство, а также то, что участниками споров, касающихся использования обозначений в информационных ресурсах (сайтах), являются в том числе лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть допущено (а равно акт недобросовестной конкуренции осуществлен) лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08. В данном постановлении Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев:

доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

При этом действия администратора доменного имени признаются актом недобросовестной конкуренции при условии соответствия всем трем критериям одновременно.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, не только при исследовании вопроса о добросовестности регистрации доменного имени, но и при рассмотрении вопроса о его использовании. В данном случае необходимо учитывать положения статьи 10.bis Парижской конвенции при рассмотрении вопроса о недобросовестной регистрации доменного имени применяются и к действиям администратора по использованию доменного имени, создающему возможность его смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации истца.

Суд первой инстанции, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ, представленные в материалы дела доказательства, учитывая фактические обстоятельства дела, пришел к законному и обоснованному выводу о том, что в действиях ответчиков не усматривается совокупность критериев, необходимых для выявления акта недобросовестной конкуренции, а также принимая во внимание, что права на спорное доменное имя были переданы ответчику Шошеной Е.А. третьим лицом ООО "СибСтройСервис", имеющим право пользования товарного знака N 632017 на основании неисключительной лицензии, и являющимся администратором спорного доменного имени, сделал правомерный вывод, что действиями ответчиков не были нарушены при приобретении прав на доменное имя права истца на товарный знак N 632017.

Отклоняя довод истца о том, что им по лицензионному договору не предоставлялось право на передачу прав на доменное имя "topfence.ru", суд первой инстанции верно указал, что в лицензионном договоре не указано, каким именно способом разрешено третьему лицу использовать спорный товарный знак.

Кроме того, материалы дела не содержат доказательств того, что истец когда-либо являлся владельцем или собственником спорного доменного имени. В нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств обратного не представлено.

Передача прав администрирования доменного имени не приравнивается к передаче исключительных прав на товарный знак, поскольку доменное имя не относится к объектам интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 33 Постановления N 10 к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена, наименования некоммерческих организаций, наименования (названия) средств массовой информации.

Вопреки мнению истца, аффилированность лиц в настоящем случае не свидетельствует о недобросовестности в действиях ответчиков по приобретению и передаче прав администрирования доменного имени.

Ссылка подателя апелляционной жалобы на судебную практику не может быть принята апелляционным судом во внимание при рассмотрении настоящего дела, так как какого-либо преюдициального значения для настоящего дела не имеет, принята судами по конкретным делам, фактические обстоятельства которых отличны от фактических обстоятельств настоящего дела.

С учетом установленных по делу обстоятельств, исходя из вышеприведенных норм права, апелляционный суд не усматривает оснований для принятия доводов апелляционной жалобы в связи с чем признает их несостоятельными и подлежащими отклонению.

Апелляционный суд считает, что судом первой инстанции при рассмотрении дела правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, на основе полного и всестороннего исследования доказательств, выводы, изложенные в обжалуемом судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и действующему законодательству.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в силу статьи 270 АПК РФ, основанием для отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Учитывая изложенное, апелляционный суд считает, что оснований для отмены или изменения обжалуемого решения и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ относятся на подателя жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 23.11.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-6950/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Жеребцовой Алины Игоревны - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".

Председательствующий

С.Н. Хайкина

Судьи

С.В. Кривошеина О.О. Зайцева