Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 февраля 2023 г. N 11АП-1470/23 по делу N А55-22791/2021

г. Самара

27 февраля 2023 г.

Дело N А55-22791/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 21 февраля 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 27 февраля 2023 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Романенко С.Ш.,

судей Коршиковой Е.В., Ястремского Л.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шлычковой Ю.Н.,

в отсутствии лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом;

рассмотрев в открытом судебном заседании 21 февраля 2023 года в зале N 7 апелляционные жалобы Индивидуального предпринимателя Расулова Бурхониддина Иъмода на решение Арбитражного суда Самарской области от 01.12.2022 по делу NА55-22791/2021 (судья Бунеев Д.М.),

по иску Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича,

к Индивидуальному предпринимателю Расулову Бурхониддину Иъмоду,

о взыскании 600 000 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к Индивидуальному предпринимателю Расулову Бурхониддину Иъмоду о взыскании 600 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 299509 и N 647502.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 01.12.2022 по делу N А55-22791/2021 с Индивидуального предпринимателя Расулова Бурхониддина Иъмода в пользу Индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича взыскано 600 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины 6 000 руб.

С Индивидуального предпринимателя Расулова Бурхониддина Иъмода в доход федерального бюджета взыскана госпошлина 9 000 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой считает принятое решение незаконным и необоснованным, просит решение отменить в иске отказать.

При этом в жалобе заявитель указал, что согласно аналитической записки было проведено маркетинговое исследование с целью определения различительной способности товарного знака "ПЛАНЕТА".

Таким образом, доказательств того, что использование спорного обозначения ответчиком, способствует продвижению ответчика на рынке продажи одежды и обуви именно в связи с известностью товаров, работ и услуг, осуществляемых под аналогичным товарным знаком истца не имеется.

Доказательств реального смешения потребителями товарных знаков (знаков обслуживания) истца и используемого ответчиком обозначения истцом в дело не представлены, равно как не представлены доказательства использования самим предпринимателем товарного знака после его приобретения для индивидуализации каких-либо товаров или услуг.

Также заявитель жалобы посчитал, что при определении злоупотребления правом со стороны истца судом неверно определены обстоятельства дела.

По мнению заявителя жалобы, деятельность индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. по приобретению товарных знаков имеет цель последующего сутяжничества с добросовестными участниками гражданского оборота, и направлена на причинение им вреда.

Сведения о месте и времени судебного заседания были размещены на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: WWW.11ааs.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда.

В судебное заседание представители лиц, участвующих в деле не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом в соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о месте и времени судебного разбирательства.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленные материалы и оценив доводы апелляционной жалобы в совокупности с исследованными доказательствами по делу, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд установил.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) "ПЛАНЕТА" по свидетельствам Российской Федерации N 299509 и N 647502 (Товарные знаки), зарегистрированных в отношении различных услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей и продвижением товаров.

Истец утверждает, что ответчик использует обозначение "ПЛАНЕТА" для индивидуализации услуг его магазина, находящегося по адресу: г.Самара, ул.Ташкентская, д.99.

При этом, Товарные знаки используются лицензиатами, в частности:

- для индивидуализации услуг магазина "ПЛАНЕТА", находящегося в д.Николаевка Уфимского района Республики Башкортостан, лицензиатом индивидуальным предпринимателем Салимовым Рустэмом Венеровичем;

- для индивидуализации услуг торгового центра "ПЛАНЕТА", находящегося по адресу Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Островского, д.4, лицензиатом индивидуальным предпринимателем Гильмановым Салаватом Марсильевичем.

По утверждению истца, нарушение ответчиком его прав подтверждается видеосъемкой, сделанной в магазине ответчика по вышеуказанному адресу.

Считая, что действиями ответчика по продаже товаров в торговой точке с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуального права, обратился в суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Заявляя требование о взыскании компенсации в сумме 600 000 руб., истец исходит из того, что выручка ответчика от реализации товаров с использованием спорного обозначения за последние три года до дня направления досудебной претензии составила 5 млн. руб., следовательно, на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ истец вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в двукратном размере стоимости оказанных услуг, т.е. в сумме 10 млн. руб.

Но истец самостоятельно снижает размер компенсации вместо 10 млн. руб, до заявленной в уточнении суммы - 600 000 руб.

Ответчик иск не признает, указывает, что осуществляет свою деятельность в ином регионе, чем указанные истцом лицензиаты, в связи с чем, по мнению ответчика, у него отсутствует факт введения в заблуждение потребителей ввиду неиспользования истцом и лицензиатами знаков обслуживания в Самарской области.

Также ответчик указал, что осуществляет предпринимательскую деятельность с 01.01.2021, выручка от продажи товаров за период с 01.01.2021 по 30.08.2021 составила 4 133 510,62 руб., без учета налогов, сборов, оплаты за аренду и иных расходов на закупку, перевозку товара, выплата заработной платы и иные расходы, при этом у последнего имеются многочисленные кредитные обязательства на сумму более 4 млн. руб.

Устанавливая фактические обстоятельства дела на основании полного и всестороннего исследования представленных доказательств, суд первой инстанции со ссылкой на нормы статей 1225, 1229, 1233, 1301, 1477, 1479, 1484, 1482, 1538, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 65, 9, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обосновано удовлетворил заявленные исковые требования по следующим основаниям.

В пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Из приведенных норм следует, что исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования. По общему правилу другие лица могут использовать такой товарный знак только с согласия его правообладателя также на всей территории Российской Федерации без каких-либо ограничений. Использование товарного знака другими лицами без согласия правообладателя является нарушением соответствующих исключительных прав. В защите зарегистрированного товарного знака не может быть отказано до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26 октября 2017 г. N СО 1-851/2017 по делу N А05-13519/2016, от 23 марта 2016 г. NC01-1111/2015 по делу N А71-762/2015, от 19 января 2016r.NC01-1124/2015 по делу N А66-15098/2014, от 21 августа 2015 г. N С01-657/2015 по делу N А73-14762/2014.

Как отмечено в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2019 NC01-972/2019 по делу N А33-26732/2018, действующее гражданское законодательство и разъяснения высшей судебной инстанции не предполагают учета осуществления истцом и ответчиком деятельности на различных территориях в качестве обстоятельства, исключающего возникновение смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2020 г. NC01-219/2019 по делу N A33-4702/2018 отмечено, что выводы судов первой и апелляционной инстанции о том, что деятельность истца и ответчика осуществляется в различных регионах России, что истцом не представлено доказательств общеизвестности его товарного знака и доказательств использования этого знака, что товарный знак предпринимателя предоставляет правовую охрану общеупотребимому слову, не имеют правового значения для вывода о нарушении исключительного права на этот товарный знак.

В пункте 1.8 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2020 г. N СП-21/4) отмечено, что ввиду того что правовая охрана и товарному знаку, и фирменному наименованию предоставляется на всей территории Российской Федерации, осуществление правообладателем фирменного наименования и правообладателем товарного знака соответствующей деятельности на территории разных субъектов Российской Федерации не учитывается при определении вероятности смешения сравниваемых обозначений (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2016 по делу N СИП-562/2015).

Относительно довода о необходимости введения в заблуждение потребителей, истец указал, что исследование вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента (вероятности смешения сравниваемых обозначений) должно осуществляться с учетом действующей методологии сравнения обозначений, а не произвольно.

Так, в абз.3 п.162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N10 указано, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При этом из смысла абз.7 п.162 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N10 следует, что иные обстоятельства (в том числе используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительность и объем использования товарного знака правообладателем, степень известности, узнаваемости товарного знака, степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены), наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом) учитываются только при наличии соответствующих доказательств, в то время как в материалах настоящего дела отсутствуют указанные доказательства.

Поскольку в материалах настоящего дела отсутствуют перечисленные доказательства, влияющие на вероятность смешения защищаемого товарного знака и используемого ответчиком обозначения, то такая вероятность определяется исключительно исходя из степени сходства сравниваемых обозначений и степени однородности услуг.

Используемое ответчиком обозначение "ПЛАНЕТА" имеет высокую (близкую к тождеству) степень сходства с защищаемыми товарными знаками (знаками обслуживания) "ПЛАНЕТА", а слова "ОДЕЖДА И ОБУВЬ" являются характеризующими услуги, в отношении которых используется ответчиком спорное обозначение, и уточняет ассортимент товаров, а как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 13 октября 2020 года по аналогичному (близкому к идентичности) делу N А65-31827/2019 обращено внимание судов первой и апелляционной инстанций на то, что вхождение одного обозначения (словесного элемента "ПЛАНЕТА", являющегося единственным словесным элементом в обоих защищаемых в настоящем деле знаках обслуживания истца) в обозначение, используемое ответчиком "ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ", исключает вывод о несходстве таких обозначений.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17 сентября 2021 года по аналогичному (близкому к идентичности) делу N А65-31822/2019 относительно вывода суда о высокой степени сходства обозначения "ПЛАНЕТА одежда обувь" с принадлежащими истцу знаками обслуживания "ПЛАНЕТА" отметил, что методология установления сходства сравниваемых обозначений и определения степени такого сходства судом соблюдена, при этом выводы суда первой инстанции достаточным образом мотивированы.

Как указано в определении СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12 декабря 2014 г. N 301-ЭС14-1129, неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товар как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу N СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу N СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу N СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 N 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу N СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 N 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу N СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 N 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 и других.

В абз.3 п.162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 сказано, что смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Осуществляемая ответчиком деятельность по продаже товаров и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы защищаемые товарные знаки, имеют высокую степень однородности, поскольку относятся друг к другу как частное и общее.

Высокая степень однородности может компенсировать возможную низкую степень сходства сравниваемых обозначений, которая, тем не менее, является высокой.

Как отмечено в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2020 г. по делу N А76-39878/2019, исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Как отмечено в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2019 г. по делу N А12-43505/2018, в силу положений статей 1250, 1252, 1484, 1515 ГК РФ независимо от обстоятельств использования либо неиспользования правообладателем товарного знака доказанность того, что истец и есть этот правообладатель, а ответчик использует без его согласия данное средство индивидуализации, является достаточным основанием для удовлетворения требований о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком, и для взыскания компенсации. Суд отметил, что исходя из содержания статьи 1486 ГК РФ и правовых позиций, сформулированных в пунктах 165, 166 Постановления Пленума N 10, в пунктах 38, 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014 и в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, следует, что факт использования правообладателем товарного знака в отношении каждого конкретного товара/услуги, для которых предоставлена правовая охрана, подлежит установлению при рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2021 г. N С01-1771/2020 по делу N А40-236550/2019 отмечено, что суды пришли к правильному заключению о том, что факт использования или неиспользования спорных товарных знаков истцом не может иметь правового значения как обстоятельство, препятствующее защите исключительных прав истца на принадлежащие ему средства индивидуализации.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2019 г. NC01-566/2019 по делу NA40-217899/2018 отмечено, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Также в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2019 г. N СО 1-285/2019 по делу N А05-7851/2018 сказано, что неиспользование правообладателем товарного знака для маркировки товаров и услуг, для которых этот знак зарегистрирован, не является препятствием для привлечения нарушителей исключительного права на товарный знак к ответственности. При этом запрет на использование произведения и товарного знака без согласия правообладателя носит абсолютный характер.

Как отмечено в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 8 апреля 2019 года по делу N АЗЗ-4702/2018, установление факта нарушения исключительного права на товарный знак является достаточным основанием для удовлетворения требования имущественного характера о взыскании компенсации (пункт 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"),

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2019 г. по делу N СИП-838/2018 отмечено, что сами по себе действия правообладателя по защите исключительного права на принадлежащий ему товарный знак являются реализацией установленной законом возможности на защиту исключительного права и не могут быть признаны недобросовестными в ситуации, когда в действиях по приобретению исключительного права недобросовестности не установлено.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27 февраля 2020 г. N COl-1608/2019 по делу N А40-46622/2019 отмечено, что действия лица, обладающего исключительными правами, направленные на защиту своего исключительного права, сами по себе не свидетельствуют о наличии признаков недобросовестности и не могут быть признаны злоупотреблением правом исключительно на основании заявления другой стороны. Иное понимание фактически привело бы к невозможности судебной защиты интеллектуальных прав.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 3 февраля 2020 г. N С01-1341/2019 по делу NA56-158472/2018, от 11 ноября 2019 г. N СО 1-1148/2019 по делу N А72-20288/2018, от 3 февраля 2020 г. N С01-1341/2019 по делу N А56-158472/2018, от 4 марта 2020 г. N С01-65/2020 по делу N А23-5228/2019, от 18 марта 2020 г. N С01-225/2020 по делу N А19-31013/2018, от 3 июня 2020 г. N С01-134/2020 по делу N А40-264261/2018.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2020 г. NC01-328/2020 по делу N А50-8083/2019 сказано, что, придя к выводам о том, что истцом не было представлено доказательств, подтверждающих факт собственного использования товарных знаков, судами не была учтена правовая позиция, изложенная в абзаце втором пункта 154 постановления от 23.04.2019 N10, согласно которой лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

В п.174 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 отмечено, что прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время. Прекращение правовой охраны лишь на будущее время означает, что лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до указанных в настоящем пункте дат, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение. Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия.

Из указанной правовой позиции Верховного Суда РФ следует, что даже досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием не лишает его правообладателя права обратиться с иском к нарушителю о взыскании компенсации за незаконное использование принадлежащего истцу товарного знака в период действия этого товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении от 25 июня 2020 года по делу N А19-3604/2018 согласился с доводом кассационной жалобы о том, что суд апелляционной инстанции ошибочно принял во внимание факт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака (знака обслуживания), в защиту которого предъявлен иск, так как такой подход противоречит положениям статьи 1514 ГК РФ с учетом разъяснений пункта 174 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2019 года по делу N А43-5993/2018 относительно доводов ответчика о том, что в деле N СИП-594/2018 был установлен факт неиспользования истцом спорного товарного знака, коллегия судей отметила, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном 9 статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (пункт 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10), а при этом отмечено, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Размер заявленной истцом ко взысканию компенсации не рассчитан на основании стоимости права использования товарного знака.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2021 г. N С01-482/2021 по делу N А40-57497/2020 отмечено, что ссылки суда на непредставление истцом в материалы дела лицензионного договора для определения условий использования лицензиатом спорного товарного знака, не обоснованы, поскольку как правильно отмечает заявитель кассационной жалобы, размер компенсации был определен истцом в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение. Следовательно, не требовалось определять стоимость права использования товарного знака лицензиатом.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21 апреля 2021 г. N С01-77/2021 по делу N А40-8288/2020 отмечено, что, вопреки выводу суда апелляционной инстанции, обстоятельства того, что истцом не представлены доказательства стоимости договора и его исполнения, не имеет правового значения для дела, поскольку размер заявленной истцом компенсации не связан со стоимостью права использования принадлежащих истцу товарных знаков.

В то же время, тстец представил лицензионные договоры в отношении защищаемых товарных знаков по свидетельствам N 299509 и N 647502 с Салимовым Рустэмом Венеровичем, с обществом с ограниченной ответственностью "Планета", с Гильмановым Салаватом Марсильевичем.

Лицензионный договор с Салимовым Рустэмом Венеровичем в отношении товарного знака N 299509 зарегистрирован 12.04.2019, а лицензионный договор с ним в отношении товарного знака N 647502 с 28.01.2021 находится на стадии регистрации (см. в приложении сведения о делопроизводстве N2021ДО176. представленного в открытом доступе на сайте Федерального института промышленной собственности https://wwwl.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=PRAVO&rn=5164&DocNumber=2021 ДО 1761&QID=514D886E8DCB41Fl-815A-75A565A93423&TypeFile-htmn).

При этом, лицензиат получает право на использование товарного знака с момента заключения лицензионного договора.

Кроме того, защищаемые товарные знаки по свидетельствам N 299509 и N 647502 используются лицензиатом Гильмановым Салаватом Марсильевичем для индивидуализации услуг торгового объекта "ПЛАНЕТА", находящегося по адресу Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Островского, 4.

При этом товарный знак по свидетельству N 299509 зарегистрирован, в частности, в отношении услуги "магазины" 35 класса МКТУ, а товарный знак по свидетельству N 647502 зарегистрирован, в частности, в отношении услуги "услуги магазинов" 35 класса МКТУ.

Так, в пункте 38 Национального стандарта ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. N 582-CT (далее - Национальный стандарт) сказано, что магазин - стационарный торговый объект, предназначенный для продажи товаров и оказания услуг покупателям, в составе которого имеется торговый зал или торговые залы, подсобные, административно-бытовые помещения и складские помещения.

В пункте 45 Национального стандарта сказано, что универмаг - магазин с совокупной площадью торговых залов от 3500 м2 в городском населенном пункте и от 650 м2 в сельском населенном пункте, в котором осуществляют продажу непродовольственных товаров универсального ассортимента.

Таким образом, принадлежащий Гильманову Салавату Марсильевичу торговый объект является магазином, поскольку он подпадает под определение "стационарный торговый объект, предназначенный для продажи товаров и оказания услуг покупателям, в составе которого имеется торговый зал или торговые залы, подсобные, административно-бытовые помещения и складские помещения".

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2015 г. N С01-1416/2014 по делу N СИП-261/2014 сказано, что реализация своих товаров не подпадает под понятие услуга, поскольку под ней понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Реализация же своих товаров направлена на удовлетворение собственных потребностей. С этой точки зрения под услугой 42 класса МКТУ "реализация товаров" подразумеваются действия по реализации товаров иных лиц либо путем непосредственной продажи таких товаров либо путем предоставления возможности арендаторам осуществлять реализацию товаров в торговых центрах, киосках и пр.

При этом, как указано в пункте 5.1 Информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23 декабря 2011 г. N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ" термин "магазины", в том числе с указанием на ассортимент товаров - например, "книжные магазины", "магазины одежды", и "услуги универмагов, супермаркетов" не могут быть отнесены к какому-либо классу МКТУ, поскольку слишком широкие формулировки, которые могут включать в себя не только услуги по продаже товаров, но и иные услуги, в том числе не относящиеся к 35 классу МКТУ).

Истец представил выписку из ЕГРН в отношении принадлежащего Гильманову Салавату Марсильевичу объекта недвижимости, находящегося по адресу: Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Островского, 4, а также доказательства того, что данное лицо сдает в аренду помещения этого объекта.

Также защищаемые товарные знаки по свидетельствам N 299509 и N 647502 использовались в период с 01.05.2018 по 30.04.2021 лицензиатом Обществом с ограниченной ответственностью "Планета" для индивидуализации услуг торгового объекта "ПЛАНЕТА", находящегося по адресу: Красноярский край, г.Бородино, ул.Ленина, 43. Истец представил скриншот страницы сети Интернет https://yandex.ru/profile/148931008802, содержащей фотографию указанного торгового объекта.

В качестве доказательств возмездности заключенного истцом лицензионного договора истец представил решения Арбитражного суда Красноярского края от 16 июля 2020 года по делу N А33-14204/2020 и от 01 декабря 2020 года по делу N А33-22496/2020, из которых следует, что истцом и ООО "Планета" заключен лицензионный договор от 25.04.2018 на использование товарных знаков по свидетельствам N N 299509, 647502, 574404, по условиям которого за использование товарных знаков лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи 62 000 рублей в год.

Как следует из материалов дела, ответчик зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 15.05.2020.

При этом, как следует из правовой позиции президиума Суда по интеллектуальным правам, выраженной в его постановлении от 20 мая 2019 г. N СО 1-306/2019 по делу N СИП-527/2018, сам по себе факт создания (регистрации) ответчика позже даты подачи истцом заявки на регистрацию спорного товарного знака является достаточным основанием для вывода о том, что, подавая такую заявку, истец не мог иметь недобросовестной цели (намерений) по отношению к ответчику.

Как следует из материалов настоящего дела, исключительное право на защищаемый товарный знак по свидетельству N 299509 перешло к ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп", являющемуся аффилированным с истцом (поскольку истец является руководителем указанного общества), 29.01.2015, а защищаемый товарный знак по свидетельству N 647502 зарегистрирован с приоритетом от 14.05.2015, следовательно, истец не мог злоупотребить по отношению к ответчику ни при регистрации этого товарного знака, ни при приобретении исключительного права на этот товарный знак.

Довод ответчика о том, что истец злоупотребляет принадлежащими ему правами. правомерно отклонен судом первой инстанции, поскольку обращение в суд в предусмотренных законом случаях злоупотреблением правом не является.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2019 г. N СО 1-1262/2018 по делу N СИП-726/2018 отмечено, что злоупотребление правом устанавливается применительно к конкретному потерпевшему и в результате конкретных действий лица, злоупотребившего правом, а злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу.

Как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2018 г. N СО 1-23 8/2018 по делу N СИП-347/2017, злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Аналогичная правовая позиция изложения в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2019 г. по делу N А70-6988/2018, от 14 марта 2019 г. по делу N А70-9233/2016, от 14 марта 2019 г. по делу N А27-11612/2018, от 14 января 2019 г. по делу N А43-36915/2017, от 2 октября 2018 г. по делу N А40-18476/2018, от 27 сентября 2018 г. по делу N А56-10342/2017, от 15 августа 2018 г. по делу N А71-16755/2017, от 1 августа 2018 г. по делу N А60-43578/2017, от 15 июня 2018 г. по делу N А46-12761/2017, от 10 мая 2018 г. по делу N А50-13537/2017, от 19 апреля 2018 г. по делу N А42-6657/2015, от 14 марта 2018 г. по делу N А40-51884/2017, от 19 января 2018 г. по делу N А56-87097/2016.

Суд первой инстанции верно отметил, что относительно довода ответчика о том, что размер взыскиваемой компенсации нельзя признать обоснованным и соразмерным нарушению, как отмечено в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22 февраля 2017 г. N СО 1-1299/2016 по делу N А60-14066/2016, норма подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, будучи избранной истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагает возможности изменения суммы компенсации по усмотрению суда произвольно. Согласно разъяснениям высших судебных инстанций размер компенсации, даже заявленный на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, действительно может быть снижен судом, однако такое снижение возможно только при соответствующем обосновании. При этом требование двукратности должно быть соблюдено, поскольку этот коэффициент на законодательном уровне признан соразмерным последствиям нарушения исключительных прав.

Относительно довода о том, что его выручка за период с 01.01.2021 по 30.08.2021 составила 4 133 510,62 руб., истец отмечает, что, как следует из приложенного к отзыву ответчика реестра банковских документов, указанная сумма включает только зачисление средств по операциям эквайринга и не включает поступление от покупателей наличных денежных средств.

В тоже время, даже если исходить из того, что вся выручка ответчика от реализации товаров в спорном магазине составила 4 133 510,62 руб., то на основании пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ (с учетом п.2 ст. 1477 ГК РФ) истец вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в сумме 8 267 021,24 руб.

Между тем, истец, избрав вид компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и представив свой расчет компенсации, не лишен при этом возможности добровольно снизить заявленный размер компенсации, а аналогичная правовая позиция выражена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2021 г. N С01-178/2021 по делу N А03-17436/2019, от 20 января 2021 г. NC01-1408/2020 по делу N А07-28870/2019.

Относительно довода ответчика о том, что выручка в сумме 4 133 510,62 руб. включает различные налоги и расходы, в постановлении от 19 апреля 2021 г. по делу N А32-2250/2020 Суд по интеллектуальным правам признал неправомерными выводы нижестоящих судов о том, что при выбранном варианте расчета истца стоимости компенсации как двукратная стоимость оказанных услуг, сама по себе выручка не будет являться равной стоимости оказанных услуг, истцом неверно приравнивается стоимость реализованных товаров к выручке от реализации товара, к количеству денежных средств, полученных от реализации товаров, а также общей выручке ответчика, стоимость реализованных товаров состоит из себестоимости товара и услуг по реализации данного товара, то есть стоимость услуг по реализации товара значительно ниже, чем выручка от реализации товара.

При этом Суд по интеллектуальным правам отметил, что, поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров (услуг), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом стоимости услуг и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие. Установленная судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимость услуг в двукратном размере составляет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение. Ответчик же вправе оспорить рассчитанный на основании открытых сведений о результатах его хозяйственной (финансовой) деятельности размер компенсации путем представления контррасчета размера компенсации исходя из существа нарушения либо иных доказательств, в том числе данных его бухгалтерского баланса.

При этом, суд первой инстанции верно отметил, что довод ответчика о наличии у него кредитных обязательств не доказан, а кроме того, не имеет значения для дела.

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П суды не лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной статьей 1301 ГК РФ величины. При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

При этом, суд первой инстанции верно указал, что исходя из приведенных норм права, а также положений ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Как разъяснено в пункте 62 постановления от 23.04.2019 N10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении нарушения исключительного права на товарные знаки.

Истец полагает, что ответчиком в период последние три года предшествующие нарушению, были оказаны услуги (реализованы товары) с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, на сумму более 5 млн. руб., полагает возможным начислять 600 000 руб. компенсации.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на товарный знак и на промышленные образцы входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Данные факты материалами дела подтверждены.

Как указано в исковом заявлении, истец полагал, что за три предшествующих нарушению года, ответчиком в его магазине было реализовано товаров на сумму 5 000 000 руб., следовательно, по мнению истца, он вправе рассчитывать на компенсацию в размере 10 000 000 руб. (равной двукратной стоимости реализованных товаров), однако, как отмечено ранее, истец просит взыскать с ответчика компенсацию лишь в размере 600 000 руб.

С учетом всех обстоятельств дела, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о наличии между двумя обозначениями такого сходства, которое влечет возможность возникновения у потребителя представления о том, что услуги оказываются одним и тем же лицом.

При этом суд первой инстанции обоснованно учел, что при выборе компенсации истец расчет производит на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ, с учетом самостоятельного снижения до 600 000 руб.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов, возможно лишь в исключительных случаях и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

При этом, суд первой инстанции верно указал, что факт неоднократности допущенного ответчиком нарушения интеллектуальных прав подтверждается наличием вступившего в законную силу решения по делу N А55-27569/2021, которым с ответчика взыскана компенсация за нарушение авторских прав 70 000 руб.

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении N 40-П, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее стоимости права использования товарного знака).

Доказательства, опровергающие расчет истца, ответчиком в материалы дела не представлены, поэтому суд первой инстанции правомерно принял расчет компенсации истца, как обоснованный.

На основании вышеизложенных обстоятельств, требование истца правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

Анализ материалов дела свидетельствует о том, что выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, основаны на правильной системной оценке подлежащих применению норм материального права, отвечают правилам доказывания и оценки доказательств (часть 1 статьи 65, части 1 - 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Приведенные в апелляционной жалобе доводы, выводы суда не опровергают, а по существу сводятся к несогласию заявителя жалобы с оценкой судом обстоятельств дела. Между тем, иная оценка заявителем апелляционной жалобы установленных судом обстоятельств, не свидетельствуют о нарушении судом норм права и не может служить основанием для отмены судебного акта.

У суда апелляционной инстанции нет оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, признавшего наличие оснований для удовлетворения иска.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в связи с чем основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, всем доводом в решении была дана надлежащая правовая оценка.

Иных доводов в обоснование апелляционной жалобы заявитель не представил, в связи с чем Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения Арбитражного суда Самарской области от 01.12.2022 по делу N А55-22791/2021, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнести на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 266-271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 01.12.2022 по делу N А55-22791/2021 - оставить без изменения, апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Расулова Бурхониддина Иъмода - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по Интеллектуальным правам.

Председательствующий

С.Ш. Романенко

Судьи

Е.В. Коршикова Л.Л. Ястремский