Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 2 марта 2023 г. N 02АП-255/23 по делу N А82-8970/2022

г. Киров

02 марта 2023 г.

Дело N А82-8970/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 21 февраля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 02 марта 2023 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Овечкиной Е.А.,

судей Малых Е.Г., Панина Н.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Суворовой О.С.,

при участии в судебном заседании посредством веб-конференции:

от истца - Милютина В.Н. по доверенности от 21.05.2021 N 039/66/2022-ДОВ,

от ответчика - Ждановой И.С. по доверенности от 20.12.2022,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой", общества с ограниченной ответственностью торгово-промышленная компания "Инфрахим"

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 08.12.2022 по делу N А82-8970/2022

по исковому заявлению акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (ИНН 7715719854, ОГРН 5087746235836)

к обществу с ограниченной ответственностью торгово-промышленная компания "Инфрахим" (ИНН 7606026899, ОГРН 1027600841707)

о взыскании 500 000 рублей 00 копеек,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (далее - истец, правообладатель, Институт, АО "НИКИМТ-Атомстрой") обратилось в Арбитражный суд Ярославской области к обществу с ограниченной ответственностью торгово-промышленная компания "Инфрахим" (далее - ответчик, Компания, Общество, ООО ТПК "Инфрахим") с иском о взыскании 500 000 рублей 00 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака "Эпофениплен" (далее также - товарный знак), а также расходов по уплате государственной пошлины.

Требования иска основаны на положениях статей 437, 1229, 1233, 1485, 1487, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), разъяснениях пункта 156 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) и мотивированы неправомерным использованием товарного знака истца ответчиком.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 08.12.2022 исковые требования удовлетворены частично, с ООО ТПК "Инфахим" в пользу ООО "НИКИМТ-Атомстрой" взыскано 200 000 рублей 00 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака "Эпофениплен", а также 5 200 рублей 00 копеек государственной пошлины. В остальной части исковых требований отказано.

Суд первой инстанции, посчитав установленным факт нарушения со стороны ответчика исключительных прав на товарный знак истца, тем не менее, счел размер компенсации чрезмерно завышенным и снизил ее до 200 000 рублей.

Истец и ответчик не согласились с вынесенным решением каждый в своей части и обратились во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

ООО "НИКИМТ-Атомстрой" просит отменить решение Ярославской области от 08.12.2022 по делу N А82-8970/2022 и принять по делу новый судебный акт, взыскать с ООО ТПК "Инфрахим" в пользу АО "НИКИМТ-Атомстрой" компенсации за незаконное использование зарегистрированного товарного знака "Эпофениплен" в размере 500 000 рублей 00 копеек.

Истец ссылается на то, что в качестве подтверждения стоимости права использования товарного знака, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование, истцом было представлено 28 отчетов об использовании товарного знака акционерного общества "ПКФ Спектр" (далее - АО "ПКФ Спектр") по лицензионному договору от 15.12.2013 N 80999-12 (далее - лицензионный договор, договор от 15.12.2012). Согласно представленным отчетам за период с 2013 по 2019 годы сумма лицензионного вознаграждения составила 2 668 979 рублей 48 копеек. Средняя сумма вознаграждения за один год составляет: 2 668 979 рублей 48 копеек / 7 л. = 381 282 рубля 78 копеек. Таким образом, вероятные имущественные потери правообладателя от незаконного использования ответчиком товарного знака "более полутора лет" составляют: 381 282 рубля 78 копеек х 1,5 лет = 571 924 рубля 17 копеек, то есть выше заявленной истцом суммы компенсации (500 000 рублей 00 копеек). Судом первой инстанции данное обстоятельство не было учтено. Ответчиком размер требуемой истцом компенсации оспорен не был, доказательства иной стоимости права использования товарного знака исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование, ответчиком не представлены.

ООО ТПК "Инфрахим" просит отменить решение Арбитражного суда Ярославской области по делу N А82-8970/2022 от 08.12.2022, принять новый судебный акт, в удовлетворении исковых требований отказать.

ООО ТПК "Инфрахим" считает, что в настоящем случае отсутствует факт нарушения исключительного права истца на товарный знак.

Ответчик приводит следующие доводы: Компания осуществляла продажу продукции в рамках договора поставки от 12.01.2016 N 12/1-6, заключенного с АО "ПКФ "Спектр". Между истцом и АО "ПКФ "Спектр" был заключен лицензионный договор. Ответчик приобретал товар: Эмали ЭП-5285 "Эпофениплен" у АО "ПКФ "Спектр" только четыре раза, последняя поставка была в 4 квартале 2019, в период действия лицензии у АО "ПКФ "Спектр". Ответчик никогда не занимался производством эмали ЭП-5285 "Эпофениплен", реализация была прекращена в 2020 году. Товар был введен в оборот лицензиатом товарного знака "Эпофениплен" АО "ПКФ "Спектр", товар сертифицирован, имеет паспорта качества, выданные лицензиатом и заключения о соответствии, выданные правообладателями, также ответчик имеет возможность приобрести товар у другого лицензиата истца - общества с ограниченной ответственностью "Аргоф+" (далее - ООО "Аргоф+"). Фактически упоминание товарного знака истца на интернет-сайте ответчика в данном случае осуществлялось с целью указания на предлагаемый к продаже товар Компании, введенный ранее в гражданский оборот.

АО "НИКИМТ-Атомстрой" представило отзыв на апелляционную жалобу ответчика, указывает, что доводы жалобы дублируют доводы отзыва Общества на иск, им была дана оценка судом первой инстанции. Истец настаивает на том, что ответчик позиционирует себя как производителя лакокрасочных материалов и упоминание товарного знака истца нацелено на создание у потенциального потребителя ложного представления о приобретении товара, произведенного именно ответчиком. На сайте ответчика отсутствовала информация о правообладателе товарного знака.

ООО ТПК "Инфрахим" в своем отзыве просит оставить без удовлетворения апелляционную жалобу АО "НИКИМТ-Атомстрой", однако решение Арбитражного суда Ярославской области по делу N А82-8970/2022 08.12.2022 отменить, принять новый судебный акт, в удовлетворении исковых требований отказать. По мнению ответчика, компенсация в сумме 500 000 рублей 00 копеек, которую предъявляет истец, в 20 раз превышает вероятные имущественные потери правообладателя.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 18.01.2023 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 19.01.2023 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

В судебном заседании представители сторон в полном объеме поддержали свои позиции, ответили на вопросы друг друга и суда, обменялись комментариями и репликами.

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, АО "НИКИМТ-Атомстрой" по свидетельству от 16.06.2011 является правообладателем товарного знака N 439290 "Эпофениплен".

11.03.2022 АО "НИКИМТ-Атомстрой" установило, что на странице ООО ТПК "Инфрахим" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.infrahim.ru/prodcts/2725/, в разделе "Каталог продукции" размещена информация о продукции "Эмаль ЭП 5285 "Эпофениплен".

Претензией от 15.03.2022 АО "НИКИМТ-Атомстрой" потребовало, в том числе, прекратить незаконное использование товарного знака и выплатить компенсацию в сумме 500 000 рублей 00 копеек.

В письме от 30.03.2022 ответчик сообщил, что занимается только реализацией лакокрасочными материалами, спорный товар закуплен им у АО "ПКФ "Спектр" на основании договора от 12.01.2015 N 12/1-6.

Так как сумма компенсации не была уплачена, правообладатель обратился с иском в суд.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб и отзывов на них, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

В силу статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

На основании пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Определяющим для применения принципа исчерпания исключительных прав является факт ввода товаров, маркированных товарным знаком, в гражданский оборот непосредственно правообладателем либо с его согласия.

На ответчике лежит обязанность предоставления доказательств легальности ввода в гражданский оборот спорного товара.

В нарушение статьи 65 АПК РФ ООО ТПК "Инфрахим" не представлено доказательств того, что на момент времени, когда истцом обнаружено на сайте ответчика предложение к продаже спорного товара, он все еще реализовывал партию товара, приобретенную в 2019 году у АО "ПКФ "Спектр" или же осуществил закупку у другого лицензиата и осуществляет реализацию данной продукции. По факту исчерпания запасов товара закупки ответчик не убрал информацию о предлагаемом к продаже товаре, маркированным товарным знаком истца, что подтвердил представитель Компании непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции. При этом разрешение на использование товарного знака для целей коммерческого предложения товара к реализации (в случае его потенциального появления у ответчика в результате закупки у истца или его лицензиата для дальнейшей перепродажи) у АО "НИКИМТ-Атомстрой" со стороны Общества не получено, в связи с чем требование истца о взыскании компенсации является обоснованным.

По смыслу положений статей 1252, 1515 ГК РФ размер компенсации определяется за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с нормами пункта 3 статьи 1252 и пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего объекта интеллектуальных прав тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Ответчик вправе оспорить стоимость права использования, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. В случае если ответчик не оспорит рассчитанный истцом размер компенсации (не заявит соответствующий довод и не обоснует его), исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, то суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

При оценке соразмерности компенсации необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Ответчик в рамках рассматриваемого спора заявлял о несоразмерности компенсации последствиям нарушения права истца.

Согласно условиям договора от 15.12.2012 АО "ПФК Спектр" получило право использовать товарный знак N 439290 в объеме классов МКТУ и перечня товаров и/или услуг: 01 - вещества химические для изготовления красок; 02 -краски, олифы, лаки, защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения, красящие вещества; 35 - реклама; 40 - обработка материалов. Лицензиат также имел право применять товарный знак как на товаре и его упаковке, так и на сопроводительной и деловой документации, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

В настоящем деле использование товарного знака ответчиком было ограничено лишь предложением товара к продаже. Кроме того, ответчик добровольно прекратил использовать товарный знак истца сразу после требования правообладателя. При этом истец не представил доказательства наступления негативных последствий, повлекших убытки для истца в заявленном им размере.

С учетом изложенного, исходя из конкретных обстоятельств дела, суд апелляционной инстанции полагает установленный судом первой инстанции размер компенсации разумным и соразмерным допущенному ответчиком нарушению исключительных прав истца.

При таких обстоятельствах апелляционные жалобы сторон по приведенным в них доводам, а также доводам, приведенным в отзыве ответчика на апелляционную жалобу истца, удовлетворению в сложившейся ситуации не подлежат.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по апелляционным жалобам относятся на их заявителей.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ярославской области от 08.12.2022 по делу N А82-8970/2022 оставить без изменения, а апелляционные жалобы акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой", общества с ограниченной ответственностью торгово-промышленная компания "Инфрахим" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.А. Овечкина

Судьи

Е.Г. Малых Н.В. Панин