Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27 марта 2023 г. N 10АП-2242/23 по делу N А41-68664/2022

г. Москва

27 марта 2023 г.

Дело N А41-68664/22

Судья Десятого арбитражного апелляционного суда Виткалова Е.Н.,

рассмотрев в порядке статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционную жалобу Иванова Владимира Александровича на решение Арбитражного суда Московской области от 22.12.2022 по делу N А41-68664/22, рассмотренному в порядке упрощенного производства, по иску АО "ИЗОРОК" (ИНН 7714181115, ОГРН 1026800885913) к Иванову Владимиру Александровичу (ИНН761000662268), третье лицо ООО "РЕГТАЙМ" (ИНН 6318119680, ОГРН 1026301524644),

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "ИЗОРОК" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Иванову Владимиру Александровичу (далее - ответчик), о запрещении Иванову Владимиру Александровичу использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 238952 в доменном имени isoroc.moscow, о запрещении Иванову Владимиру Александровичу использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 238952 на главной странице сайта https://isoroc.moscow/ в сети Интернет, о взыскании 50 000 руб. компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на главной странице сайта https://isoroc.moscow/ в сети Интернет, о взыскании 50 000 руб. компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на главной странице сайта https://isoroc.moscow/ в сети Интернет, расходов по подготовке протокола осмотра доказательств в размере 16 800 руб., расходов по уплате государственной пошлины.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "РЕГТАЙМ".

Решением Арбитражного суда Московской области от 22.12.2022 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с данным судебным актом, ответчик обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Ходатайство ответчика о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в заседании суда с вызовом представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрено и отклонено в отсутствие оснований.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба заявителя рассмотрена в соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ без вызова сторон.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Десятого арбитражного апелляционного суда (www.10aas.arbitr.ru) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака N 23895 со словесным обозначением, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 23895 зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20 февраля 2003 года, дата приоритета 14 августа 2001 года, срок действия с учетом продления до 14 августа 2031 года. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг по 01, 02, 17, 19, 22, 35, 37, 42 классам МКТУ.

В обоснование исковых требований истец указывает, что на сайте по адресу: http://isoroc.moscow/ на главной странице данного сайта незаконно, без разрешения правообладателя использовано обозначение, сходного до степени смешения с товарным знаком истца N 23895.

В соответствии с данными справочной службы WHOIS администратором доменного имени isoroc.moscow является Иванов Владимир Александрович.

В представленном истцом нотариальном протоколе осмотра доказательств N 77 АД 0578915 от 06.09.2022 зафиксированы факты нарушения ответчиком прав истца.

Кроме того, в доменном имени isoroc.moscow также незаконно используется обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца N 23895.

Также в составе имени электронной почты td.isoroc@gmail.com незаконно используется обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца N 23895.

Посредством сайта http://isoroc.moscow/ предлагается к продаже товар тех же классов, для которых зарегистрирован товарный знак истца. При этом, по мнению истца, использование товарного знака на каждой странице сайта в виде размещения товарного знака на товаре не относиться к предмету иска и не является нарушением прав истца, поскольку товарный знак нанесен на выпущенный в обращение товар на территории Российской Федерации и на него распространяется статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, в отношении использования товарного знака на сайте в виде в силу статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации принцип исчерпания исключительного права не может быть применен, поскольку размещение на сайте http://isoroc.moscow/ обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца N 23895 в указанном виде осуществлено исключительно в сети Интернет и не размещено на товаре, как это требует статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с чем ответчик нарушил исключительное право истца на товарный знак N 23895.

При исследовании сайта http://isoroc.moscow/ истец пришел к выводу о полном воспроизведении на латинице товарного знака N 238952, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Также истец отмечает идентичность использующихся цветов и сочетаний цветов, непосредственно ассоциирующихся с товарным знаком истца, в том числе в комбинации с буквенными сочетаниями.

Содержание сайта состоит из ряда разделов: "Каталог", "Акция", "Помощь", "Применение", "Объекты", "Компания" и подразделов. Коммерческая деятельность подтверждается наличием каталога товаров, предлагаемых к продаже и представленным прайс-листом. На главной странице сайта http://isoroc.moscow/ описаны преимущества приобретения продукции Isoroc, предлагается покупка утеплителя с сопутствующими товарами. Кроме того, сайт содержит подразделы "Советы покупателям", "Обзоры марок Изорок", "Технологии применения". На сайте размещены данные для связи, в том числе контактный телефон, адрес электронной почты, ссылка на WhatsApp, настроена возможность заказать обратный звонок.

В соответствии с данными справочной службы WHOIS, доступной в сети интернет, доменное имя isoroc.moscow было создано 12.02.2019 и продолжает существовать по дату обращения в суд. Активный статус подтверждается сведениями о последних изменениях, которые были осуществлены 29.03.2022. Общим период использования в доменном имени isoroc.moscow и на сайте http://isoroc.moscow/ обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца длится более чем три года.

Обращаясь с иском в суд, истец указывает, что истец не давал своего согласия ответчику на использование товарных знаков правообладателем которых он является, не заключал лицензионный договор с ответчиком.

В связи с выявленным фактом нарушения исключительных прав истца в порядке досудебного урегулирования спора истец направил ответчику требование об устранении нарушений законодательства, связанного с незаконным использованием товарного знака.

Однако, ответ на претензию в адрес истца от ответчика не поступил, в связи с чем истцом предъявлен настоящий иск.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции правомерно исходил из нижеследующего.

Интеллектуальная собственность охраняется законом (пункт 2 статьи 1225 Гражданского кодекса).

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, среди прочего, произведения науки, литературы и искусства и товарные знаки (подпункты 1 и 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданского кодекса Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с ведением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктами 1, 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака N 23895 со словесным обозначением, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 23895 зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20 февраля 2003 года, дата приоритета 14 августа 2001 года, срок действия с учетом продления до 14 августа 2031 года. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг по 01, 02, 17, 19, 22, 35, 37, 42 классам МКТУ.

В исковом заявлении истец просит запретить незаконное использование товарных знаков, взыскать компенсацию.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Ответчик как администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

При решении вопроса о том, нарушаются ли права истца на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени, судом проверяется наличие двух условий: во- первых, наличия сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком, во- вторых, недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

При рассмотрении дела судом первой инстанции учтено, что доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

Товарный знак истца N 23895 содержит словесный элемент.

Ответчик использует доменное имя isoroc.moscow.

Таким образом, словесный элемент isoroc используется ответчиком в доменном имени isoroc.moscow.

На главной странице сайта по адресу: http://isoroc.moscow/ размещено обозначение, сходного до степени смешения с товарным знаком истца N 23895. Посредством сайта http://isoroc.moscow/ предлагается к продаже товар тех же классов, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

По смыслу приведенной нормы использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. Под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле (согласию) правообладателя.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Кроме того, поскольку доменное имя isoroc.moscow было создано 12.02.2019 и продолжало существовать на момент обращения истца в суд, суд первой инстанции обоснованно установил, что допущенные ответчиком нарушения носят длящийся характер и не устранены ответчиком после того, как ему стало известно о нарушении его действиями прав истца.

Кроме того, суд первой инстанции правомерно признает обоснованными требования истца о прекращении ответчиком незаконное использование товарного знака.

Коллегия отмечает, что доказательств принятия разумных мер по недопущению нарушения закона ответчиком не представлено, при этом необходимость принятия таких действий относится к предпринимательскому риску ответчика. Именно на ответчика возлагается обязанность доказывания того обстоятельства, что использование им охраняемых объектов осуществлялось при наличии к тому законных оснований и с принятием мер по недопущению нарушений прав иных лиц, в настоящем случае истца.

Согласно разъяснениям, данным в пунктов 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения статьей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 или подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации

Согласно статье 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 того же Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10 000 рублей.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Согласно части 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию в заявленном размере, оснований для снижения компенсации судом не установлено.

Согласно требованиям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Довод апеллянта о несоразмерности размера компенсации допущенному нарушению подлежит отклонению в связи с тем, что в соответствие с пунктом 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что ответчик не был надлежащим образом извещен о начавшемся судебном разбирательстве апелляционным судом отклоняется, поскольку материалами дела подтверждается, что податель жалобы был надлежащим образом извещен о рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Кроме того, ответчиком в суде первой инстанции в материалы дела представлен отзыв на исковое заявление, который был исследован, что отражено в оспариваемом решении.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены состоявшегося решения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с положениями части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

На основании вышеизложенного арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда не имеется, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 22.12.2022 по делу N А41-68664/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Судья

Е.Н. Виткалова