Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2023 г. N 09АП-16799/23 по делу N А40-59474/2020

г. Москва

18 апреля 2023 г.

Дело N А40-59474/2020

Резолютивная часть постановления оглашена 11 апреля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 апреля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

Судей Б.П. Гармаева, В.Я. Гончарова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.Б. Ногеровой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ИП Ибатуллина А.В. на решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2023 г. по делу N А40-59474/2020, принятое судьей Крикуновой В.И.

по иску ИП Ибатуллина А.В.

к ООО "Планета лета"

третье лицо: Дубинец Г.Т.

о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен, от третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель (ИП) Ибатуллин Азамат Валерьянович обратился в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Планета лета" о признании незаконным использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 365466, в том числе в фирменном наименовании, о взыскании на основании пп.1 п.4 ст. 1515 ГК РФ компенсации в размере 10 000 рублей за период с 01.01.2021 года по 30.04.2022. (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2020 года, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2021 года постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 14.08.2020 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2021 года, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2022 года постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2021 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Направляя дело на новое рассмотрение суд кассационной инстанции указал, что в рассматриваемом случае судами первой и апелляционной инстанций не учтен факт полного вхождения словесных элементов, составляющих товарные знаки истца, в обозначения, используемые ответчиком для оказания своих услуг, что исключает вывод об отсутствии сходства товарного знака предпринимателя и обозначения, используемого обществом, исключает вывод об отсутствии сходства в целом и сам факт признания судами наличия фонетического и смыслового сходства словесных элементов сравниваемых обозначений. При этом установление определенной степени сходства подразумевает необходимость дальнейшего анализа обозначений на основании критериев, названных в пункте 162 Постановления Пленума ВС РФ N 10 от 23.04.2019. Однако вышеприведенная методология установления вероятности смешения сравниваемых обозначений судами первой и апелляционной инстанций не была соблюдена, поскольку суды уклонились от установления однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и услуг, для индивидуализации которых ответчик использовал спорные обозначения, в том числе в своем фирменном наименовании. Судами также не проводился анализ сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом (общего впечатления). Кроме того суд кассационной инстанции указал, что судами не анализированы требования истца о признании незаконными использования товарного знака при использовании фирменного наименования общества. При рассмотрении названных требований судами надлежало применить положения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2022 года судом в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Дубинец Г.Т.

При новом рассмотрении дела решением суда от 01.02.2023 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда, исковые требования удовлетворить, ссылаясь на неправомерность выводов суда первой инстанции.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Третье лицо отзыв на апелляционную жалобу не представило.

Рассмотрев дело в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в порядке статей 123, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является обладателем исключительных прав на словесный и графический товарный знак "ПЛАНЕТА ЛЕТО", зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении товаров 30 35-39, 41, 4, 44 классов Международной классификации товаров и услуг по свидетельству N 365466 (дата приоритета 23.07.2007 года) (л.д. 31).

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик использует обозначение "ПЛАНЕТА ЛЕТА" для индивидуализации торгового объекта, на сайте https://planeta-leta.com, а также в доменном имени этого сайта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Из пункта 2 статьи 1481 ГК РФ следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному потребителю возможности отличить услуги, оказываемые одним лицом, среди аналогичных услуг, предоставляемых другими лицами.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми, не противоречащими закону, способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. В пункте 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу указанной нормы права словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

Суд апелляционной инстанции считает необходимым исследовать спорное словесное обозначение на предмет его тождественности и сходства до степени смешения с комбинированным товарным знаком, права на который принадлежат истцу.

При этом специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Так, товарный знак истца содержит словесное наименование "ПЛАНЕТА ЛЕТО", выполненное определенным шрифтом зеленым цветом с добавлением графического элемента (два цветка разной величины оранжевого и желтого цвета).

Слова "ПЛАНЕТА ЛЕТА" (planeta-leta) выполнены ответчиком иным шрифтом (в доменном имени и иным алфавитом) и используются совместно с другими словесными и изобразительными элементами.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара/услуги. При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Из материалов дела следует, что ответчик использует дополнительные словесные элементы "садовый центр" и изображение планеты земля в форме цветка к словесному элементу "ПЛАНЕТА ЛЕТА". При этом, обозначения, используемые ответчиком, отличаются по цветовой гамме от цветовой гаммы товарных знаков истца.

Как указано выше, у истца словесный элемент товарного знака выполнен в зеленом цвете, у ответчика словесный элемент на вывеске над входом в садовый центр выполнен в белом и вишневом цвете, а также дополнен графическим изображением под словесным элементом в виде цветка иной формы и в ином цвете, чем у истца.

На сайте ответчика словесное изображение ответчика "ПЛАНЕТА ЛЕТА" выполнено в черном цвете, что также отлично от цвета, используемого истцом. А, кроме того, спорное обозначение, используемое ответчиком, дополнено фразой "я здесь расцветаю".

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно указал, что наличие в сравниваемых обозначениях словесного элемента, обладающего сходством, близким к тождеству, свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется, но она не является значительной.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности услуг, для индивидуализации которых они используются, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Исследовав с учетом представленных в материалы дела доказательств рынок услуг, на котором могло бы возникнуть предполагаемое смешение, обстоятельства использования спорного обозначения, суд первой инстанции оценил также и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных услуг; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака и обозначения ответчика; степень внимательности потребителей.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции, оснований для их переоценки не имеется.

При этом ссылка заявителя на то, что суд первой инстанции неправомерно отказал в рассмотрении ходатайства о фальсификации представленного ответчиком социологического исследования, не является основанием к отмене решения суда, поскольку спор возможно рассмотреть с учетом иных имеющихся в материалах дела доказательствах.

В отношении требования о признании незаконным использования ответчиком своего фирменного наименования суд апелляционной инстанции отмечает, что иск в данной части фактически направлен на понуждение ответчика к переименованию, что в отсутствие факта правонарушения, обусловленного отсутствием фактического смешения средств индивидуализации истца и ответчика, свидетельствует об отсутствии имущественного интереса, требующего судебной защиты, и является злоупотреблением правом.

Относительно аргументов заявителя жалобы о несоответствии нормам права и фактическим обстоятельствам дела вывода суда первой инстанции о наличии в действиях истца злоупотребления правом суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

Положениями пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 154 Постановления N 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Как усматривается из материалов дела, ответчик заявил о злоупотреблении истцом правом (статья 10 ГК РФ).

Суд первой инстанции в соответствии с приведенными нормами права, устанавливающими в том числе презумпцию добросовестности, правовыми подходами и разъяснениями высшей судебной инстанции, правомерно пришел к выводу о злоупотреблении истцом правом.

Как следует из материалов дела, права на товарный знак N 365466 приобретены истцом на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, зарегистрированного 12.09.2019.

Истец в подтверждение своих доводов об использовании товарного знака ссылается на предоставление права его использования по лицензионному договору от 16.07.2019, заключенному между ИП Ибатуллиным А.В. и ИП Дубинец Г.Т.

Как следует из лицензионного договора, право использования товарного знака было предоставлено истцом лицензиату на безвозмездной основе. То есть, истец оценивает право использования своего товарного знака в 0 рублей, что фактически означает отсутствие какой-либо ценности товарного знака для истца. При этом истец самостоятельно товарный знак никогда не использовал. Использование осуществлялось исключительно лицензиатом на безвозмездной основе.

Предоставление права использования товарного знака на безвозмездной основе не является проявлением обычной хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Товарный знак (знак обслуживания) является средством индивидуализации товаров, работ, услуг и предназначен для достижения целей предпринимательской деятельности, прежде всего для достижения прибыли. На этом основано содержащееся в статье 1478 ГК РФ правило о том, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

С учетом данного обстоятельства предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) иным лицам, не относящихся к числу аффилированных с правообладателем лиц, на безвозмездной основе скорее является исключением из обычной деловой практики. Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2021 г. по Делу N А33-4702/2018. Это обстоятельство в совокупности с иными может учитываться при установлении цели обладания исключительным правом на товарный знак и применения мер защиты.

Истцом в опровержение доводов ответчика в материалы дела представлена копия дополнительного соглашения от 16.07.2020 к лицензионному договору от 16.07.2019, согласно пункту 2 которого использование товарного знака предоставляется лицензиату на платной основе в размере 12 000 руб. за первый год (с 16.07.2020), в дальнейшем лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи за каждый год по 6 000 руб. в год. В подтверждение произведенных оплат по дополнительному соглашению истец представил копии платежных поручений от 16.06.2022 и от 09.08.2022.

Ответчик заявил о фальсификации указанного дополнительного соглашения, а именно об изготовлении его в более поздние сроки нежели 16.07.2020, ссылаясь на то, что указанное дополнительное соглашение в Роспатенте не зарегистрировано, доказательств его исполнения ранее 16.06.2022, то есть после истребования судом лицензионного договора из Роспатента в материалы дела не представлено.

Ввиду того, что подлинник дополнительного соглашения истцом не был представлен, суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства ответчика.

Вместе с тем, учитывая наличие данного ходатайства, а также тот факт, что платежные поручения датированы 16.06.2022 и 09.08.2022, дата допсоглашения 16.07.2020, первый год использования по нему с 16.07.2020, при этом иск поступил в суд ранее - 27.03.2020, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что дополнительное соглашение не может являться надлежащим доказательством в отсутствие его подлинника.

Из материалов дела также следует (видеозапись закупки), что лицензиар использовал товарный знак истца при оказании услуг розничной торговли. Данных об оказании истцом или лицензиаром деятельности, связанной с иной деятельностью, предусмотренной классами МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, в материалы дела не представлено.

Обращение истца к лицу, длительное время широко использующему сходное с его знаком обслуживания обозначение, с иском о взыскании компенсации свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него компенсации не соответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания (при этом суд принимает во внимание неоднократное изменение истцом суммы заявленной компенсации, исчисление ее истцом, в том числе, исходя из стоимости оказанных ответчиком услуг).

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно указал, что совокупность установленных при рассмотрении дела обстоятельств (приобретение истцом спорного знака обслуживания 12.09.2019, учитывая, что фирменное наименование ответчика зарегистрировано 28.04.2012, предъявление спустя непродолжительное время после приобретения исключительного права требований к лицу, широко и длительно до этой даты использующему сходное обозначение, о прекращении использования и взыскании компенсации, неиспользование им самим данного знака, использование лицензиатом знака обслуживания для индивидуализации сельского магазина) свидетельствует о наличии в действиях истца по обращению с настоящим иском злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству.

Нормы материального права правильно применены судом, нарушений норм процессуального права не установлено.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266, 267, 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2023 г. по делу N А40-59474/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

Б.П. Гармаев В.Я. Гончаров