Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 августа 2023 г. N 09АП-42832/23 по делу N А40-267329/2022

город Москва

10 августа 2023 г.

Дело N А40-267329/22

Резолютивная часть постановления объявлена 08 августа 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 августа 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Стешана Б.В.,

судей Валюшкиной В.В., Ким Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Елмановой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "Альфа альянс" и ООО "Совенок"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.05.2023

по делу N А40-267329/22

по иску ООО "Альфа альянс" (ОГРН: 1037736032400, ИНН: 7736241375)

к ООО "Совенок" (ОГРН: 1157746483762, ИНН: 7725275012)

о взыскании компенсации в размере 2 336 000 рублей

при участии в судебном заседании представителей

истца: Никитин А.В. по доверенности от 09.01.2023,

ответчика: Волков К.А. по доверенности от 17.02.2023,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Альфа альянс" обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Совенок" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 539135 в размере 2 336 000 рублей.

Решением от 10.05.2023 Арбитражный суд города Москвы иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 484 000 руб., а также 7186 руб. расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении остальной части иска суд отказал.

Не согласившись с принятым решением, истец и ответчик обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

Истец в жалобе просил отменить решение и удовлетворить иск в полном объеме.

Ответчик в жалобе просил изменить решение и снизить размер компенсации до 292 000 руб.

Информация о принятии апелляционных жалоб к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представители истца и ответчика поддержали доводы своих апелляционных жалоб. Просили решение отменить.

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционных жалоб, приходит к выводу о том, что судом первой инстанции принято законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что является правообладателем товарного знака "ПАНОРАМА" по свидетельству N 539135.

Истцу стало известно, что ответчик осуществил предложение к продаже и продажу товара, маркированного обозначениями, сходными до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком, без надлежащего разрешения правообладателя, а именно на сайте https://sovenok.ru были предложены к продаже товары - игровые комплексы - маркированные обозначением "Панорама".

Данные факты были зафиксированы в протоколе обеспечения доказательств.

Усмотрев нарушения исключительного права на товарные знаки, истец подал иск в защиту своих прав с требованием взыскании компенсации в размере 2 336 000, исходя из двукратной стоимости товаров, предлагаемых к продаже.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

В силу п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения спорного товарного знака и противопоставленных обозначений по всем критериям, предусмотренным законом и другими нормативно-правовыми актами, с учетом выработанных судебной практикой подходов, представленных сторонами доказательств и доводов по своему внутреннему убеждению в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения;

2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пункт 4.1. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 N 197 словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно п. 4.2.1.1. Рекомендаций, звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; - ударение.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Как разъяснено в п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, установлен судом первой инстанции на основании представленных в дело доказательств, отвечающих критериям относимости и допустимости. Судебная коллегия не усматривает оснований для изложения иных выводов.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, о том, что истец не обладает правом подачи настоящего иска, обоснованно отклонены судом при принятии решения как не соответствующие фактическим обстоятельствам дела.

Ответчик ссылается на то, что его сайт работает по системе "дропшиппинг", не имеет собственного склада и не имеет в наличии представленного на сайте товара.

Возражая на данные доводы, истец указал на то, что на стр. 16 нотариального протокола осмотра от 07.11.2022 содержится страница сайта ответчика, на которой отображена корзина заказа. На данной странице указано, что спорный товар "есть на складе". Кроме того, на стр. 12 нотариального протокола осмотра от 07.11.2022 содержится указание на возможность самовывоза контрафактного товара, что возможно только при наличии товара и места его хранения.

Таким образом, доводы ответчика об отсутствии товара в наличии и склада, опровергаются информацией, которую сам ответчик размещал на своём сайте.

При этом суд в решении справедливо отметил, что сам по себе факт предложения к продаже товара с использованием обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак.

Доказательств того, что к продаже предлагался оригинальный товар, ответчиком не представлено.

Согласно п. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации) либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец, рассчитывая компенсацию, указывает на то, что при фиксации нарушения было возможным добавить в корзину по четыре экземпляра двух товаров стоимостью 139 000 и 153 000 рублей, маркированных спорным обозначением, в связи с чем истец пришел к выводу, что ответчик предлагал к продаже 8 товаров общей стоимостью 1 168 000 рублей.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Между тем, как установил суд, заказ завершен не был. Доказательств того, что ответчиком было реализовано названное количество товаров, не представлено, поскольку ответчиком заказ не принят, не подтверждена возможность продажи указанного количества товара. Сам ответчик отрицал факт возможности продажи такого количества.

Вопреки доводам жалобы истца, суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что подтвержденным является факт нарушения в отношении двух товаров общей стоимостью 242 000 рублей, и с учётом избранного истцом способа расчета (п. 2 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации) общая суммы компенсации в данном случае составит 484 000 рублей.

Ссылка на отсутствие контрасчета со стороны ответчика не является для суда препятствием для установления обстоятельств фактической реализации контрафактной продукции и, как следствие, произведения перерасчета на оснований с учётом данных обстоятельств.

Также суд обоснованно отклонил довод истца о неоднократности нарушения, как документально не подтвержденный.

Доводы жалобы ответчика, который настаивает на необходимости снижения компенсации ниже низшего предела (до однократной стоимости контрафактного товара), суд апелляционной инстанции отклоняет. Приведенные в апелляционной жалобе доводы относительно отсутствия доказательств причинения убытков правообладателю, совершение правонарушения впервые, отсутствия информации о принадлежности исключительного права на товарный знак истцу и умышленного причинения истцу вреда, немедленного удаления информации о продаже товара после получения претензии и тяжелого финансового положения ответчика суд апелляционной инстанции не принимает в качестве основания для изложения иной оценки обстоятельств дела и снижения размера компенсации.

Осуществляя предпринимательскую деятельность, ответчик должен был осознавать возможность наступления неблагоприятных последствий и предпринять все необходимые меры для предотвращения возможного нарушения прав третьих лиц.

По мнению судебной коллегии, определенный судом первой инстанции размер компенсации, применительно к установленным по делу обстоятельствам, соответствует допущенному ответчиком правонарушению, является адекватной мерой ответственности за совершенное гражданско-правового нарушения исключительного права истца на товарный знак "ПАНОРАМА" по свидетельству N 539135.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение.

Вместе с тем, заявителями апелляционных жалоб не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителей, изложенные в апелляционных жалоб, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции по настоящему делу не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственных пошлин за рассмотрение апелляционных жалоб относятся на заявителей.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10.05.2023 по делу N А40-267329/22 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Б.В. Стешан

Судьи

В.В. Валюшкина Е.А. Ким