Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2023 г. N 09АП-66998/23 по делу N А40-80319/2023

г. Москва

07 ноября 2023 г.

Дело N А40-80319/23

Резолютивная часть постановления объявлена 30 октября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 ноября 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Г.М. Никифоровой,

судей: Дурановского А.А., Яковлевой Л.Г.,

при ведении протокола помощником судьи Казнаевым А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Федеральной службе по интеллектуальной собственности на решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.08.2023 по делу N А40-80319/23, по иску ООО "АЛТРИКА" (ОГРН: 1187847090760, ИНН: 7802661248) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ОГРН: 1047730015200, ИНН: 7730176088) о признании недействительным уведомления об отказе в государственной регистрации предоставления права и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Галкина Е.С. по доверенности от 07.04.2023;

от заинтересованного лица: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "АЛТРИКА" (далее - заявитель) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - ответчик, Роспатент) о признании недействительным уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.01.2023 об отказе в государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору N 12/08 от 08.12.2020, заключенному между компанией "Вист Лимитед" и ООО "Алтрика", номер Роспатента 2022Д19371; обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности провести регистрацию предоставления ООО "Алтрика" права использования товарных знаков по Свидетельствам NN 182469, 181683, 273253 по лицензионному договору N 12/08 от 08.12.2020, заключенному между компанией "Вист Лимитед" и ООО "Алтрика".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 08.08.2023 требования удовлетворены.

Не согласившись с указанным судебным актом, Роспатент обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить полностью, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении требований заявителя отказать.

В обоснование апелляционных жалоб Роспатент указал на неправильное применение норм материального и нарушение норм процессуального права; неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: (www.kad.arbitr.ru) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Поскольку апелляционная жалоба подана без пропуска срока на обжалование, лица, участвующие в деле, которые были извещены надлежащим образом в суде первой инстанции, признаются извещенными в суде апелляционной инстанции.

В судебном заседании представитель заявителя возражал по доводам жалобы.

25.10.2023 представил отзыв на жалобу, который в порядке статьи 262 АПК РФ приобщен к материалам дела.

В соответствии со статьей 123, 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителя заинтересованного лица извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Законность и обоснованность принятого решения проверены апелляционным судом по правилам, предусмотренным главой 34 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено апелляционным судом, в обоснование заявленных требований представитель заявителей ссылается на то, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 12.01.2023 был вынесен отказ в государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору N 12/08-ЛД от 08.12.2020 в пользу ООО "Алтрика" (194156, г. Санкт-Петербург, Проспект Энгельса, д. 22, лит. А, пом. 23Н, оф. 4) в отношении товарных знаков NN 182469, 181683, 273253.

Отказ мотивирован тем, что зарегистрировано место происхождения товара, которому предоставлена правовая охрана, наименование места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА" (N 65), в отношении товара "водка" (далее НМПТ N 65).

По мнению заявителя отказ в регистрации перехода исключительных прав на товарные знаки является незаконным.

На основании вышеизложенного, заявитель обратился в суд с настоящим заявлением.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав позицию стороны, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2023 на основании следующего.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, выдается свидетельство на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно пункту 2 статьи 1490 ГК РФ предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, предоставление права использования такого средства по договору также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Удовлетворяя требования заявителя признав недействительным полностью уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.01.2023 об отказе в государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору N 12/08 от 08.12.2020, заключенному между компанией "Вист Лимитед" и ООО "Алтрика", номер Роспатента 2022Д19371; обязав Федеральную службу по интеллектуальной собственности провести регистрацию предоставления ООО "Алтрика" права использования товарных знаков по Свидетельствам N N 182469, 181683, 273253 по лицензионному договору N 12/08 от 08.12.2020, заключенному между компанией "Вист Лимитед" и ООО "Алтрика", суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Как следует из Административного регламента, государственная регистрация предоставления права использования товарного знака осуществляется Роспатентом.

Согласно пункту 3 Правил государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих условий:

а) представлены заявление, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, или документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил;

б) указанные в подпункте "а" настоящего пункта заявление или документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, товарного знака и изобретения, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

в) представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора, соглашения об изменении или расторжении договора (включая номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных (далее - государственные реестры), международных реестрах объектов интеллектуальной собственности, которые ведутся в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

г) представлены документы, предусмотренные пунктами 6 и 13 настоящих Правил (при необходимости);

д) в заявлении или в документах, представление которых предусмотрено пунктами 7 - 9 настоящих Правил, содержатся сведения, наличие которых предусмотрено указанными пунктами настоящих Правил;

е) документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Правил; ж) представленные в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил документы подтверждают переход исключительного права с учетом положений пунктов 11 и 12 настоящих Правил;

з) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав;

и) отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Как установлено судами, между правообладателем товарных знаков компанией "Вист Лимитед" (3-й этаж, Херитейдж Хаус, 235 Мейн стрит, Гибралтар (GI)) и ООО "Алтрика" 08.12.2020 был заключён лицензионный договор N 12/08-ЛД об использовании товарных знаков по свидетельствам NN 182469, 181683, 273253 (далее - Лицензионный договор).

28.07.2022 ООО "Алтрика" обратилось в Роспатент с заявлением о государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по Лицензионному договору. В Роспатенте заявлению был присвоен N 2022Д19371.

12.01.2023 Роспатентом было принято решение в форме уведомления об отказе в государственной регистрации предоставления права использования по Лицензионному договору N 2022Д19371.

Отказ мотивирован тем, что зарегистрировано место происхождения товара, которому предоставлена правовая охрана, наименование места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА" (N 65), в отношении товара "водка" (далее НМПТ N 65).

По Лицензионному договору лицензиату предоставляется право использования, в том числе, товарного знака N 182469 "Русский Размер" и комбинированного товарного знака N 273253, содержащего словесный элемент "Русский Размер", который, согласно позиции Роспатента, выраженной в отказе, сходен с элементом "РУССКАЯ" из НМПТ N 65, а данные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) "алкогольные напитки (за исключением пива); водка".

Поскольку у ООО "Алтрика" отсутствует право использования НМПТ N 65 "РУССКАЯ ВОДКА", в регистрации Лицензионного договора было отказано по ссылкой на пп. "в" п.17

Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 N 1416 (далее - Правила N 1416).

Согласно данному подпункту п.17 Правил, основаниями для отказа в государственной регистрации является несоблюдение условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил. Однако в уведомлении Роспатента от 12.01.2023 не указано, какой конкретно подпункт п.3 Правил N 1416 из подпунктов от (а) до (и) не был соблюдён.

С учетом даты заключения лицензионного договора и даты подачи заявления о государственной регистрации этого договора нормативными правовыми актами, подлежащими применению при проверке оспариваемого решения на соответствие закону и иным нормативным правовым актам, являются часть четвертая Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), Правила N 1416 в редакции с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2020 г. N 532, и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.06.2016 N 371 (далее - Административный регламент N 371).

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст. 1232 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления права использования по лицензионному договору исключительного права другому лицу.

В силу п. 6 ст. 1235 ГК РФ, лицензионный договор должен предусматривать: 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно п. 3 ст. 1232 ГК РФ, заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор. В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Согласно п. 17 Правил N 1416, основаниями для отказа в государственной регистрации являются:

а) неуплата пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией, в порядке и (или) размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

б) непредставление ответа в установленный абзацем третьим пункта 15 настоящих Правил срок на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, предусмотренное абзацем вторым пункта 15 настоящих Правил;

в) несоблюдение условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.

Подпунктом "и" пункта 3 Правил N 1416 установлено, что государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении, в том числе, условия о том, что отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В силу п. 64 Административного регламента N 371, рассмотрение документов, представленных на регистрацию, включает проверку соответствия указанных в них сведений друг другу, а также условиям регистрации, указанным в подпунктах "а" - "е", "з", "и" пункта 3 Правил, с учетом положений статей 1027, 1028, 1036, 1037, 1229, 1232 - 1239, 1262, 1362, 1365 - 1367, 1369, 1458 - 1460, 1477, 1483, 1488, 1489 ГК РФ.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2017 N 305-ЭС15-4129 применительно к пункту 2 статьи 1488 ГК РФ указано, что под введением в заблуждение понимает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Согласно части 1 статьи 65 и части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанность по доказыванию соответствия ненормативного акта закону возлагается на орган, должностное лицо, принявшее акт. Пошлина за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией Лицензионного договора была оплачена 22.06.2022 платёжным поручением N 22 (плательщик ООО "Алтрика") в установленном размере и порядке.

Ответ на Уведомление Роспатента о необходимости предоставления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления от 03.10.2022 был предоставлен заявителем в установленные сроки, а именно 17.11.2022, что указано в уведомлении Роспатента от 12.01.2023 г. об отказе в государственной регистрации предоставления права использования по Лицензионному договору.

В уведомлении Роспатента от 12.01.2023 г. об отказе отсутствует информация о том, каким образом предоставление ООО "Алтрика" исключительного права на товарный знак по договору является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара "водка" или его изготовителя.

Сходство товарных знаков N N 182469, 273253 и НМПТ N65 "РУССКАЯ ВОДКА" также отсутствует, что подтверждается широкой практикой Роспатента в отношении данных товарных знаков.

Товарный знак N 182469 имеет приоритет от 09.02.1998, товарный знак N 273253 - от 30.03.2001 г. Срок действия исключительного права на оба товарных знака дважды продлевался Роспатентом. Товар длительное время находился в продаже, о чём есть множество упоминаний в сети Интернет (более 9 тыс. упоминаний в поисковых системах Yandex и Google).

По товарным знакам N N 182469, 273253 много раз заключались лицензионные договоры, которые были зарегистрированы в Роспатенте. В том числе, по товарному знаку N182469: 11.08.2006 РД0011196, 06.06.2007 РД0022875, 21.11.2011 РД0090445, 06.02.2012 РД0094277, 06.02.2012 РД0094278, 06.02.2011 РД0094280, 13.09.2013 РД0131307, 17.09.2013 РД0131498, 30.09.2013 РД0132493, 25.10.2013 РД0134379.

По товарному знаку N 273253: 05.04.2007 РД0020387, 21.11.2011 РД0090445, 06.02.2012 РД0094277. НМПТ N 65 было зарегистрировано для товара "водка" 05.06.2003.

В течение 2003 - 2022 гг. предоставление правовой охраны обозначениям по свидетельствам N 182469, 273253 не оспорено и не признано недействительным.

Кроме того, 05.12.2003, то есть после регистрации НМПТ N 65, Роспатентом был зарегистрирован товарный знак RUSSIY RAZMER (свидетельство N 259954), представляющий собой транслитерацию в латинице словосочетания "русский размер". Таким образом, экспертиза данной заявки на товарный знак происходила с учетом наличия правовой охраны НМПТ N 65.

В уведомлении об отказе Роспатент ссылается на п.6 ст.1519 ГК РФ, с учётом п.3 ст. 1516 ГК РФ, что распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том числе путём его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования места происхождения товара, а также переход исключительного права на наименование места происхождения товара без заключения договора не допускается.

Однако в соответствии с Лицензионным договором, лицензиар предоставляет лицензиату право использование товарных знаков по Свидетельствам N N 182469, 181683, 273253 в определенном объеме. Упоминаний об использовании словосочетания "РУССКАЯ ВОДКА", зарегистрированного в качестве НМПТ N65, договор не содержит. Не содержат этого словосочетания и упомянутые в Лицензионном договоре товарные знаки.

Товарные знаки по Свидетельствам N N 182469, 181683, 273253 изначально не были зарегистрированы как включающие в качестве неохраняемого элемента НМПТ N65. "Вист Лимитед" не является правообладателем указанного НМПТ. То есть по всем критериям, установленным российским законодательством, Лицензионный договор соответствует требованиям части четвёртой ГК РФ, Правил N1416, Административного регламента N 371, основания для отказа в его регистрации отсутствуют.

Кроме того, касательно довода Роспатента о том, что регистрация предоставления права использования товарного знака, сходного с НМПТ, лицу, не обладающему правом использования такого НМПТ, способно вести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара, то данный подход признан необоснованным судами первой и апелляционной инстанций по делу N А40-35976/21-110-247 (соответственно, решения от 18.10.2021, 23.12.2021), что было подтверждено в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2022 как кассационной инстанции.

Доводы Роспатента, судом признаются не обоснованными, поскольку фактически повторяют аргументацию, изложенную ранее в оспариваемом Уведомлении Роспатента от 12.01.2023 об отказе в государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору, номер Роспатента 2022Д19371.

При этом если в упомянутом Уведомлении об отказе в качестве препятствия к регистрации лицензионного договора не упоминался являющийся его предметом товарный знак N 181683 RUSSIAN SIZE, то в отзыве от 01.06.2023 упоминается с теми же доводами, что в отношении товарных знаков N N 182469, 273253. Вместе с тем, приведённые в исковом заявлении доводы относительно товарных знаков NN 182469, 273253 относятся и к товарному знаку N 181683.

Сходство товарного знака N 181683 и НМПТ N65 "РУССКАЯ ВОДКА" отсутствует, что подтверждается широкой практикой Роспатента в отношении данного товарного знака. Товарный знак N 181683 имеет приоритет от 14.10.1998. Срок действия исключительного права на товарный знак дважды продлевался Роспатентом. Товар длительное время находился в продаже, о чём есть множество упоминаний в сети Интернет.

По товарному знаку N 181683 много раз заключались лицензионные договоры, которые были зарегистрированы в Роспатенте, в том числе: 21.11.2011 РД0090445, 06.02.2012 РД0094277, 06.02.2012 РД0094278, 06.02.2012 РД0094280. Предоставление правовой охраны обозначению по свидетельству N181683 не оспорено, не признано недействительным и не может быть произвольно ограничено.

Судом учтены выводы судебной практики, в том числе, решениями суда по делам: А40-35976/2021, А40-150032/2022, А40-174817/2022.

Таким образом, решение Роспатента от 12.01.2023 не соответствует закону и нарушает права и законные интересы заявителя. Незаконный отказ Роспатента в государственной регистрации предоставления права по Лицензионному договору лишает заявителя законного права ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли.

Доводы жалобы не содержат ссылок на факты не установленные судом или иные доказательства отсутствие вины общества, а сам факт несогласия Роспатента с выводами суда первой инстанции, основанными на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, которым дана надлежащая правовая оценка без документального опровержения не может служить основанием для отмены или изменения решения суда.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта (часть 4 статьи 270 АПК РФ), при принятии решения судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.08.2023 по делу N А40-80319/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Г.М. Никифорова

Судьи

А.А. Дурановский Л.Г. Яковлева