Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 мая 2024 г. N 09АП-13658/24 по делу N А40-91505/2023

г. Москва

03 мая 2024 г.

Дело N А40-91505/23

Резолютивная часть постановления объявлена 17 апреля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 мая 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.В. Валюшкиной,

судей Т.В. Захаровой, Ю.Н. Кухаренко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Елмановой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "Энергет и Ко" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2024 по делу N А40-91505/23,

принятое по иску ЗАО "Энергет и Ко" к ИП Самарину Н.В., ООО "Металл.ру" о запрете, об обязании,

при участии в судебном заседании представителей

истца: Темирова Т.В. по доверенности от 15.01.2023,

ООО "Металл.ру": Давыдов М.А. по доверенности от 28 10.2022,

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "Энергет и Ко" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Самарину Николаю Владимировичу (ответчик 1) и обществу с ограниченной ответственностью "Металл.ру" (ответчик 2) с требованиями:

запретить индивидуальному предпринимателю Самарину Николаю Владимировичу использование обозначения, тождественного товарному знаку "Закрутка-Фал" по свидетельству N 647675, при хранении запорных устройств типа "Закрутка-Фал", приобретенных им у ООО "Металл.ру" по товарно-транспортной накладной N 6 от 19.01.2021 и договору поставки от14.01.2021 N 01-012021, в целях их введения в гражданский оборот, а также их дальнейшее введение в оборот;

обязать индивидуального предпринимателя Самарина Николая Владимировича уничтожить за свой счет запорные устройства типа "Закрутка-Фал", приобретенных им у ООО "Металл.ру" по товарно-транспортной накладной N 6 от 19.01.2021 и договору поставки от 14.01.2021 N 01-012021;

запретить ООО "Металл.ру"" использование обозначений "тип Закрутка-Фал/ "тип Закрутка-ФАЛ"/ "типа Закрутка-ФАЛ", сходных до степени смешения с товарным знаком "Закрутка-Фал" по свидетельству N 647675 при предложении к продаже и продаже запорных устройств, в том числе в документации, связанной с введением их в гражданский оборот, включая сертификат соответствия N 04ИДЮ20.RU.C00490, а также в сети Интернет на сайте https://metall123.ru/.

Решением арбитражного суда от 12.01.2024 в удовлетворении искового заявления отказано.

Истец, не согласившись с решением суда первой инстанции, в порядке ст. 257 АПК РФ в установленный законом срок обратился в арбитражный суд с апелляционной жалобой.

В судебном заседании представитель заявителя (истца по делу) поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям, просил решение суда изменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель ответчика 2 ООО "Металл.ру" в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения, представил в материалы отзыв.

Заслушав представителей участвующих в деле лиц, исследовав в полном объеме и оценив в совокупности документы, имеющиеся в материалах дела, доводы апелляционной жалобы и отзыв на нее, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены решения суда.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции Закрытое акционерное общество "Энергет и Ко" является правообладателем на товарный знак "Закрутка-Фал" по свидетельству N 647675 для индивидуализации и услуг 06,35,42 классов МКТУ с датой приоритета от 10.04.2017.

Истец полагает, что ИП Самарин Н.В. и ООО "Металл.ру" нарушили исключительное право на использование указанного товарного знака при следующих обстоятельствах.

Так, ИП Самарин Н.В. и ООО "Металл.ру" заключили договор поставки запорных устройств N 01-012021 от 14.01.2021. ИП Самарин Н.В. приобрел запорное устройство тип "Закрутка-Фал" у ООО "Металл.ру" с целью его дальнейшей реализации.

Вместе с тем истец обратился к ИП Самарину Н.В. с претензией о нарушении исключительных прав и требованием о передаче контрафактного, по мнению истца, товара на ответственное хранение ЗАО "Энергет и Ко". Указанный товар передан на ответственное хранение ЗАО "Энергет и Ко" (подтверждается актом от 07.02.2021).

В дальнейшем в связи с обращением ИП Самарина Н.В., истец возвратил запорные устройства ответчику 1 для хранения с целью уничтожения за счёт ИП Самарина Н.В. (письмо N от 27.03.2023). Однако ответчик 1 отказался уничтожать товар за свой счёт, предпринял действия по продаже товара.

Истец указывал, что нарушение исключительных прав истца ответчиком ИП Самариным Н.В. выражается в незаконном использовании словесного обозначения "Закрутка-Фал" при хранении товара, приобретенного у ответчика 2 по товарно-транспортной накладной N 6 от 19.01.2021 и договору поставки N 01-012021 от 14.01.2021., в целях введения данных запорных устройств в гражданский оборот.

Нарушение исключительных прав истца ответчиком ООО "Металл.ру" выражается в незаконном использовании обозначения "Закрутка-Фал" на документации, связанной с введением запорных устройств в гражданский оборот: в договоре поставки N 01-012021 от 14.01.2021; в счете на оплату N 10 от 14.01.2021; в счете-фактуре N 6 от 19.01.2021; в товарно-транспортной накладной N 6 от 19.01.2021.

Также незаконное использование ООО "Металл.ру"" словесного обозначения "Закрутка-Фал" осуществляется при продаже запорных устройств на официальном сайте https://metall123.ru/ в сети Интернет и в сертификате соответствия продукции N 04ИДЮ20.RU.C00490.

Суд первой инстанции указал, что действиями ответчика 1 и ответчика 2 не были нарушены исключительные права истца на использование товарного знака "Закрутка-Фал", в связи с чем суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы истец указывает, что запорное устройство "Закрутка-Фал", производимое ответчиком 2 ООО "Металл.ру" не включено в перечень типов запорных устройств, которые могут быть допущены при применении в перевозках на инфраструктуре ОАО "РЖД". Кроме того, истец полагает, что новый сертификат соответствия N РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00941, представленный ООО "Металл.ру" в материалы дела подтверждает только соответствие запорного устройства ООО "Металл.ру" техническим условиям ТУ 25.72.12-001-26097020-2020, а не требованиям нормативных документов.

Суд отклоняет приведенные доводы апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Согласно ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Судебная коллегия изучила материалы дела и приходит к выводу о том, что установленные судом первой инстанции обстоятельства не позволяют установить вину ответчиков, а также утверждать о нарушении ими исключительных прав истца на использование товарного знака N 647675.

Судом первой инстанции исследована товаросопроводительная документация к договору поставки N 01-012021 от 14.01.2021 (договора поставки N 01-012021 от 14.01.2021; счет на оплату N 10 от 14.01.2021; счет-фактура N 6 от 19.01.2021; товарно-транспортная накладная N 6 от 19.01.2021), распоряжение ОАО "РЖД" от 25 декабря 2007 г. N 2423р "Об утверждении Перечня типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО "РЖД", действовавшее на момент заключение договора, а также действующее на настоящий момент распоряжения ОАО "РЖД" от 18 апреля 2022 г. N 1045/р "Порядок установления типов технических средств защиты, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО "РЖД"".

ООО "Металл.ру" при рассмотрении спора указало, что в рамках заключения и исполнения договора поставки от 14.01.2021 N 01-012021 стороны руководствовались лишь названием запорного устройства тип "Закрутка-Фал", которое отражено в Распоряжении ОАО "РЖД" от 25 декабря 2007 г. N 2423р (действовавшем на момент заключения договора).

Согласно п. 4.1 раздела 5 договора Поставщик гарантирует покупателю, что продукция, поставляемая по договору, не нарушает чьих-либо исключительных (в т.ч. патентных прав).

В силу п. 4.2 раздела 5 договора Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемое запорное устройство по своим функциональным, конструктивным и техническим параметрам будет соответствовать функциональным, конструктивным и техническим параметрам, указанным в приложении N 1 к Распоряжению ОАО "РЖД" от 25 декабря 2007 г. N 2423р (с изменениями на 13 апреля 2018 года) "Об утверждении Перечня типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО "РЖД"".

Сама конструкция запорного устройства "Закрутка-Фал" указана в пункте 3 приложения к распоряжению ОАО "РЖД" N 1045/р "Конструкции запорных устройств (закруток)". Так, согласно названному пункту, запорное устройство "Закрутка-Фал" (рис.3) состоит из гибкого элемента, который вмонтирован в корпус, и стопорного винта. Гибкий элемент - канат диаметром 4 или 6 мм может иметь длину 300 или 500 мм. В корпусе имеется сквозное отверстие для ввода конца каната и резьбовое отверстие для стопорного винта.

Исходя из анализа приведенных нормативных документов ни ранее действовавшее распоряжение N 2423р, ни распоряжение N 1045/р ОАО "РЖД" об установлении типов ЗПУ (запорно-пломбировочных устройств) и ЗУ (запорных устройств) не устанавливает конкретного производителя запорных устройств, которые может воспроизводить те или иные внесенные в распоряжения NN 2423р, 1045/р запорные устройства. Ни в одном из указанных распоряжений истец ЗАО "Энергет и Ко" не отражено как единственное лицо, которое имеет право на производство ЗУ типа "Закрутка-Фал".

При таких обстоятельствах суд отклоняет довод истца о том, что ЗАО "Энергет и Ко" является единственным изготовителем запорного устройства типа "Закрутка-Фал".

Телеграммы ЦФТО ОАО "РЖД" о возможности использования запорных устройств, на которые ссылается истец, не могут быть приняты во внимание судом, поскольку данные телеграммы не содержат нормативно-правового обоснования, по каким конкретно основаниям только ЗАО "Энергет и Ко" может быть единственным производителем запорного устройства "Закрутка-Фал" при условии истекшего патента, и почему ООО "Металл.ру" не может быть производителем запорного устройства "Закрутка-Фал" в соответствии с действующим распоряжении ОАО "РЖД"от 18 апреля 2022 г. N 1045/р, когда указанным распоряжением не установлен конкретный перечень организаций-производителей таких устройств.

Ранее запорное устройство типа "Закрутка-Фал" зарегистрировано ЗАО "Энергет и Ко" в качестве изобретения, в связи с чем истцу был выдан патент на изобретение N 2134826 от 28.10.1998.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ и статьи 1364 ГК РФ по окончании 20-ти летнего срока действия патента (28.10.2018) изобретение (запорное устройство "Закрутка-Фал") стало общественным достоянием. В связи с этим, с указанного периода создавать и реализовывать данное устройство может любой участник гражданских правоотношений для введения его в оборот.

Ранее ответчик ИП Самарин Н.В. обратился к ответчику ООО "Металл.ру" с исковым заявлением о взыскании убытков в связи с нарушением ООО "Металл.ру" п. 4.1 договора поставки, согласно которому Поставщик гарантирует Покупателю, что продукция, поставляемая по настоящему договору, не нарушает чьих-либо исключительных прав (в т.ч) патентных прав (дело N А32-51614/2022 в Арбитражном суде Краснодарского края). ЗАО "Энергет и Ко" в указанном процессе выступало в качестве третьего лица. По делу была проведена экспертиза, экспертом было представлено заключение N 10-3/19.1 от 26.09.2023.

В рамках указанного заключения экспертом были установлены следующие обстоятельства: в результате проведенного исследования, было установлено, что на запорном устройстве тип "Закрутка-Фал", производства ООО "Металл.ру", и являющимся предметом подговора поставки N 01-012021 от 14 января 2021 года, отсутствуют обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 674675, исключительное право на который принадлежит ЗАО "Энергет и Ко".

При проведении сравнительного и товарного анализа объекта экспертизы установлено, что запорное устройство тип "Закрутка-Фал", производства ООО "Металл.ру", являющиеся предметом договора поставки N 01-012021 от 14 января 2021 года, по своим функциональным, конструктивным и техническим параметрам соответствует требованиям, указанным в приложении N 1 Распоряжения ОАО "РЖД" от 25.12.2017 N 2423 Р (с изменениями на 13 апреля 2018 года) "Об утверждении перечня типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО "РЖД" и имеет дополнительную полимерную оплетку для дополнительной защиты от внешних климатических воздействий.

ИП Самарин Н.В. от заявленных исковых требований отказался, ЗАО "Энергет и Ко" отказ поддержан, на основании чего производство по делу прекращено (определение Арбитражного суда Краснодарского края от 22.09.2023 по делу N А32-51614/2022).

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, истцом в настоящем споре не доказано нарушение ответчика прав истца на товарный знак, а равно не представлено доказательств того, что производимый ООО "Металл.ру" спорный товар сходен до степени смешения с запорным устройством, правообладателем товарного знака на который является истец.

По требованию истца о незаконном использовании товарного знака ответчиком ООО "Металл.ру" на своем сайте (https://metall123.ru/) в сети Интернет и в сертификате соответствия продукции N 04ИДЮ20.RU.C00490 суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Меры, предусмотренные ст. 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, изложенными в абз. 3 п. 57 Постановления от 23 апреля 2019 г. N 10 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет) также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

То есть, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и такие меры являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

Как установлено судом оспариваемые словесные обозначения тип "Закрутка-Фал", тип "Закрутка-ФАЛ", типа "Закрутка-ФАЛ" на сайте ответчика ООО "Металл.ру" фактически не используются, что подтверждается скриншотами с сайта, представленными ответчиком. Исходя из материалов дела в настоящее время на сайте ООО "Металл.ру" предлагается к продаже запорное устройство производства ООО "Металл.ру".

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что доводы апелляционной жалобы о незаконном использовании товарного знака в сети Интернет на сайте ООО "Металл.ру" несостоятельны.

Сертификат соответствия N 04ИДЮ20.RU.C00490, на который ссылается истец в качестве основания своих исковых требований, на сайте ответчика 2 также отсутствует.

Ответчик 2 указал, что данный сертификат им не используется с 07.06.2023 в связи с приобретением нового сертификата N РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00941, о чём им сообщено путём опубликования сообщение N17314729 от 01.12.2023 на сайте Федресурс (https://fedresurs.ru/) об отказе от использования сертификата соответствия N 04ИДЮ20.RUC00490 от 16.12.2020 с 7 июня 2023 года.

Судом установлено, что на момент рассмотрения дела на сайте ответчика 2 размещен иной сертификат соответствия N РОСС RU.31621.04ПШН4.02.П00941.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявленных требований. Приведенные в апелляционной жалобе доводы заявителя направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, оснований для которой суд апелляционной инстанции не усматривает.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, нарушений норм материального и процессуального права, в том числе на основании ч. 4 ст. 270 АПК РФ, не выявлено, в связи с чем апелляционная жалоба по изложенным в ней доводам удовлетворению не подлежит.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы судебные расходы по уплате государственной пошлины при ее подаче в силу ст. 110 АПК РФ относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 12.01.2024 по делу N А40-91505/23 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.В. Валюшкина

Судьи

Т.В. Захарова Ю.Н. Кухаренко