Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2024 г. N 16АП-325/24 по делу N А61-286/2023

г. Ессентуки

28 мая 2024 г.

Дело N А61-286/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 15 мая 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 мая 2024 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Егорченко И.Н., судей Сомова Е.Г., Цигельникова И.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Денисовым В.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А61-286/2023 по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Ермакова Дмитрия Венеровича (ОГРНИП 304333224400140) к индивидуальному предпринимателю Болотаевой Элисо Георгиевне (ОГРНИП 323508100663941), с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества "Региональный сетевой информационный центр", г. Москва (ОГРН 1067746823099, ИНН 7733573894) о взыскании компенсации, при участии в судебном заседании представителя индивидуального предпринимателя Ермакова Дмитрия Венеровича Давиденко Н.Ф. (доверенность от 14.12.2021), представителя акционерного общества "Региональный сетевой информационный центр" Туркиной Н.М. (доверенность от 13.12.2023), в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ермаков Дмитрий Венерович (далее - ИП Ермаков Д.В., истец) обратился в Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Болотаевой Элисо Георгиевне (далее - ИП Болотаева Э.Г., ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 100 000 руб., об обязании прекратить незаконное использование обозначения "ДАВИНЧИ", "DAVINCHI", об обязании удалить обозначения "ДАВИНЧИ" из сети Интернет, страниц сайта, с материалов, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; об обязании удалить обозначения "davinchi" из названия доменного имени "davinci-decor"; об обязании RU-CENTER - акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр" (далее - АО "РСИЦ") заблокировать сайт www.davinci-decor.ru.

Решением суда от 12.09.2023 требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым судебным актом, АО "РСИЦ" в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратилось в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило отменить решение суда первой инстанции в части возложения обязанности на RU-CENTER - АО "РСИЦ" заблокировать сайт www.davinci-decor.ru. Податель жалобы указывает, что суд первой инстанции, возлагая обязанность на АО "РСИЦ" заблокировать сайт www.davinci-decor.ru не исследовал вопросы, касающиеся оказания обществом услуг хостинга для указанного сайта и наличии реальной возможности исполнения требований в указанной формулировке. Обращает внимание, что общество надлежащим образом не извещалось о судебных заседаниях, во вводной части решения не отражено о том, что АО "РСИЦ" является ответчиком либо третьим лицом, при этом, в резолютивной части суд возложил обязанность на АО "РСИЦ" совершить определенные действия.

Определением суда от 28.02.2024 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела N А61-286/2023 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дел судом первой инстанции, ввиду принятия судом решения о правах и об обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле и привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, АО "РСИЦ".

В судебном заседании суда апелляционной инстанции 03.04.2024 представитель истца заявил ходатайство об отказе от требования об обязании RU-CENTER - АО "РСИЦ" заблокировать сайт www.davinci-decor.ru.

Определением от 03.04.2024 принят отказ истца от требования об обязании RU-CENTER - АО "РСИЦ" заблокировать сайт www.davinci-decor.ru, в указанной части производство по делу прекращено.

В судебном заседании представитель ИП Ермакова Д.В. просил удовлетворить заявленные исковые требования.

Представитель АО "РСИЦ" разрешение требований истца к ответчику оставил на усмотрение суда.

Иные лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в связи с чем, на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в их отсутствие.

Изучив материалы дела, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворения ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, ИП Ермаков Д.В. является правообладателем комбинированного товарного знака "Да Винчи Da Vinchi" по свидетельству Российской Федерации N 571336, зарегистрированного в отношении товаров 20 и 24 классов МКТУ, в том числе в отношении следующих товаров: занавеси текстильные или пластмассовые, занавеси тюлевые, подхваты для занавесей текстильные, портьеры (занавеси), различные варианты штор оконных, карнизы, др.

ИП Ермаков Д.В. обнаружил факт незаконного использования исключительных прав ответчиком в сети "Интернет" в доменном имени davinci-decor и на адресуемом этим именем сайте http://davinci-decor.ru. Данное имя, по мнению истца, сходно до степени смешения со словесным элементом товарного знака вхождением словесного элемента "Da Vinchi". В заголовке сайта в верхней части страницы, а также в нижней части страницы в разделе служебной информации размещено комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, тождественным доминирующим словесным элементом "Да Винчи".

Полагая, что указанные действия ответчика нарушают исключительные права истца, последний направил в адрес ответчика досудебную претензию, которая оставлена без удовлетворения.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с исковыми требованиями по настоящему делу.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, а также при выполнении работ, оказании услуг.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

По смыслу приведенных положений и с учетом части 1 статьи 65 АПК РФ на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании средства индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат другому лицу. В противном случае ответчик признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права и факт использования соответствующего средства индивидуализации ответчиком.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 571336, в защиту которого истец обратился с настоящим иском, подтвержден имеющимися в материалах дела документами и сторонами не оспаривается.

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В абзаце пятом пункта 162 Постановления N 10 разъяснено: установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно пункту 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеется, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений (высокой, средней, низкой) и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров, которая так же как и сходство может быть высокой, средней или низкой.

При этом такая вероятность может существовать и при низкой степени сходства, но идентичности (высокой степени однородности) услуг, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства спорного обозначения и товарного знака.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Судом апелляционной инстанции установлено, что ответчик использует в доменном имени обозначение, содержащее как элемент слово "Да Винчи", которое, по мнению истца, полностью тождественно с частью товарного знака по свидетельству N 571336.

Товарный знак по свидетельству N 571336 представляет собой комбинированное обозначение, доминирующим словесным элементом "Да Винчи", "Da Vinchi" выполненным стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов темного буро-коричневого цвета в толстой рамке; изобразительный элемент обозначения выполнен начальными латинскими буквами словесного элемента "DV". Визуальное доминирование словесного элемента обусловлено его центральным местом в композиции, наиболее крупным шрифтом, выделением толстой рамкой.

Оспариваемое доменное имя ответчика состоит из словесных элементов "davinci-dеcor" и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Судебная коллегия, проведя сравнительный анализ доменного имени ответчика и товарного знака истца, приходит к выводу, что сравниваемые обозначения имеют существенные фонетические отличия в силу разного количества слогов, состава гласных/согласных, разного количества звуков.

Суд апелляционной инстанции установил, что в состав сравниваемых обозначений входит различное количество словесных элементов, обозначения имеют различную цветовую гамму и выполнены буквами различных алфавитов.

Апелляционным судом также не установлено, что в доменном имени http://davinci-dеcor.ru на словесный элемент "Да Винчи" падает логическое ударение.

Таким образом, суд приходит к выводу, что сравниваемые обозначения имеют низкую степень сходства по вышеперечисленным признакам.

Само по себе использование в обозначении наименования сайта слова "davinci" не является достаточным основанием считать нарушенными права общества на товарный знак, поскольку оно явно не воспринимается потребителями в качестве соответствующего товарного знака и не ассоциируется с продукцией истца и принадлежащим ему товарным знаком, равно как и не ассоциируется с какими-либо другими производителями.

Также апелляционным судом не установлено фактического смешения, используемого ответчиком обозначения "Давинчи" с товарным знаком N 571336.

Спорное обозначение "Давинчи", использованное на странице сайта с доменным именем davinci-dеcor является комбинированным, с доминирующим словесным элементом "Давинчи", выполненным шрифтом, имитирующим рукописный, буквами кириллического алфавита белого цвета на фоне красной плашки. Под словесным элементом "Давинчи" расположен словесный элемент "шторы которые вам понравятся".

Проведенный судом апелляционной инстанции сравнительный анализ товарного знака противопоставленного обозначения показал, что данный знак включают в себя элемент "Да Винчи".

Между тем указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемого товарного знака в целом, поскольку в состав обозначения ответчика входит словесные элементы "шторы которые вам понравятся", придающие ему отличные от товарного знака истца звучание и смысловую окраску.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв, звуков и звукосочетаний. Наличие в оспариваемом обозначении, кроме словесного элемента "Давинчи", еще словесного элемента "шторы которые вам понравятся" значительно увеличивает длину его словесной части и обусловливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом "Да Винчи".

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что у сравниваемых обозначений отсутствует сходство по фонетическому критерию сходства.

С точки зрения семантического критерия сходства, сопоставляемые обозначения также являются несходными.

Семантическое значение товарного знака определяется по прямому значению - фамилии известного в России итальянского художника и мыслителя эпохи Возрождения.

Обозначение, использованное на странице сайта с доменным именем davinci-dеcor представляет собой словосочетания "Давинчи шторы которые вам понравятся", связанными с друг с другом по смыслу.

Суд приходит к выводу, что словесный элемент "шторы которые вам понравятся" в оспариваемом обозначении придает словосочетанию "Давинчи шторы которые вам понравятся" особый смысл и семантическую направленность, в отличие от словесного элемента "Да Винчи" противопоставленного товарного знака.

Кроме того, сравниваемые обозначения различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения: в оспариваемом обозначении словесные элементы "Давинчи шторы которые вам понравятся". Под словесным элементом "Давинчи" размещено словосочетание "шторы которые вам понравятся".

В этой связи визуально сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, что позволяет сделать вывод о различном ассоциировании обозначений друг с другом.

Таким образом, при сравнении спорного и противопоставленного обозначений в целом, суд приходит к выводу, что сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, поскольку общее зрительное впечатление от их восприятия в целом формируется всеми элементами, составляющими эти знаки.

С учетом изложенного, наличие у сравниваемых обозначений общего словесного элемента "Давинчи" может свидетельствовать лишь о низкой степени их сходства.

Судебная коллегия учитывает, что слово "Да Винчи" само по себе является общеупотребимым и ассоциируется у потребителя, в первую очередь, с художником эпохи Возрождения, а не с деятельностью определенного юридического лица, в связи с чем существенное значение для идентификации приобретают иные, используемые совместно с указанным обозначением, элементы.

Суд полагает, что в глазах среднего потребителя товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиком, не могут вызывать у потребителя ассоциации об их принадлежности одному источнику и восприниматься потребителем как названия, индивидуализирующие услуги, оказываемые одним и тем же лицом.

Также апелляционный суд отмечает, что изобразительные и словесные элементы являются равнозначными по своей природе, поскольку такие элементы ввиду своего расположения, размера и исполнения производят единое целостное впечатление на потребителя, воспринимаются им как законченные композиции.

Таким образом, суд, проведя анализ на предмет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому, графическому и семантическому критериям, а также оценив упомянутые обозначения в целом, приходит к выводу о низкой степени сходства спорного и противопоставленного обозначений.

Судебная коллегия отмечает, что ввиду отсутствия сходства до степени смешения спорного и противопоставленного обозначений факт однородности товаров и услуг, для которых они зарегистрированы, не имеет правового значения, поскольку отсутствует угроза смешения таких товаров в гражданском обороте. Оснований считать, что использование спорного обозначения ответчиком, способствует продвижению ответчика на рынке продажи текстиля именно в связи с известностью товаров, работ и услуг, осуществляемых под аналогичным товарным знаком истца, по мнению суда, не имеется.

Апелляционным суд также принимает во внимание, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт широкой известности потребителю товарного знака N 571336, обусловленной длительностью присутствия на рынке товаров, вводимых в оборот с использованием товарного знака истца, и большим объемом продаж.

При таких обстоятельствах, применительно к рассматриваемому случаю, отсутствуют основания для удовлетворения требований истца о взыскании компенсации, об обязании прекратить незаконное использование обозначения "Да Винчи", "Da Vinchi", об обязании удалить обозначения "Да Винчи" из сети Интернет, страниц сайта, с материалов, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок; об обязании удалить обозначения "Da Vinchi" из названия доменного имени "davinci-decor".

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 12.09.2023 по делу N А61-286/2023 отменить, принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении требований отказать в полном объеме.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ермакова Дмитрия Венеровича (ОГРНИП 304333224400140) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 4 000 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ермакова Дмитрия Венеровича, г. Ковров (ОГРНИП 304333224400140) в пользу акционерного общества "Региональный сетевой информационный центр", г. Москва (ОГРН 1067746823099) государственную пошлину за подачу апелляционной жалобы в размере 3 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

И.Н. Егорченко

Судьи

Е.Г. Сомов И.А. Цигельников