Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2024 г. N 02АП-3302/24 по делу N А82-8786/2023

г. Киров

23 сентября 2024 г.

Дело N А82-8786/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 сентября 2024 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Савельева А.Б.,

судей Горева Л.Н., Овечкиной Е.А.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Хариной Ю.А.,

при участии в судебном заседании:

представителя истца - Мельниковой И.В., действующей на основании доверенности от 15.04.2024,

представителя ответчика - Угрюмовой М.С., действующей на основании доверенности от 01.01.2024,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Виннер"

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 25.03.2024 по делу N А82-8786/2023

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" (ИНН 7705580240, ОГРН 1047796042535)

к обществу с ограниченной ответственностью "Виннер" (ИНН 7604120832, ОГРН 1077604031218)

с участием в деле третьего лица: муниципального казенного учреждения "Агентство по строительству" города Ярославля (ИНН 7606067599, ОГРН 1087606000294)

о взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" (далее - ООО "Мастерфайбр", истец) обратилось к обществу с ограниченной ответственностью "Виннер" (далее - ООО "Виннер", ответчик) с уточнённым в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) иском о взыскании 4 774 566 рублей 92 копеек компенсации за нарушение исключительного права на использование товарного знака N 296527 "Мастерфайбр".

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 25.03.2024 исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано 2 387 283 рубля 46 копеек компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Не согласившись с принятым решением суда, общество "Виннер" обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объёме.

По мнению заявителя жалобы, указание конкретного товарного знака в проектной документации не является нарушением закона о контрактной системе; использован принцип аналогии применения расценок по схожим материалам; смешения товарного знака "Мастерфайбр" и спорного обозначения "применительно Мастерфайбр" в КС-2 не произошло. Апеллянт утверждает, что с заказчиком работ и осуществляющей авторский надзор организацией достигнуто соглашение о замене материала "Мастерфайбр" на материал "Висион спорт"; при этом разница во внешней форме используемых материалов исключает тождественность товарного знака и спорного обозначения. Товары, услуги, материалы путём подписания акта выполненных работ (КС-2) в гражданский оборот не вводятся. Также податель жалобы обращает внимание на то, что более пяти лет указание на словоформу "Мастерфайбр" использовалось в Федеральных сметных ценах на материалы изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве в качестве ориентира сметных цен; утверждены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1039/пр и отменены Приказом Минстроя от 17.11.2022 N 969/пр. Длительное указание в ФССЦ 81-01-2001 словоформы "Мастерфайбр" могло ввести в заблуждение заказчика при составлении сметной и проектной документации, который указал в проекте и сметах серию "Мастерфайбр" как ориентир для определения цены, а не как конкретную торговую марку. Действия истца противоречат требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, активно использующего ЕИС для поиска контрактов, в пакете документов которых присутствует словоформа "Мастерфайбр".

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 13.05.2024 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 14.05.2024 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Общество "Мастерфайбр" в отзыве на апелляционную жалобу отклонило содержащиеся в ней доводы, просит решение оставить без изменения, а в удовлетворении жалобы - отказать; поясняет, что ввод товара в потребление и оплата за выполненные работы производится на основании подписанных КС-2 и КС-3, факт нарушения товарного знака "Мастерфайбр" установлен судом. Ответчик своими действиями изготовил товар по иной технологии, который практически идентичен, но произведён не из сертифицированных компонентов, поименован в КС-2. При замене материалов, оборудования в обязательном порядке сторонам необходимо заключить соглашение, которое отсутствует, при этом в КС-2 ответчик был обязан изменить наименование. Соответственно, изготовление продукта с товарным знаком "Мастерфайбр" не из сертифицированных материалов является изготовлением контрафакта с пониженным качеством, имеющим наименование "Мастерфайбр". Истец утверждает, что более двадцати лет оформлено право на спорный товарный знак, технология производства так же запатентована, все последующие технологии производства резинового покрытия основаны на технологии "Мастерфайбр". При этом у истца в каждом регионе присутствует представитель (лицензиат), который контролирует изготовление контрафактной продукции и использование товарного знака.

В возражениях на отзыв общество "Виннер" отмечает, что в проектной документации, выданной заказчиком, указан конкретный товар с конкретным торговым наименованием, в связи с чем это наименование и было указано в актах КС-2 с формулировкой "применительно" для возможности применить сметные расценки.

Муниципальное казенное учреждение "Агентство по строительству" города Ярославля (далее - Учреждение) в отзыве на апелляционную жалобу считает исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению. Учреждение отмечает, что замена плитки заводского изготовления "Мастерфайбр" на бесшовное резиновое покрытие "Висион спорт" при выполнении работ по муниципальным контрактам было согласовано заказчиком и проектировщиком соответствующими письмами, формулировка "применительно" в актах КС-2 в данном случае использована с целью определения сметной стоимости работ.

Рассмотрение апелляционной жалобы откладывалось протокольными определениями от 27.06.2024 на 01.08.2024 в 10 час. 20 мин., от 01.08.2024 на 19.09.2024 в 13 час. 50 мин., информация о чём размещена в установленном порядке.

Определением от 31.07.2024 произведена замена судьи Малых Е.Г. на судью Горева Л.Н.

В судебном заседании путём использования системы веб-конференции представители сторон поддержали свои доводы и возражения.

Учреждение явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом. В соответствии со статьями 153.2, 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном заседании с использованием системы веб-конференции в отсутствие представителей третьего лица.

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, согласно свидетельству на товарный знак N 296527 (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.10.2005 с датой приоритета 07.04.2004) общество "Мастерфайбр" является правообладателем исключительного права на словесный товарный знак "Мастерфайбр". Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 07, 27, 35, 37, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), среди которых поименованы "покрытия для детских и спортивных площадок" (27-й класс МКТУ).

Из свободных источников истцу стало известно о заключении между ответчиком и третьим лицом

Учреждение (заказчик) и общество "Виннер" (подрядчик) заключили муниципальный контракт от 28.12.2020 N 236-20 на выполнение работ по организации строительства дошкольной образовательной организации на 220 мест Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 6а.

Согласно разделу 2 акта КС-2 от 25.10.2021 07-01-03/2 (Покрытие площадок для подвижных игр и для беговой дорожки Мастерфайбр S=820-м) подрядчик выполнил работы: (применительно) Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-фурановых (Покрытие Мастерфайбр. Покрытие из окрашенной резиновой крошки толщиной 10 мм.) на 1 208 736 рублей 52 копейки.

Учреждение (заказчик) и общество "Виннер" (подрядчик) заключили муниципальный контракт от 28.12.2020 N 237-20 на выполнение работ по организации строительства дошкольной образовательной организации на 220 мест Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, в районе д. 7.

Согласно разделу 2 акта КС-2 от 26.10.2021 07-01-03/2 (Покрытие площадок для подвижных игр и для беговой дорожки Мастерфайбр S=808-м) подрядчик выполнил работы: (применительно) Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-фурановых (Покрытие Мастерфайбр. Покрытие из окрашенной резиновой крошки толщиной 10 мм.) на 1 178 546 рублей 94 копейки.

Полагая, что в документации, размещённой в общедоступных официальных источниках (ЕИС), указано на выполнение обществом "Виннер" работ с использованием покрытия "Мастерфайбр" без согласия на использование товарного знака "Мастерфайбр", общество "Мастерфайбр" направило обществу "Виннер" претензию от 18.04.2022 с требованием добровольно оплатить компенсацию за нарушение исключительного права.

Неисполнение обществом "Виннер" требования претензии послужило основанием для обращения общества "Мастерфайбр" с иском в суд.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзывов на неё, возражений на отзыв, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Согласно части 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки.

Товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (подпункт 1);

при выполнении работ, оказании услуг (подпункт 2);

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (подпункт 3);

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (подпункт 4);

сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59-62, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путём использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Иск предъявлен постольку, поскольку спорный товарный знак указан в актах КС-2, размещённых в ЕИС, фиксирующих приёмку Учреждением выполненных ответчиком работ в рамках муниципальных контрактов, в том числе устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм.

Истец утверждает, что ввиду отсутствия заключённого между сторонами контрактов соглашений о замене материала, такое указание является размещением товарного знака на документации, связанной с введением выполненных работ в гражданский оборот и свидетельствует о нарушении исключительного права на спорный товарный знак.

Принадлежность истцу исключительных прав на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, не оспаривается. Возражения ответчика и третьего лица основаны на том, что заказчиком в установленном порядке было дано согласие на замену материала, при этом фактически покрытие детских площадок на объектах выполнено не из плитки "Мастерфайбр", а из бесшовного резинового покрытия "Висион спорт", соответственно, в актах КС-2 использована формулировка "применительно" для целей определения сметной стоимости работ, учитывая использование федеральных сметных цен.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, исходил из того, что работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, и подрядчик несёт ответственность за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц (статья 704 ГК РФ). Соответственно, передача результата выполненных работ означает передачу и использованных при выполнении работ материалов, стоимость которых подлежит оплате подрядчику наряду со стоимостью выполненных работ, следовательно, использование подрядчиком материалов при исполнении контракта является способом введения товара в гражданский оборот.

Так, суд пришёл к выводу, что использование материалов с размещённым на них товарным знаком подрядчиком (в том числе в документации) при выполнении работ по муниципальному контракту является введением соответствующих товаров в гражданский оборот; при выявлении контрафактности использованных материалов правообладатель не лишён возможности предъявить иск о защите исключительных прав.

Суд установил, что ответчиком фактически был использован иной материал, однако в документации - актах формы КС-2, указано на выполнение работ ответчиком с использованием покрытия "Мастерфайбр".

Также суд первой инстанции указал, что в материалы дела не представлены доказательства в подтверждение согласования ответчиком или третьим лицом замены покрытия с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на иное, которое было фактически использовано ответчиком.

Однако указанный вывод о несогласовании замены используемого материала прямо противоречит доказательствам, имеющимся в деле.

Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в пункте 55 Постановления N 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не предусмотрен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством.

В силу статьи 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определёнными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В отсутствие прямого указания в законе и с учётом пункта 55 Постановления N 10 ответчик вправе использовать любые средства доказывания для опровержения доводов истца об использовании товара, маркированного товарным знаком.

Соответственно, дополнительное соглашение, которое, по мнению истца, стороны контрактов должны были заключить при смене резинового покрытия, не является единственным допустимым доказательством согласования с муниципальным заказчиком замены используемого в ходе исполнения соответствующего контракта материала.

В подтверждение этого обстоятельства могут быть представлены иные письменные доказательства. Во внимание могут быть приняты исполнительная документация, подтверждающая ход и порядок выполнения работ по контракту (акты освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ, сертификаты на материалы), мнение самого муниципального заказчика. В данном случае необходимость заключения дополнительного соглашения как возможной составляющей процесса документального оформления исполнения муниципального контракта не может быть учтена для целей определения наличия или отсутствия нарушения прав истца на товарный знак, поскольку судом в рамках указанного в вопросе дела не исследуется вопрос о соблюдении процедуры исполнения муниципального контракта.

В настоящем споре обстоятельства замены резинового покрытия (с "Мастерфайбр" на иное) и применения иного ("Висион спорт") подтверждаются относимыми и допустимыми доказательствами, представленными в дело, а именно:

- письмами от 25.05.2021 N 2105253-ВР, 2105254-ВР, в которых подрядчик просит заказчика согласовать замену плитки заводского изготовления "Мастерфайбр" на бесшовное резиновое покрытие "Висион спорт" при выполнении работ по муниципальным контрактам;

- письмом от 28.05.2021 N 23/74 от ООО "СеверПроектСтрой" (проектировщика, лица, осуществляющего авторский надзор) Учреждению, в котором применение бесшовного резинового покрытия "Висион спорт" вместо плитки заводского изготовления "Мастерфайбр" в рамках выполнения работ по муниципальным контрактам согласовано;

- письмом от 29.06.2021 N 1834, 1837 Учреждения о передаче обществу "Виннер" письма от 28.05.2021 N 23/74 о согласовании покрытия игровых площадок;

- договорами подряда от 30.06.2021 N 22/21 и 23/21, заключёнными обществом "Виннер" с ООО "Висион спорт" на выполнение по заданию заказчика в соответствии со спецификацией (приложение N 4) работ по производству и монтажу бесшовного резинового покрытия (Vision Sport, толщина 10 мм) из окрашенной резиновой крошки;

- актами освидетельствования скрытых работ от 15.10.2021 N 18, от 16.10.2021 N 18, согласно которым к освидетельствованию предъявлены работы по устройству резинового покрытия "Висион спорт" детских площадок; при выполнении работ применены: крошка резиновая паспорт качества N 01/05, сертификат N РОСС.RU.АГ81.Н12502; пигмент зелёный и красный, сертификат б/н; клей, экспертное заключение N 77.16.06.П001250.05.19, паспорт N 00031000134; компонент полиэфирный ИЗОЛАН А-131, сертификат N Д1290;

- сертификатом партнёра компании ООО "Дау Изолан", паспортом качества, письмом ООО "Регент Балтика" от 26.05.2021; сертификатом качества N Д1290; паспортом качества от 01.05.2020 N 01/05; сертификатом соответствия N РОСС.RU.АГ81.Н12502, экспертным заключением N 77.16.06.П001250.05.19.

Указанным доказательствам суд первой инстанции оценки не дал.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что работы на объектах выполнены ответчиком с применением иных, согласованных с заказчиком и проектной организацией материалов - крошки резиновой, пигментов зелёного и красного, компонента полиэфирного Изолан, то есть покрытие детских площадок выполнено с применением бесшовного резинового покрытия "Висион спорт", а не с применением покрытия "Мастерфайбр".

Апелляционный суд также отмечает, что в актах КС-2 имеется формулировка "применительно", которая необходима для целей определения сметной стоимости работ. Наименование покрытия "Мастерфайбр" толщиной 10 мм. указывалось в ФССЦ 81-01-2001 (Федеральных сметных ценах на материалы изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, утверждённых Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1039/пр) под кодом ресурса: 01.6.03.02-0003. В связи с чем при подготовке смет наименование "покрытие "Мастерфайбр"" использовано как ориентир для определения цены ("применительно"), его наименование использовано в информационных целях, в ходе работ указанное покрытие по согласованию с заказчиком заменено и не использовалось.

Доказательства того, что резиновое покрытие "Висион спорт" практически идентично резиновому покрытию "Мастерфайбр", но произведено не из сертифицированных компонентов, что все последующие технологии производства резинового покрытия основаны на технологии "Мастерфайбр", истцом не представлены.

Довод истца о том, что использование указания на материал "Мастерфайбр" вводит потребителя в заблуждение подлежит отклонению, поскольку заказчик был проинформирован о замене материала, согласовал такую замену, принял и оплатил выполненные работы. О наличии на покрытии площадок товарного знака "Мастерфайбр", способного ввести в заблуждение непосредственных пользователей, истец не заявлял и соответствующих доказательств не представлял.

Таким образом, поскольку резиновое покрытие "Мастерфайбр" не использовалось при выполнении работ ответчиком, а контрафактный товар не вводился в оборот, то и указание в документации спорного товарного знака не следует считать использованием "на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот" по смыслу подпункта 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

При таких обстоятельствах исключительные права истца на спорный товарный знак нельзя признать нарушенными действиями ответчика, в связи с чем в удовлетворении иска надлежит отказать.

С учётом изложенного апелляционная жалоба ответчика подлежит удовлетворению, а обжалуемое решение суда - отмене на основании пункта 2 части 1 статьи 270 АПК РФ ввиду недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд первой инстанции считал установленными.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом при подаче иска истцом уплачено 44 298 рублей государственной пошлины; уточнённым исковым требованиям соответствует государственная пошлина в размере 46 873 рубля, следовательно, с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию 2 575 рублей государственной пошлины. Расходы ответчика по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы возлагаются на истца.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Виннер" удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Ярославской области от 25.03.2024 по делу N А82-8786/2023 отменить, принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении исковых требований обществу с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" (ИНН 7705580240, ОГРН 1047796042535) в доход федерального бюджета 2 575 (две тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек государственной пошлины по иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" (ИНН 7705580240, ОГРН 1047796042535) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Виннер" (ИНН 7604120832, ОГРН 1077604031218) 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Арбитражному суду Ярославской области выдать исполнительный лист.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

А.Б. Савельев

Судьи

Л.Н. Горев Е.А. Овечкина