Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 ноября 2013 г. N С01-148/2013 по делу N А56-43646/2011 Суд отменил принятые по делу судебные акты в части взыскания судебных расходов и отказал во взыскании задолженности по выплате роялти, неустойки и расторжении договора коммерческой концессии, поскольку комбинированное обозначение со словесным элементом было зарегистрировано в качестве товарного знака и исключительные права общества на коммерческое обозначение прекратились и возникли исключительные права на товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 ноября 2013 г. N С01-148/2013 по делу N А56-43646/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 31 октября 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 08 ноября 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Погадаев Н.Н., Кручинина Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Фадеевой Елены Пантелеевны (Краснодарский край, ОГРНИП 309230118400041) от 07.08.2013 на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.03.2013 по делу N А56-43646/2011 (судья Баженова Ю.С.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2013 (судьи Ларина Т.С., Герасимова М.М., Масенкова И.В.) по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Тонус-клуб" (ул. Черняховского, д. 33, лит. А, помещ. 2Н, г. Санкт-Петербург, 191119, ОГРН 1027804857233) к индивидуальному предпринимателю Фадеевой Елене Пантелеевне о взыскании задолженности по выплате роялти, неустойки и расторжении договора коммерческой концессии от 14.04.2009 N 27,

по встречному иску о применении последствий недействительности ничтожной сделки, взыскании убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: извещен, представители в судебное заседание не явились,

от ответчика: Фадеев В.В. по доверенности N 23АА0117541 от 10.10.2011, Петросьян Д.В. по доверенности N 23АА0117540 от 10.10.2011, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Тонус-Клуб" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю Фадеевой Е.П. (далее - предприниматель) о взыскании задолженности по выплате роялти в размере 285 998 рублей, а также 559 010 рублей 34 копейки неустойки и расторжении договора коммерческой концессии от 14.04.2009 N 27. 

В ходе рассмотрения спора предприниматель заявил встречные исковые требования о признании спорного договора недействительным (ничтожным), применении последствий недействительности сделки; взыскании с общества 448 400 рублей, полученных по недействительной сделке, 74 259 рублей 35 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, 3 132 670 рублей убытков; передаче оборудования; возмещении 150 000 рублей расходов на оплату услуг представителей. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.02.2012 в удовлетворении первоначального и встречного исков отказано. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2012 решение суда первой инстанции изменено. Суд отказал в удовлетворении первоначального иска, встречный иск удовлетворил частично: с общества в пользу предпринимателя взыскано 448 400 рублей неосновательного обогащения, 74 259 рублей 35 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, 120 000 рублей расходов на оплату услуг представителей; в удовлетворении остальной части встречного иска отказано. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.10.2012 названные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом суд кассационной инстанции указал, что при новом рассмотрении необходимо уточнить предмет встречных исковых требований, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, проверить доводы участвующих в деле лиц и дать установленным обстоятельствам правовую оценку. 

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.12.2012 в передаче дела Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области N А56-43646/2011 в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.10.2012 отказано. 

При новом рассмотрении предпринимателем было заявлено ходатайство об отказе от встречных исковых требований в части взыскания 3 132 670 рублей убытков, а также заявлено новое требование о признании договора незаключенным. 

Определением от 22.01.2013 в принятии нового требования о признании договора незаключенным отказано. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.03.2013 договор N 27 от 14.07.2009 расторгнут, с предпринимателя в пользу общества взыскано 285 998 рублей задолженности по выплате роялти, 25 618 рублей 26 копеек неустойки, 23 904 рублей 21 копеек судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции, 2 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Кроме того, судом принят отказ от встречного иска в части взыскания 3 132 670 рублей убытков, производство по делу в указанной части прекращено, в остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказано. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2013 решение суда первой инстанции от 22.03.2013 оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе на указанные судебные акты предприниматель просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. 

Заявитель кассационной жалобы полагает, что обществом не были исполнены обязательства по договору коммерческой концессии, предмет договора не был согласован, поскольку фактически предпринимателю было предоставлено право использования другого обозначения, не поименованного в названном договоре и при отсутствии прав на это обозначение у самого правообладателя. 

По мнению заявителя, спорный договор коммерческой концессии является ничтожным, поскольку не был зарегистрирован в разумный срок. 

Кроме того, заявитель также полагает, что данный договор прекратил свое действие с момента регистрации фактически переданного обозначения (коммерческого обозначения) в качестве товарного знака. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители предпринимателя поддержали доводы кассационной жалобы, просили отменить обжалуемые судебные акты, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции или принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований и удовлетворении встречных исковых требований. 

Общество, надлежащим образом извещенное о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своего представителя в суд не направило. Дело рассмотрено в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя истца. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 28.10.2013 был объявлен перерыв до 31.10.2013, о чем представители ответчика были уведомлены под расписку, а также размещено публичное объявление о перерыве на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru. 

После окончания перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, в соответствии с частью 5 статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, проверив в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражными судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, 14.04.2009 сторонами подписан договор N 27 коммерческой концессии, согласно которому общество (правообладатель) за вознаграждение передает предпринимателю (пользователю) право использовать комплекс прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на использование конфиденциальной информации и Системы, включающей слоган "Тонус-клуб - легкий путь к красоте и здоровью!", а также неисключительное право использования товарного знака со словесным элементом "ТОНУС-КЛУБ" (свидетельство N 32499), зарегистрированного Роспатентом 23.04.2007 в отношении услуг 41-го класса МКТУ "клубы здоровья", путем его применения при оказании услуг, на вывеске, документации, связанной с деятельностью предпринимателя в рамках данного договора, в предложениях об оказании услуг, а также в объявлениях, рекламе, в том числе в рекламе в сети Интернет. 

Договор заключен сроком на 5 лет, зарегистрирован Роспатентом 23.04.2010. 

В соответствии с условиями договора пользователь вправе использовать комплекс приобретенных прав для открытия одного предприятия на территории г. Анапы в помещении по адресу: ул. Крымская, д. 272, корп. V. 

Пунктом 1 названного договора предусмотрено, что под Системой понимается система, разработанная правообладателем, предназначенная для создания и эксплуатации предприятия (спортивно-оздоровительного клуба), в которую входят отличительные характеристики предприятия, включая элементы дизайна и интерьера, цветовая гамма, оборудование, расстановка оборудования, меблировка, вывески и внешний вид предприятия в целом, штатная структура, методы подбора и приема на работу персонала, его подготовки и аттестации, система мотивации, стандарты (методы, процедуры и технологии, касающиеся работы Предприятия, а равно методы организации управления Предприятием, управленческого контроля и управленческого документооборота), знаки правообладателя (коммерческие обозначения, эмблемы, символы, знаки отличия, товарные знаки, лозунги). 

Под конфиденциальной информацией понимается технологическая информация, коммерческая тайна и ноу-хау, связанные с реализацией и маркетингом услуг правообладателя, развитием, функционированием предприятия и руководством им, а также другие элементы, составляющие Систему и переданные пользователю по настоящему договору. 

Согласно пункту 3 договора за комплекс прав, приобретаемых по договору, пользователь в течение пяти календарных дней с момента подписания договора выплачивает правообладателю паушальный взнос в размере 350 000 рублей. 

Пользователь обязан уплачивать роялти, сумма которых зависит от площади используемого помещения и рассчитывается по тарифу 90 рублей за 1 кв. метр. Обязанность по уплате роялти наступает у пользователя с момента открытия клуба. Срок уплаты роялти - ежемесячно до десятого числа текущего месяца. 

В пункте 3.6. договора указано, что пользователь соглашается и подтверждает, что паушальный взнос и роялти обоснованные и являются невозвратными. 

Кроме того, в соответствии с разделом 4 договора на правообладателя возложена обязанность обеспечить возможность доступа пользователя к системе, предоставить комплект продукции с фирменной символикой, предоставить индивидуальный доступ для работы на сайте правообладателя и с его электронной базой документов, обеспечить консультирование и обучение сотрудников. 

На пользователя в соответствии с разделом 5 возложены обязанности использовать знаки правообладателя в том виде и исключительно для тех целей, как это установлено договором; в течение одного месяца с момента подписания договора заключить с партнерской организацией правообладателя договор о поставке оборудования и открыть предприятие в течение пяти месяцев с момента подписания договора. 

При этом пунктом 7.1 договора предусмотрено, что он вступает в силу с момента его государственной регистрации, однако, стороны пришли к соглашению о распространении его условий на отношения сторон, возникшие до государственной регистрации договора, с момента его подписания. 

Судом было установлено и не оспаривается сторонами, что обязательства по договору в части уплаты паушального взноса, приобретения у партнерской организации правообладателя необходимого оборудования и своевременного открытия предприятия (спортивного клуба) были исполнены пользователем. Спортивный клуб был открыт 14.11.2009, с указанного момента у пользователя возникла обязанность по уплате роялти. 

Ссылаясь на то, что с июня 2010 года предприниматель не уплачивал роялти, общество обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о расторжении договора от 14.07.2009, взыскании задолженности по выплате роялти и неустойки. 

Предпринимателем были заявлены встречные требования (уточненные в ходе судебного разбирательства) о применении последствий недействительности ничтожной сделки: взыскании с общества полученного по недействительной сделке, а также процентов за пользование чужими денежными средствами и суммы расходов по оплате услуг представителя. 

В обоснование заявленных требований предприниматель сослался на то, что спорный договор не был зарегистрирован в разумный срок правообладателем. Указанная регистрация была осуществлена только после того, как предприниматель направил в адрес общества письмо от 19.03.2010 о прекращении договорных отношений в связи с отсутствием государственной регистрации и несогласованностью предмета договора. Предприниматель полагал, что фактически вместо товарного знака по свидетельству N 324991 ему было предоставлено другое обозначение, которое 23.12.2009 было зарегистрировано в качестве самостоятельного товарного знака. При этом никаких изменений в договор внесено не было. Кроме того, по мнению предпринимателя, обществом не исполнены обязательства по договору в части непосредственной передачи комплекса прав.

Удовлетворяя исковые требования общества и отказывая в удовлетворении встречных исковых требований предпринимателя, суды исходили из следующего. 

Пунктом 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д. 

Согласно пункту 2 статьи 1027 ГК РФ договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). 

Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Признав, что роялти в размере и в сроки, предусмотренные договором, в спорный период ответчик не вносил, суды пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований общества. 

Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, суды признали доводы предпринимателя о незаключенности и недействительности договора необоснованными. 

Суд на основании статьи 431 ГК РФ устанавливает действительную волю сторон исходя из положений подписанного сторонами договора, иных доказательств по делу, принимая во внимание практику, сложившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. 

С учетом указанных положений, проанализировав условия договора и последующее поведение сторон по исполнению данного договора, суды обоснованно пришли к выводу, что сторонами подписан договор коммерческой концессии, по которому предпринимателю было предоставлено право использования товарного знака (свидетельство N 324991) и коммерческого обозначения "Тонус-клуб". 

Поскольку в письменной форме между сторонами его подписавшими, достигнуто соглашение по всем существенным условиям, в том числе о предоставлении права использования товарного знака, и не нарушены требования статьи 1028 ГК РФ, договор фактически исполнялся предпринимателем, что свидетельствует об отсутствии несогласованности предмета договора, судами обоснованно отклонен довод о его незаключенности. 

Учитывая, что спорный договор был зарегистрирован в соответствии с положениями статьи 1028 ГК РФ (конкретные сроки регистрации в названной статье не предусмотрены), суды правомерно отклонили довод предпринимателя и о его недействительности (ничтожности).

Суд кассационной инстанции соглашается с указанными выводами судов и полагает, что основания для удовлетворения встречных исковых требований предпринимателя отсутствуют. 

Вместе с тем суд кассационной инстанции полагает, что выводом судов об исполнении правообладателем обязательств по договору не основан на материалах дела, в котором отсутствуют какие-либо доказательства реального исполнения обществом своих обязательств по договору, а также не соответствует нормам материального и процессуального права. 

Суды первой и апелляционной инстанций указали, что договором и законом не предусмотрена необходимость подписания акта приема-передачи прав по договору коммерческой концессии, при этом отсутствие акта не свидетельствует о неисполнении обществом обязательств по договору. 

Однако данные выводы судов не основаны на положении статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и положении статьи 1031 ГК РФ, в силу которой правообладатель обязан передать пользователю необходимую техническую и коммерческую документацию, а также предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления предоставленных ему прав, в том числе провести соответствующий инструктаж пользователя и его работников. Кроме того, правообладатель обязан выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке. 

Судами также не учтено следующее. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1037 ГК РФ в случае прекращения принадлежащего правообладателю права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, когда такое право входит в комплекс исключительных прав, предоставляемых пользователю по договору коммерческой концессии, без замены прекратившегося права новым аналогичным правом договора коммерческой концессии прекращается. 

В соответствии со статьей 1036 Гражданского кодекса Российской Федерации договор коммерческой концессии может быть изменен в соответствии с правилами главы 29 названного Кодекса. Изменение договора коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1028 названного Кодекса. 

Судами и истцом было признано, что комбинированное обозначение со словесным элементом "Тонус-клуб", фактически переданное пользователю, являлось на момент заключения спорного договора коммерческим обозначением (чем и объясняется различие товарного знака по свидетельству N 324991, право использования которого предоставлено по спорному договору, и обозначения, которое фактически было передано пользователю для использования в рекламе, вывеске и т.д.), право использования которого также предоставлялось пользователю по условиям договора. 

Однако указанное обозначение 23.12.2009 было зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство N 397296), в связи с чем исключительные права общества на указанное обозначение как на коммерческое обозначение прекратились и возникли исключительные права на товарный знак. При этом в материалах дела отсутствуют доказательства того, что соответствующие изменения были внесены в спорный договор. 

Таким образом, договор коммерческой концессии от 14.04.2009 N 27 в силу положений пункта 3 статьи 1037 ГК РФ прекратил свое действие 23.12.2009, то есть с момента регистрации коммерческого обозначения, переданного по договору, в качестве товарного знака. При этом факт регистрации договора после его прекращения не имеет правового значения. 

В связи с изложенным, исковые требования общества не подлежали удовлетворению, поскольку в период с 11.07.2010 по 13.07.2011 отсутствовали договорные отношения между сторонами. 

Вместе с тем, материалами дела подтверждено и не оспаривается сторонами, что предпринимателем были уплачены роялти за период с 19.11.2009 по 10.04.2010. В указанный период продолжалось фактическое функционирование предприятия с использованием комплекса прав, предоставленных по договору. В связи с чем уплаченные после прекращения действия договора роялти являются платой за фактическое использование результатов интеллектуальной деятельности и не подлежат возвращению предпринимателю. 

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части удовлетворения исковых требований общества в связи с несоответствием выводов судов, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, и нарушением норм материального права. 

Суд кассационной инстанции полагает возможным в соответствии с положениями статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не передавая дело на новое рассмотрение, принять в этой части новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований общества. 

В остальной части судебные акты подлежат оставлению без изменения, а доводы, изложенные в кассационной жалобе, отклонению, поскольку направлены на переоценку доказательств и обстоятельств дела, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию кассационной инстанции. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.03.2013 по делу N А56-43646/2011 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2013 по тому же делу в части удовлетворения исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Тонус-клуб" и взыскании с индивидуального предпринимателя Фадеевой Елены Пантелеевны в пользу общества с ограниченной ответственностью "Тонус-клуб" судебных расходов отменить.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Тонус-клуб" отказать. 

В остальной части решение и постановление оставить без изменения, а кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Фадеевой Елены Пантелеевны в соответствующей части - без удовлетворения. 

Поворот исполнения решения в соответствующей части произвести Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области при представлении доказательств его исполнения.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев