Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2013 г. по делу N СИП-176/2013 Суд прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не доказан факт использования товарного знака, а также не представлено доказательств того, что неиспользование произошло по независящим от него обстоятельствам

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2013 г. по делу N СИП-176/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 ноября 2013 г.

Полный текст решения изготовлен 27 ноября 2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Пашковой Е.Ю., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шейко С.И.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного общества Коммерческий Банк "Эксперт Банк" (ул. 4-я Поселковая, д. 44Б, г. Москва, 644050; адрес для корреспонденции: ул. Саратовская, д. 31, кв. 468, г. Москва, 109518; ОГРН 1025500001328)

к обществу с ограниченной ответственностью "Страховой брокер ЭКСПЕРТ" (ул. Садовая-Самотечная, д. 13/14, стр. 1, оф. 24; ОГРН 1047796377353)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Эксперт" по свидетельству N 270626 вследствие его неиспользования,

при участии третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

при участии в судебном заседании:

от истца - Ларкин В.С., представитель по доверенности от 8 августа 2013 года, N 351;

от ответчика - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от третьего лица - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

установил:

закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "Эксперт Банк" (далее - ЗАО Коммерческий Банк "Эксперт Банк", банк) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Страховой брокер ЭКСПЕРТ" (далее - ООО "Страховой брокер ЭКСПЕРТ", общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Эксперт" по свидетельству N 270626 на территории Российской Федерации в отношении услуг 36-го (страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью) и 42-го (услуги юридические) классов МКТУ вследствие его неиспользования. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 20 сентября 2013 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

В судебном заседании представитель ЗАО Коммерческий Банк "Эксперт Банк" поддержал заявленные требования в полном объеме. 

ООО "Страховой брокер ЭКСПЕРТ" и Федеральная служба по интеллектуальной собственности надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своих представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в порядке статьями 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста

Как следует из материалов дела, 8 сентября 2011 года ЗАО Коммерческий Банк "Эксперт Банк", являясь кредитной организацией, обратилось в Роспатент с заявкой N 2011729486 о регистрации товарного знака со словесным обозначением "Эксперт Банк". 

12 декабря 2012 года на основании экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение N 2011729486 (N11018023) об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку испрашиваемое обозначение по заявке N 2011729486 сходно до степени смешения, в том числе, с комбинированным товарным знаком по свидетельству N 270626. 

Товарный знак "Эксперт", сходный с обозначением по заявке N 2011729486, 22 июня 2004 года с приоритетом от 16 сентября 2002 года зарегистрирован Роспатентом (свидетельство N 270626) на имя ООО "Страховой брокер ЭКСПЕРТ" в отношении услуг 36-го (страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью) и услуг 42-го (услуги юридические) классов МКТУ. 

Ссылаясь на свою заинтересованность в использовании словесного обозначения "Эксперт Банк", а также на неиспользование товарного знака по свидетельству N 270626 правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, ЗАО Коммерческий Банк "Эксперт Банк" обратилось в суд с настоящим заявлением. 

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителя истца, суд пришел к следующим выводам. 

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Согласно пункту 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

При этом из буквального толкования статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака. 

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. 

Поэтому применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 марта 2011 года N 14503/10 и подтверждена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 марта 2013 года N 14483/12. 

Кроме того, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя. 

Как следует из материалов дела, истец является коммерческим банком по смыслу статьи 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности", то есть лицом, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли, которое на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные статьей 5 названного Федерального закона. Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этой же статье указано, что кредитной организации запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. 

Согласно пункту 18 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации" коммерческие организации, в отношении которых законом предусмотрена специальная правоспособность (банки, страховые организации и некоторые другие), не вправе совершать сделки, противоречащие целям и предмету их деятельности, определенным законом или иными правовыми актами. 

Согласно представленной в материалы дела лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций от 15 августа 2012 года N 2949 ЗАО Коммерческий Банк "Эксперт Банк" предоставлено право на осуществление следующих операций со средствами в рублях и иностранной валюте: привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам. 

Таким образом, истец оказывает услуги, однородные услугам 36-го класса МКТУ (финансовая деятельность, кредитно-денежные операции), для индивидуализации которых, в том числе, зарегистрирован комбинированный товарный знак "Эксперта" по свидетельству N 270626.

С целью индивидуализации оказываемых им услуг ЗАО Коммерческий Банк "Эксперт Банк" было принято решение о регистрации товарного знака "Эксперт Банк", в связи с чем 8 сентября 2011 года в Роспатент направлена соответствующая заявка N 2011729486 в отношении всех товаров и услуг МКТУ, в том числе 36-го и 42-го классов МКТУ являющихся однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 270626. 

Кроме того, в материалы дела представлены доказательства, свидетельствующие об осуществлении ЗАО Коммерческий Банк "Эксперт Банк" подготовительных действий к использованию спорного обозначения, а именно: издание буклетов и рекламных материалов о деятельности банка "Эксперт Банк". Также банк является администратором доменного имени www.expertbank.com, и размещает на указанном сайте информацию о своей деятельности. 

При этом часть фирменного наименования истца является сходной с охраняемым словесным обозначением оспариваемого товарного знака. 

Исходя из совокупности всех представленных доказательств и обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу, что ЗАО Коммерческий Банк "Эксперт Банк" является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 270626 в отношении услуг 36-го класса МКТУ (финансовая деятельность, кредитно-денежные операции), то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны в указанной части. 

Между тем, истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о реальном осуществлении им предпринимательской деятельности в сфере иных услуг 36-го для которых зарегистрирован спорный товарных знак (страхование, операции с недвижимостью) и 42-го (услуги юридические) классов МКТУ.

На основании изложенного, с учетом специальной правоспособности банка, предусмотренной Федеральным законом от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности", разрешенных видов деятельности, установленных лицензией Центрального Банка Российской Федерации от 15 августа 2012 года N 2949, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания истца заинтересованным лицом в части досрочного прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении услуг 36-го (страхование, операции с недвижимостью) и 42-го (услуги юридические) классов МКТУ, с учетом также того, что в материалах дела отсутствуют доказательства указанной заинтересованности ЗАО Коммерческий Банк "Эксперт Банк" и его намерения использовать испрашиваемое обозначение в отношении указанных услуг, выходящих за пределы правоспособности банка. 

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

Согласно пункту 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака исчисляется с 17 сентября 2010 года по 17 сентября 2013 года включительно. 

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

Из материалов дела следует, что ответчик, извещенный своевременно и надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не являлся, в ходе судебного процесса своих возражений и доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представил. 

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не доказан факт использования товарного знака "Эксперт" по свидетельству N 270626, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения или процессуальных действий. 

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ООО "Страховой брокер ЭКСПЕРТ" не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении услуг 36-го класса МКТУ (финансовая деятельность, кредитно-денежные операции), суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленного требования в указанной части. 

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак. 

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявленные требования удовлетворить частично. 

Прекратить досрочно правовую охрану товарного знака по свидетельству N 270626 в отношении товаров 36-го класса МКТУ (финансовая деятельность, кредитно-денежные операции). 

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер ЭКСПЕРТ" в пользу закрытого акционерного общества Коммерческий Банк "Эксперт Банк" 2000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Н. Погадаев