Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2013 г. по делу N СИП-172/2013 Суд отказал в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку заинтересованность истца в использовании спорного товарного знака не нашла документального подтверждения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2013 г. по делу N СИП-172/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 ноября 2013 года.

Полный текст решения изготовлен 02 декабря 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Погадаев Н.Н., Кручинина Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чесноковой Е.Н.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление "Sun Pharmaceutical Industries Ltd" ("Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд", 400059 Acme Plaza, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059, India) от 25.07.2013

к закрытому акционерному обществу "Фарм-Синтез" (ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 9, Москва, 111024, ОГРН 1037739009406)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ОКТРИД" (свидетельство N 278789) в связи с его неиспользованием,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200);

при участии в предварительном судебном заседании представителей:

от истца: Замирович К.В. по доверенности от 01.11.2013, Половко С.Н. по доверенности от 31.12.2012,

от ответчика: Мамонт О.В. по доверенности от 20.11.2013 г., Боженко Л.А. по доверенности от 22.11.2013

от третьего лица: не явился, извещен, установил:

Компания "Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд" (далее - Компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Фарм-Синтез" (далее - Общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ОКТРИД" (свидетельство N 278789) в связи с его неиспользованием в течение трех лет, а именно: с 24.11.2004 по 24.11.2007 в отношении части товаров 5-го класса МКТУ: фармацевтические, гигиенические препараты (с учетом уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Представитель компании в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске.

Обществом заявлено ходатайство о пропуске истцом срока исковой давности по уточненному требованию.

Кроме того, общество просило на основании пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прекратить производство по делу в связи с наличием вступившего в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2013 по делу N А40-117968/12, которым отказано в удовлетворении требований обществу .

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем словесного товарного знака "ОКТРИД" (свидетельство N 278789) с датой приоритета от 29.01.2004, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 5-го и 35-го классов МКТУ.

Компания, полагая, что является заинтересованным лицом и названный товарный знак не использовался правообладателем в период с 24.11.2004 по 24.11.2007, обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ОКТРИД".

Заявление мотивировано тем, что компания является производителем однородных товаров, имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака.

Также в обоснование своего требования компания указывает на то, что является правообладателем исключительных прав на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров, услуг, имеет намерение распространить действие принадлежащего им исключительного права на территорию Российской Федерации.

Кроме того, заявитель ссылается на тот факт, что с целью регистрации товарного знака компанией была подана заявка от 27.03.2012 N 2012709219 на государственную регистрацию товарного знака "ОКТРИД", в которой Роспатентом было отказано в связи с наличием правовой охраны оспариваемого товарного знака.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как следует из материалов дела, компания ведет свою хозяйственную деятельность на территории иностранных государств в сфере разработки, производства и реализации фармацевтической продукции. Компанией был разработан и производился препарат с наименованием ОКТРИД, названное обозначение зарегистрировано за компанией в качестве товарного знака на территории ряда иностранных государств. На территории Российской Федерации медицинский препарат ОКТРИД зарегистрирован 29.01.2009. С указанной даты компания начала поставки названного препарата на территорию Российской Федерации.

Вместе с тем вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2013 по делу N А40-117968/2012, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 28.06.2013 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2013, в удовлетворении требования компании о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ОКТРИД" по свидетельству N 278789, отказано.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что совокупность представленных компанией в материалы дела документов не доказывает наличие у нее законного интереса, то есть правового основания на подачу иска. Напротив, с учетом положений статей 65, 66, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обществом документально подтверждено, что товарный знак по свидетельству N 278789 в оспариваемый период не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и исследование неиспользования товарного знака в данном случае не требуется.

В силу пункта 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Представленные компанией доказательства законной заинтересованности были предметом исследования по делу N А40-117968/2012, им дана правовая оценка, иные доказательства в подтверждение заинтересованности в материалах дела отсутствуют.

Пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Анализ положения данной нормы позволяет сделать вывод о том, что заинтересованное лицо имеет право на подачу заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования непрерывно в течение любых трех лет, при условии, что товарный знак на дату подачи такого заявления не используется.

Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака поступило в Суд по интеллектуальным правам 17.09.2013.

С учетом указанной даты и названных положений период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, следует исчислять с 17.09.2010 по 17.09.2013 включительно, то есть три года перед подачей искового заявления, поскольку досрочное прекращение правовой охраны используемого на дату подачи искового заявление товарного знака не допустимо в силу действующего законодательства и международных норм.

Таким образом, суд полагает, что требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в период с 24.11.2004 по 24.11.2007 основано на неверном толковании положений ст. 1486 Гражданского кодекса, поскольку заявленный период исключает возможность правовой оценки использования (неиспользования) товарного знака на дату подачи настоящего заявления (17.09.2013).

В судебных актах, принятых в рамках дела N А40-117968/12, имеющих преюдициальное значение для рассматриваемого дела, установлено, что в период с 29.08.2009 по 29.08.2012 товарный знак по свидетельству N 278789 не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам.

Учитывая, что указанный период частично включается в соответствующий период по настоящему делу (с 17.09.2010 по 17.09.2013), суд приходит к выводу о том, что товарный знак не использовался правообладателем в период с 17.09.2010 по 17.09.2013 по независящим от него обстоятельствам.

Суд отклоняет довод ответчика о необходимости прекращения производства по делу в связи с тем, что аналогичные требования рассмотрены в рамках дела N А40-117968/12.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.

Суд полагает, что основания настоящего иска и искового заявления, рассмотренного в рамках дела N А40-117968/12 не тождественны, поскольку периоды проверки использования правообладателем товарного знака не совпадают.

В силу изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для удовлетворения заявленных по настоящему делу требований о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Расходы по государственной пошлины распределяются согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования Sun Pharmaceutical Industries Ltd \ Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ОКТРИД" (свидетельство N 278789) в связи с его неиспользованием оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина