Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2013 г. по делу N СИП-110/2013 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку правообладатель спорного товарного знака не представил убедительных и бесспорных доказательств надлежащего его использования (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2013 г. по делу N СИП-110/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 декабря 2013 г.

Полный текст решения изготовлен 16 декабря 2013 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2014 г. N С01-148/2014 по делу N СИП-110/2013 настоящее решение отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Васильева Т.В., Погадаев Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чесноковой Е.Н.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

SUBO Investments LTD (СЬЮБО Инвестментс ЛТД, Box 3540, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)

к предпринимателю Никулину Александру Николаевичу (г. Харьков, Украина)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" (свидетельство N 252472) вследствие его неиспользования,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Москва, Бережковская наб., д. 30, к. 1, ОГРН 1047730015200);

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Сидорова М.А. по доверенности от 25.06.2013, Михайлов С.В. по доверенности от 06.12.2013;

от ответчика - Новиков К.А. по доверенности от 26.09.2013;

от третьего лица - извещено, заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя,

установил:

СЬЮБО Инвестментс ЛТД (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к предпринимателю Никулину А.Н. (далее -предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" (свидетельство N 252472) в отношении части товаров 32-го класса МКТУ (минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе аперитивы безалкогольные, арахисовое молоко (безалкогольный напиток), изотонические напитки, коктейли безалкогольные, лимонады, литиевая вода, напитки на основе молочной сыворотки, нектары фруктовые с мякотью, порошки для изготовления газированных напитков, сельтерская вода, содовая вода, соки овощные (напитки), составы для изготовления напитков, столовые воды, таблетки для изготовления газированных напитков, томатный сок (напиток), фруктовые экстракты безалкогольные, щербеты (напитки), эссенции для изготовления напитков), вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании представитель компании поддержал заявленные требования в полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель предпринимателя против удовлетворения заявленного требования возражал по доводам, изложенным в отзыве.

По мнению ответчика, трехлетний срок неиспользования товарного знака правообладателем не истек на дату подачи данного заявления, поскольку такой срок следует исчислять с даты приобретении ответчиком исключительного права на спорный товарный знак (06.10.2010).

Ответчик полагает, что товарный знак использовался прежнем правообладателем, а с 01.01.2011 обществом с ограниченной ответственностью "АВИТА НОВА" под контролем действующего правообладателя на основании предварительного лицензионного договора от 01.01.2011N 1-ТЗ/2011.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, предприниматель является правообладателем словесного товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" (свидетельство N 252472), зарегистрированного Роспатентом 29.07.2003 с приоритетом от 07.10.2002 в отношении товаров 29, 30, 31, 32-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Из справки об актуальном состоянии государственной регистрации спорного товарного знака (т. 1 л.д. 68) следует, что исключительные права на поименованный товарный знак предприниматель приобрел в результате заключения с обществом органичной ответственностью "Компания "СЕСА" (первоначальный правообладатель) договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак в отношении всех товаров и услуг. Указанный договор зарегистрирован Роспатентом 06.10.2010.

Компания, ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что названный товарный знак не используется правообладателем на протяжении трех лет, предшествующих дате подачи иска, обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Заявление мотивировано тем, что компании принадлежит несколько товарных знаков по свидетельствам N N 149680, 208342, 319275, 311309, 312030 со словесным обозначением "МАСТЕР" в отношении товаров 32-го класса МКТУ, в том числе товарный знак "MASTER fruit" (свидетельство N 374152), который зарегистрирован Роспатентом 11.03.2009 с приоритетом от 03.08.2007 в отношении товаров 32-го класса МКТУ.

Право использования товарного знака "MASTER fruit" (свидетельство N 374152) на основании зарегистрированного Роспатентом лицензионного договора (неисключительная лицензия) в отношении товаров 32-го класса МКТУ предоставлено обществу с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Лидер" (далее - общество "ПК "Лидер").

С целью регистрации комбинированных товарных знаков со словесным обозначением "MASTER FRUIT" компания обратилась в Роспатент с соответствующими заявками N 2012705874, N 2012705872, N 2012705873. Однако в результате экспертизы заявленных на регистрацию обозначений Роспатент установил, что они не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении заявленных товаров 32-го класса МКТУ, поскольку сходны до степени смешения с противопоставленным товарным знаком ответчика.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как следует из материалов дела, на имя компании зарегистрировано несколько товарных знаков по свидетельствам N N 149680, 208342, 319275, 311309, 312030 со словесным элементом "МАСТЕР" в отношении товаров 32-го класса МКТУ, а также товарный знак "MASTER fruit" (свидетельство N 374152), зарегистрированный Роспатентом 11.03.2009 с приоритетом от 03.08.2007 в отношении товаров 32-го класса МКТУ.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака заявителем представлены: бухгалтерская справка по оборотам производства и продаж (т. 1 л.д. 32), уведомление о поступлении заявления о регистрации лицензионного договора с обществом "ПК "Лидер" (т. 1 л.д. 60) и информация о его регистрации Роспатентом (т. 2 л.д. 21-22), уведомление о результатах проверки соответствия заявленных обозначений требованиям законодательства (т. 1 л.д. 61-63).

Оценив в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации документы, представленные истцом, суд первой инстанции полагает, что компания является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" по свидетельству N 25247.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (26.08.2013) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству N 252472, исчисляется с 26.08.2010 по 26.08.2013 включительно.

При этом из положений статьи 1486 ГК РФ не следует, что указанный срок прерывается или исчисляется заново в связи со сменой правообладателя. Правовое значение имеет использование (неиспользование) товарного знака в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Следовательно, довод ответчика о том, что такой срок следует исчислять с момента приобретения им исключительного права на спорный товарный знак (06.10.2010) подлежит отклонению.

В подтверждение использования на территории Российской Федерации спорного товарного знака ответчиком представлен предварительный лицензионный договор от 01.01.2011 N 1-ТЗ/2011, подписанный между предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью "АВИТА НОВА" (далее - общество "АВИТА НОВА"), в отношении спорного товарного знака (т. 1 л.д. 109).

В соответствии с условиями поименованного договора стороны приняли на себя обязательство заключить лицензионный договор об использовании товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" (свидетельство N 252472) в отношении товаров 29, 30, 31, 32-го и услуг 35-го классов МКТУ на территории Российской Федерации, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товара, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Пунктом 2 названного договора предусмотрено, что в качестве исключения предприниматель не возражает против использования обществом "АВИТА НОВА" спорного товарного знака до заключения лицензионного договора с целью изучения и освоения рынка на территории Российской Федерации до 31.12.2013, то есть до окончания срока действия указанного договора. В указанный пункт также включены условия о выплате лицензионного вознаграждения и контроле правообладателя.

В подтверждение использования спорного товарного знака обществом "АВИТА НОВА" на основании указанного договора, предпринимателем представлены: контракт на поставку товара, маркированного товарным знаком "Мастер Фрут", заключенный между обществом "АВИТА НОВА" и предпринимателем Криковцовым Г.В. от 05.04.2011 N 1 (т. 1 л.д. 98), сертификат соответствия от 22.04.2011 (т. 1 л.д. 104), декларация соответствия от 22.04.2011 (т. 1 л.д. 107-108), отчет общества "АВИТА НОВА" о количестве поставленного на территорию Российской Федерации товара, маркированного спорным товарным знаком (т. 1 л.д. 115), инвойс от 16.11.2011 N 6.

Суд, оценив представленные документы в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о том, что представленные доказательства не подтверждают использование спорного товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ в смысле статей 1484 и 1486 ГК РФ, в силу следующих обстоятельств.

Согласно статье 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно пункту 6 названной статьи лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если Кодексом не предусмотрено иное (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ), а также подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ.

Пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ предусмотрено, что к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии со статьей 429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Из указанной нормы следует, что предварительный договор является соглашением о намерениях в будущем заключить основной договор и не может его подменять.

Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность (часть 2).

Из материалов дела следует, что предварительный лицензионный договор от 01.01.2011 N 1-ТЗ/2011, представленный ответчиком в качестве подтверждения использования спорного товарного знака, не зарегистрирован в установленном законом порядке, что влечет его ничтожность. Доказательства исполнения обязательств по заключению основного лицензионного договора между предпринимателем и обществом "АВИТА НОВА" ответчиком не представлены.

Таким образом, предварительный лицензионный договор от 01.01.2011 N 1-ТЗ/2011 и основанные на нем документы не могут быть признаны судом надлежащими доказательствами использования спорного товарного знака.

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Исходя из изложенного, суд полагает, что ответчиком не представлены надлежащие и достаточные доказательства использования спорного товарного знака в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, в период с 26.08.2010 по 26.08.2013 включительно. О невозможности использования спорного товарного знака по независящим от правообладателя причинам ответчиком заявлено не было.

Таким образом, требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" (свидетельство N 252472) вследствие его неиспользования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы распределяются судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление SUBO Investments LTD (СЬЮБО Инвестментс ЛТД) удовлетворить.

Прекратить досрочно правовую охрану товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" (свидетельство N 252472) в связи с его неиспользованием в отношении товаров 32-го класса МКТУ: минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе аперитивы безалкогольные, арахисовое молоко (безалкогольный напиток), изотонические напитки, коктейли безалкогольные, лимонады, литиевая вода, напитки на основе молочной сыворотки, нектары фруктовые с мякотью, порошки для изготовления газированных напитков, сельтерская вода, содовая вода, соки овощные (напитки), составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, столовые воды, таблетки для изготовления газированных напитков, томатный сок (напиток), фруктовые экстракты безалкогольные, шербеты (напитки), эссенции для изготовления напитков.

Взыскать с Никулина Александра Николаевича в пользу SUBO Investments LTD (СЬЮБО Инвестментс ЛТД) 4000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев