Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 г. N С01-332/2013 по делу N А40-11469/2013 Поскольку словесные обозначения спорных товарных знаков являются сходными до степени смешения по фонетическому и графическому признакам, а также с учетом того обстоятельства, что правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении однородных товаров, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что квалификация судом апелляционной инстанции действий истца по регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции не основана на представленных в материалах дела доказательствах

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 г. N С01-332/2013 по делу N А40-11469/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 18 декабря 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 декабря 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Корнеева В.А., Уколова С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ТОККА" (ул. Десантников, д. 24, оф. 135, г. Санкт-Петербург, 198330, ОГРН 1089847285439) на решение Арбитражного суда города Москвы от 09.07.2013 (судья Хайло Е.А.) по делу N А40-11469/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2013 (судьи Лаптева О.Н., Верестова М.Е., Солопова А.А.) по тому же делу,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ТОККА" к открытому акционерному обществу "Детский мир - Центр" (пр. Вернадского, д. 37, стр. 3, г. Москва, 117415; ОГРН 1027700047100) об обязании прекратить действия по нарушению исключительных прав истца, о взыскании компенсации и изъятии из оборота контрафактных товаров, при участии третьих лиц - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1027739154343) и общества с ограниченной ответственностью "ЛУХТА ФЭШН ГРУП" (ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2, г. Москва, 127473, ОГРН 1077746120121),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: генеральный директор Кислицин Р.Н. (приказ от 21.07.2008 N 1); Абрамов К.В., по доверенности от 06.05.2013 б/н,

от ответчика: Ченокал А.В., по доверенности от 04.03.2013 N 134/13;

от третьих лиц:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности: представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от общества с ограниченной ответственностью "ЛУХТА ФЭШН ГРУП": представитель не явился, извещен надлежащим образом;

Установил:

общество с ограниченной ответственностью "ТОККА" (далее - ООО "ТОККА") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к открытому акционерному обществу "Детский мир-Центр" (далее - ОАО "Детский мир-Центр") об обязании прекратить действия по нарушению исключительных прав, а именно: использование товарного знака N 445508 путем предложения к продаже, хранения и продажи товаров с обозначением "ТОККА" и "ТОККАtribe", для которых зарегистрирован товарный знак N 445508; взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 2 500 000 руб.; об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров, этикеток, имеющихся в наличии у ответчика, на которых незаконно размещен товарный знак истца и сходное с ним до степени смешения обозначение.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.04.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЛУХТА ФЭШН ГРУП" (далее - ООО "ЛУХТА ФЭШН ГРУП").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.07.2013 исковые требования удовлетворены частично: на ответчика возложена обязанность прекратить действия по нарушению исключительных прав истца, а именно: использование товарного знака N 445508 путем предложения к продаже, хранению и продаже товаров с обозначением "ТОККА" для которых зарегистрирован товарный знак N 445508; с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 150 000 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2013 решение суда первой инстанции от 09.07.2013 отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, ООО "ТОККА" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило отменить полностью постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2013, а решение Арбитражного суда города Москвы от 09.07.2013 отменить в части отказа в удовлетворении заявленных требований.

10.12.2013 в канцелярию Суда по интеллектуальным правам от Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Суд удовлетворил заявленное ходатайство.

11.12.2013 и 12.12.2013 в канцелярию Суда по интеллектуальным правам от ООО "ЛУХТА ФЭШН ГРУП" и ОАО "Детский мир-Центр", соответственно, поступили ходатайства о приобщении к материалам дела отзывов на кассационную жалобу.

Суд удовлетворил заявленные ходатайства, приобщил отзывы на кассационную жалобу ответчика и третьего лица к материалам дела.

Представитель ООО "ТОККА" в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы в полном объеме.

Представитель ОАО "Детский мир-Центр" против удовлетворения кассационной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, поддержал постановление апелляционного суда, считает его законным и обоснованным.

Роспатент и ООО "ЛУХТА ФЭШН ГРУП", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, ООО "ТОККА" является правообладателем словесного товарного знака* по свидетельству N 445508 (дата приоритета - от 25.08.2009, дата регистрации - 11.10.2011) в отношении товаров 16 и 25 классов МКТУ.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно положениям статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Ссылаясь на тот факт, что по адресам нахождения филиалов ОАО "Детский мир-Центр" в г. Санкт-Петербург, а именно: Комендантский пр-т, 9-2А, ТК "ПРОМЕНАД"; ул. имова, 2А, ТК "ПИК"; б-р Новаторов, 11-2А, ТЦ "Французский бульвар" осуществляется реализация и хранение товара, маркированного обозначениями "ТОККА" и "ТОККАtribe", сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 445508 и применяемыми в отношении однородных товаров, истец обратился в суд с настоящими требованиями.

Принимая решение о частичном удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что ОАО "Детский мир-Центр" реализует на территории Российской Федерации продукцию, а именно: куртки, жилеты, брюки, шапки и рукавицы, маркированные обозначениями "ТОККА" и "ТОККА TRIBE" (с раздельным написанием словесных элементов), что подтверждается нотариально удостоверенными протоколами осмотра вещественных доказательств. Истец своего согласия ответчику на использование товарного знака по свидетельству N 445508 не давал. По мнению суда первой инстанции, словесный товарный знак по свидетельству N 445508 и обозначение "ТОККА", занимающее доминирующее положение при маркировке товаров, реализуемых ответчиком, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца и может ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара, поскольку сравниваемые обозначения сходны по фонетическому и по графическому признакам, а товар, реализуемый ответчиком, является однородным товарам 25 класса МКТУ, для которого предоставлена правовая охрана товарного знака по свидетельству N 445508.

На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и статьи 10 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности ответчиком того обстоятельства, что использование видоизмененного обозначения не повлекло нарушение прав истца на товарный знак по свидетельству N 445508, в связи с чем признал доказанным факт нарушения ответчиком прав истца как правообладателя товарного знака* по свидетельству 445508.

Вместе с этим суд первой инстанции указал на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие ущемление прав истца допущенными действиями ответчика.

Определяя размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, суд первой инстанции исходил из характера правонарушения, степени вины нарушителя, а также недоказанности вероятных убытков правообладателя и, руководствуясь принципами разумности и справедливости, признал соразмерной последствиям допущенного нарушения исключительных прав истца на товарный знак взыскание с ответчика компенсации в размере 150 000 руб.

В отношении предъявленного истцом требования об обязании ответчика прекратить действия по нарушению исключительных прав ООО "ТОККА", а именно: использование товарного знака по свидетельству N 445508 путем предложения к продаже, хранению и продаже товаров с обозначением "ТОККАtribe" для которых зарегистрирован данный товарный знак, суд первой инстанции признал отсутствие правовых оснований для его удовлетворения в указанной части, поскольку используемое ответчиком обозначение "ТОККАtribe" (при слитном написании словесных элементов) имеет собственную правовую охрану, регистрация которого не оспорена и его правовая охрана действует на территории Российской Федерации, что подтверждается свидетельством N 484181, и данное словесное обозначение не сходно до степени смешения со словесным обозначением товарного знака по свидетельству N 445508.

Также суд первой инстанции признал не подлежащим удовлетворению требование истца об изъятии ответчиком из оборота и уничтожении за его счет контрафактных товаров, этикеток, имеющихся в наличии у последнего и на которых незаконно размещен товарный знак истца и сходное с ним до степени смешения обозначение. Мотивом для отказа в удовлетворении заявленных требований в указанной части послужил вывод суда первой инстанции о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о нахождении у ответчика на момент вынесения решения по существу спора товаров, этикеток товаров, на которых размещено словесное обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 445508.

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб ОАО "Детский мир - Центр", ООО "ЛУХТА ФЭШН ГРУП" и ООО "ТОККА" суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции, поскольку судом апелляционной инстанции было установлено, что ответчик распространяет продукцию, однородную товарам, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству N 445508, однако одежда под товарным знаком "ТОККА TRIBE" реализовывалась известной сетью детских магазинов "Детский мир", а также крупнейшими сетевыми магазинами, включая ООО "Ашан", и получила свою известность среди потребителей Российской Федерации ранее даты приоритета товарного знака истца. Факт непрерывного использования словесного обозначения "ТОККА TRIBE" для маркировки товаров и их введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству N 445508 подтвержден представленными в материалы дела доказательствами, в связи с чем суд апелляционной инстанции признал, что действия ответчика, использующего товарные знаки "ТОККАТРАЙБ", "TOKKATRIBE", "ТОККА TRIBE" при согласии и под контролем правообладателя "L-Fashion Group Oy", не могут быть признаны противоправными и нарушающими права истца.

Данные выводы суда апелляционной инстанции суд кассационной инстанции признает обоснованными, сделанными при правильном применении норм материального права и процессуального права, с установлением всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу в силу нижеследующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции согласно выписке из торгового реестра Хельсинки (Финляндия), компания "L-Fashion Group Oy" с местом нахождения в Лахти зарегистрирована 12.01.1937, компания "L-Export Oy" - 15.04.1987, и осуществляет производство и поставку одежды под товарным знаком "ТОККА TRIBE" во многие страны мира.

Компания "L-Fashion Group Oy" является правообладателем товарного знака "ТОККА TRIBE", зарегистрированного 29.10.1998 в соответствии с Сертификатом о регистрации WIPO Madrid (The International Trademark System) N 1110616 с датой приоритета от 25.02.1997 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Судом апелляционной инстанции установлено, что с 1998 года компания "L-Fashion Group Oy" начала осуществлять свою деятельность по рекламе и предложению к продаже одежды, маркированной обозначением "ТОККА TRIBE", и на территории Российской Федерации.

В соответствии с представленной в материалы дела выпиской ВОИС в отношении указанного товарного знака от 02.05.2013, действие его регистрации распространяется на Республику Беларусь, Казахстан, Российскую Федерацию и Украину.

Как установлено судом апелляционной инстанции, 16.09.2008 между Компанией "L-Fasion Group Oy" (продавец) и ООО "Лухта Фэшн Груп" (покупатель) заключен контракт на поставку N 22, по условиям пункта 1.1 которого продавец согласился продавать, а покупатель покупать на условиях FCA - Суджоу. (Инкотермс-2000) промышленные товары народного потребления, аксессуары, а также образцы продукции, в том числе с товарным знаком продавца "ТОККА TRIBE", перечень которых и соответствующие цены указаны в Спецификациях к названному контракту.

26.05.2010 ООО "Лухта Фэшн Груп" заключен аналогичный контракт на поставку N1 с Компанией LFG (Suzhou) CO., Ltd.

Факт исполнения указанных контрактов и ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции Компании "L-Fasion Group Oy", маркированной товарным знаком "TOKKA TRIBE", установлен судом апелляционной инстанции и подтвержден представленными в материалы дела доказательствами, в том числе: грузовыми таможенными декларациями N10129026/100709/0000873 от 19.05.2009, N 10129026/270709/0000985 от 22.05.2009, N 10129026/150609/0000717 от 21.04.2009, N 10129026/260609/0000794 от 23.04.2009; инвойсами от 21.04.2009, 23.04.2009, 19.05.2009, 22.05.2009; дистрибьюторским соглашением от 01.10.2008 на реализацию товаров, заключенным ООО "Лухта Фэшн Груп" с ИП Рудый Е.М.; договором от 01.03.2009 NА3938, заключенным ООО "Лухта Фэшн Груп" с ООО "АШАН", ООО "АТАК" на поставку товаров; договором поставки от 01.04.2009 N к40, заключенным ООО "Лухта Фэшн Груп" с ОАО "Детский мир - Центр"; товарными накладными от 10.07.2009 N 1000001355, от 22.07.2009 N 1000001537; сертификатами соответствия N 7308764 от 16.04.2009, N 7308797 от 20.04.2009, санитарно-эпидемиологическими заключениями N 77.01.16.851.П.022209.04.09 от 14.04.2009, N 77.01.16.850.П.021981.04.09 от 14.04.2009 и N 77.01.16.842.П.021978.04.09 от 14.04.2009.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что одежда (детская одежда) под товарным знаком "ТОККА TRIBE" была введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству N 445508 (25.08.2009) и получила свою известность при продаже через розничные торговые сети детской одежды.

09.03.2012 между Компанией "L-Fasion Group Oy" (лицензиар) и ООО "Лухта Фэшн Груп" (лицензиат) заключен лицензионный договор, зарегистрированный в Роспатенте в установленном порядке 27.06.2012 за N Д0101842, согласно которому лицензиар предоставляет лицензиату неисключительную лицензию на право использования международного товарного знака "TOKKA TRIBE" по международной регистрации N 111066.

Кроме того, 03.04.2013 Роспатентом на имя Компании "L-Fasion Group Oy" зарегистрирован товарный знак "ТОККАТРАЙБ/ТОККАTRIBE" (свидетельство N 484181) с датой приоритета 13.03.2012 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, представленные в качестве доказательства незаконного использования ответчиком товарного знака по свидетельству N 445508 протоколы осмотра вещественных доказательств от 05.12.2012 и 10.12.2012 составлены после предоставления правовой охраны товарным знакам по международной регистрации товарного знака N111066 с датой приоритета от 25.02.1997 в отношении товаров 25 класса МКТУ и по свидетельству N 484181 с датой приоритета 13.03.2012 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Доказательств того, что представление правовой охраны товарным знакам по международной регистрации товарного знака N 111066 с датой приоритета от 25.02.1997 в отношении товаров 25 класса МКТУ и по свидетельству N 484181 с датой приоритета 13.03.2012 оспорено и признано недействительным в установленном законом порядке в материалах дела не имеется.

При этом суд кассационной инстанции соглашается с выводами суда апелляционной инстанции о том, что словесные обозначения* по свидетельству по свидетельству N 445508, словесное обозначение "ТОККА TRIBE" по международной регистрации товарного знака N 111066 с датой приоритета от 25.02.1997 в отношении товаров 25 класса МКТУ и словесное обозначение "ТОККАТРАЙБ" "TOKKATRIBE" по свидетельству N 484181 с датой приоритета 13.03.2012 являются сходными до степени смешения по фонетическому и графическому признакам, поскольку словесный элемент "ТОККА" занимает доминирующее положение по сравнению с другим словесным элементом, использованным при маркировке товара реализуемым ответчиком, а также с учетом того обстоятельства, что правовая охрана товарным знакам по свидетельству N 445508, по международной регистрации товарного знака N 111066 и по свидетельству N 484181 предоставлены в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что квалификация судом апелляционной инстанции действий истца по регистрации товарного знака по свидетельству N 445508 как акта недобросовестной конкуренции не основан на представленных в материалах дела доказательствах.

Действительно, использование словесного обозначения "ТОККА TRIBE" было начато, а обозначение стало известным в гражданском обороте на территории Российской Федерации значительно раньше приоритета товарного знака истца.

Однако в нарушение требований пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции не указал, какие обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции, и доказательства, предоставленные в материалы дела, подтверждают факт того, что в данном конкретном случае регистрация истцом товарного знака ТОККА по свидетельству N 445508, сходного до степени смешения с товарным знаком "TOKKA TRIBE" по международной регистрации товарного знака N 111066, была направлена на получение необоснованного преимущества за счет сложившейся деловой репутации известного бренда и создала угрозу введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

При этом суд кассационной инстанции учитывает, что представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют, что ответчиком реализовывалась детская одежда, маркированная товарным знаком "ТОККА TRIBE", а как пояснил истец в судебном заседании суда кассационной инстанции, он является производителем женской одежды.

Каких-либо доказательств того, что введение в гражданский оборот детской одежды, маркированной товарным знаком "ТОККА TRIBE" и выпускаемой истцом продукцией с использованием товарного знака по свидетельству N 445508, привели к введению в заблуждение потребителей в отношении товара или его производителя, в материалах дела не имеется.

Однако применение судом апелляционной инстанции норм статьи 10 ГК РФ и статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности не привели к принятию неправильного решения.

При таких обстоятельствах доводы кассационной жалобы о наличии правовых оснований как для отмены решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции с принятием нового решения об удовлетворении требований истца в полном объеме, подлежат отклонению как необоснованные, поскольку ответчиком не допущено нарушения исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству N 445508.

Оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 274, 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2013 по делу N А40-11469/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу ООО "ТОККА" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

В.А. Корнеев

Судья

С.М. Уколов

_____________________________

*