Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2013 г. N С01-354/2013 по делу N А40-51494/2013 Суд отменил ранее принятые судебные акты о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку судами не устанавливалась уважительность причин неиспользования товарного знака в отношении услуг

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2013 г. N С01-354/2013 по делу N А40-51494/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 25 декабря 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 декабря 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Корнеева В.А., Уколова С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Lotos Casino LTD./Лотос Казино ЛТД. (Vincenti Buildings, 14/19 (Suite 932) Strait Street, Valetta VLT 1432, Malta) на решение Арбитражного суда города Москвы от 15.08.2013 по делу N А40-51494/2013 (судья Карева Н.Ю.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2013 по тому же делу (судьи Левченко Н.И., Лаврецкая Н.В., Расторгуев Е.Б.),

по исковому заявлению Lotos Casino LTD./Лотос Казино ЛТД. к обществу с ограниченной ответственностью фирма "Лотос" (пр-т Лесной, д. 47, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185000, ОГРН 1021000528735) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Лотос" по свидетельству N 133615 вследствие его неиспользования

при участии третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Пермяков П.Н. по доверенности от 20.12.2012 б/н;

от ответчика - Осколков И.Н. по доверенности от 15.08.2013 б/н;

от третьего лица - извещено надлежащим образом, представитель не явился, Установил:

Компания Lotos Casino LTD./Лотос Казино ЛТД. обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Лотос" (далее - ООО фирма "Лотос") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Лотос" по свидетельству N 133615 на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса (эксплуатация спортивных сооружений и оборудования) и 42 классов (консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями) МКТУ вследствие его неиспользования.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.08.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2013 по делу N А40-51494/2013, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, Компания Lotos Casino LTD. (Лотос Казино ЛТД.) обратилась с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, в которой просило указанные судебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании представитель Компании Lotos Casino LTD. (Лотос Казино ЛТД.) поддержал доводы кассационной жалобы в полном объеме.

Представитель ООО фирма "Лотос" против удовлетворения кассационной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, оспариваемые судебные акты считает законными и обоснованными.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам по делу и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, ООО фирма "Лотос" является правообладателем комбинированного товарного знака "Лотос" по свидетельству N 133615, зарегистрированного в отношении товаров 25, 28 и 31 классов МКТУ, а также услуг 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ с датой приоритета с 11.01.1994, дата регистрации - 27.10.1995, сроком действия - до 11.01.2014.

Компания Lotos Casino LTD. (Лотос Казино ЛТД.), являясь лицом, оказывающим широкий спектр услуг в области развлечений, компьютерных и азартных игр, создании и модернизации соответствующего программного продукта, организации и проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 133615 в отношении услуг 41 (эксплуатация спортивных сооружений и оборудования) и 42 классов (консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями) МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика, а также на неиспользование указанного товарного знака в отношении обозначенных услуг правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, обратилось с настоящим заявлением в суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции исходили из доказанности ответчиком факта использования оспариваемого товарного знака, указав на наличие у истца заинтересованности в досрочном прекращении его правовой охраны.

Между тем судами не учтено следующего.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции установлено, что Компания Lotos Casino LTD. (Лотос Казино ЛТД.) является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 133615 в отношении услуг 41 и 42 класса МКТУ, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны в указанной части. Данный факт лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака исчисляется с 24.04.2010 по 24.04.2013 включительно.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Таким образом, согласно вышеприведенной норме права в целях установления использования товарного знака, недостаточно лишь предоставления права использования товарного знака третьим лицам. Необходимым условием является то, чтобы подобное использование осуществлялось под контролем правообладателя.

Так, согласно представленным в материалы дела лицензионным договорам от 01.04.2011 N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 ООО "Продукты", ООО "Орион", ООО "Омега", ООО "Лира" и ООО "Корпорация "Карелпрод", соответственно, являются лицензиатами ООО фирма "Лотос" в отношении товарного знака по свидетельству N 133615.

В соответствии с договором коммерческой концессии (франчайзинга) от 01.04.2011 ООО "Торговый Холдинг "Лотос" предоставлено неисключительное право на использование товарного знака N 133615 для открытия и работы фирменных магазинов "Лотос".

Между тем, отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды не устанавливали обстоятельства введение в гражданский оборот правообладателем либо лицензиатами, действующими на основании лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака от 01.04.2011 NN 1, 2, 3, 4, 5, а также договора коммерческой концессии (франчайзинга) от 01.04.2011, зарегистрированных Роспатентом 16.03.2012 и, соответственно, 29.01.2012, услуг однородным услугам 41 (эксплуатация спортивных сооружений и оборудования) и 42 классов (консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями) МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству N 133615.

Вместе с тем указанные доказательства не подтверждают введение ООО фирма "Лотос", его лицензиатами и пользователем на основании договора франчайзинга в гражданский оборот услуг с использованием товарного знака по свидетельству N 133615 на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ (эксплуатация спортивных сооружений и оборудования) и 42 класса МКТУ (консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями).

Кроме того, представленные в материалы дела постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 26.04.2013 N 2300 и N 2301; разрешение Администрации Петрозаводского городского округа от 25.06.2013 N 70; рекламные буклеты, изданные 29.05.2013 и 11.06.2013; а также договоры аренды земельного участка от 08.05.2013 N 30892 и N 30893 выходят за рамки временного периода, в который подлежит доказыванию факт использования товарного знака правообладателем.

Вышеуказанное также не получило надлежащей правовой оценки при рассмотрении спора по существу.

Также судами не устанавливалась уважительность причин неиспользования товарного знака в отношении услуг 41 (эксплуатация спортивных сооружений и оборудования) и 42 классов (консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями) МКТУ.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам как суда первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, устранить отмеченные недостатки, проверить доводы Компании Lotos Casino LTD. (Лотос Казино ЛТД.) о недоказанности использования ответчиком товарного знака по свидетельству N 133615 по заявленным в иске классам МКТУ в рамках требований статьи 1486 ГК РФ с учетом установленных обстоятельств, исходя из положений действующего законодательства и сложившейся практики по рассматриваемому вопросу, дать оценку всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 274, 286, 287, частью 3 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 15.08.2013 по делу N А40-51494/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2013 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

В.А. Корнеев

Судья

С.М. Уколов