Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2014 г. N С01-438/2013 по делу N А40-22110/2013 Состоявшиеся по делу судебные акты, которыми отказано в удовлетворении требования об обязании уполномоченного органа зарегистрировать договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки, оставлены без изменения, поскольку словесные элементы спорных товарных знаков, исключительные права на которые подлежат передаче от общества предпринимателю по спорному договору, воспроизводят фирменное наименование общества, что может ввести в заблуждение потребителя

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2014 г. N С01-438/2013 по делу N А40-22110/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 22 января 2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 27 января 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Рогожина С.П., Снегура А.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ажахова Хасана Хасанбиевича на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2013 (судья Хатыпова Р.А.) по делу N А40-22110/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2013 (судьи Лаптева О.Н., Верстова Д.Н., Садикова Д.Н.) по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Ажахова Хасана Хасанбиевича (г. Баскан Кабардино-Балкарской Республики, ОГРНИП 309071805100079)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д.30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

обществу с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" (ул. Колхозная, д. 7, г. Краснодар, 350042, ОГРН 1052307212110)

об обязании общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" представить в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) для государственной регистрации два экземпляра договора от 24.04.2012 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 361635, 351686, 432187, 432174, 273540 и одну незаверенную копию этого договора; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировать договор от 24.04.2012 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 361635, 351686, 432187, 432174, 273540 в отношении всех товаров, в отношении которых они зарегистрированы; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о договоре от 24.04.2012 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 361635, 351686, 432187, 432174, 273540 в отношении всех товаров, для которых они зарегистрированы (с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Кузнецова Е.И., Скляр Р.В. по доверенности от 08.02.2013;

от ответчика (Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) - не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика (общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД") - Тарабанова Е.Н. по доверенности от 29.01.2014 N 20/01/2014, установил:

индивидуальный предприниматель Ажахов Хасан Хасанбиевич (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) и обществу с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" (далее - общество) о регистрации договора от 24.04.2012 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 361635, 351686, 432187, 432174, 273540; об обязании Роспатент внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о договоре от 24.04.2012 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 361635, 351686, 432187, 432174, 273540 в отношении всех товаров, в отношении которых они зарегистрированы. 

В процессе производства по делу предприниматель уточнил свои требования и просил обязать общество представить в Роспатент для государственной регистрации два экземпляра договора от 24.04.2012 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 361635, 351686, 432187, 432174, 273540 и одну незаверенную копию этого договора; обязать Роспатент зарегистрировать договор от 24.04.2012 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 361635, 351686, 432187, 432174, 273540 в отношении всех товаров, в отношении которых они зарегистрированы; обязать Роспатент внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о договоре от 24.04.2012 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 361635, 351686, 432187, 432174, 273540 в отношении всех товаров, для которых они зарегистрированы. Уточнения предмета заявленных требований приняты судом первой инстанции. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2013 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит эти судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Заявитель кассационной жалобы считает необоснованным и несоответствующим нормам материального права вывод судов о наличии угрозы введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, услуг при передаче исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 361635 и N 273540, указывает, что угроза введения в заблуждение может иметь место только тогда, когда бывший правообладатель товарных знаков продолжает маркировать продукцию своим фирменным наименованием, схожим до степени смешения или идентичным передаваемым товарным знакам, а новый правообладатель начинает маркировать свою продукцию приобретенными товарными знаками. Поскольку в деле отсутствуют доказательства маркировки обществом своей продукции посредством указания на ней фирменного наименования, предприниматель полагает, что реальная угроза введения потребителей в заблуждение отсутствует. 

Предприниматель указывает, что сделка по отчуждению исключительного права осуществлена в надлежащей форме, содержит все существенные условия, при этом общество уклоняется от регистрации этой сделки. По мнению предпринимателя, суды необоснованно не применили пункт 2 статьи 165 Гражданского кодекса Российской Федерации и не вынесли решение о регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки. 

Не согласен предприниматель и с выводом судов о недоказанности факта произведенной им в пользу общества оплаты за передаваемые объекты интеллектуальных прав. 

В судебное заседание явились представители предпринимателя и общества. 

Роспатент своего представителя в судебное заседание не направил, письмом от 15.10.2014 уведомил суд о том, что его позиция не претерпела изменений, просил рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие своего представителя. 

В силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства. 

В судебном заседании представители предпринимателя доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержали, просили ее удовлетворить. 

Представитель общества с доводами предпринимателя не согласился, сослался на законность и обоснованность обжалуемых судебных актов, просил оставить жалобу без удовлетворения. 

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции следует оставить без изменения, кассационную жалобу предпринимателя - без удовлетворения по нижеследующим основаниям. 

При рассмотрении спора судами установлено и следует из материалов дела, что на имя общества зарегистрированы следующие товарные знаки: словесный товарный знак "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" по свидетельству Российской Федерации N 361635 (дата приоритета 15.03.2007, дата регистрации 09.10.2008, в отношении товаров и услуг 6, 19, 37 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), комбинированный товарный знак со словесным элементом "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" по свидетельству Российской Федерации N 273540 (дата приоритета 10.02.2004, дата регистрации 16.08.2004, в отношении товаров 6, 19 классов МКТУ), комбинированный товарный знак со словесным элементом "NEW TON" по свидетельству Российской Федерации N 432174 (дата приоритета 17.03.2009, дата регистрации 14.03.2011, в отношении товаров 6, 19 классов МКТУ), комбинированный товарный знак со словесным элементом "RAND" по свидетельству Российской Федерации N 432187 (дата приоритета 05.10.2009, дата регистрации 14.03.2011, в отношении товаров и услуг 6, 19, 37 классов МКТУ), комбинированный товарный знак со словесным элементом "PROF NOBEL" по свидетельству Российской Федерации N 351686 (дата приоритета17.02.2006, дата регистрации 03.06.2008, в отношении товаров 6, 19 классов МКТУ). 

Между обществом (правообладателем) и предпринимателем (приобретателем) подписан договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 24.04.2012, по условиям которого правообладатель передает приобретателю в полном объеме исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 361635, 351686, 432187, 432174, 273540, а приобретатель выплачивает правообладателю вознаграждение в размере 2 000 000 рублей. 

Общество 26.06.2012 обратилось в Роспатент с заявлением о регистрации спорного договора с приложением необходимых документов. 

Роспатентом направлен в адрес патентного поверенного запрос от 28.06.2012 о предоставлении дополнительной информации, в котором указывалось на то, что фирменное наименование общества (ООО "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД") тождественно товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 361635 и словесному элементу комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 273540, в связи с чем регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно производителя товара или лица, оказывающего услуги (пункт 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Патентным поверенным в Роспатент направлен ответ, в котором сообщалось о намерениях общества изменить фирменное наименование, однако самим обществом в Роспатент направлено письмо об отзыве доверенности у патентного поверенного и об отзыве с регистрации вышеназванного договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки. 

Ссылаясь на то, что денежные средства за передаваемое право уплачены в полном объеме, однако общество уклоняется от регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки, предприниматель обратился в суд с настоящим иском. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу. 

В силу пункта 1 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

Пунктом 2 названной статьи установлено, что отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. 

Пункт 9.9.9. Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 321, относит к перечню случаев, при которых возможно введение потребителя в заблуждение при отчуждении товарного знака, случай отчуждения товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его отдельные элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой фирменное наименование. 

Учитывая, что словесные элементы двух из пяти товарных знаков, исключительные права на которые подлежат передаче от общества предпринимателю по спорному договору, воспроизводят фирменное наименование общества, в отсутствии доказательств изменения обществом своего фирменного наименования, а также принимая во внимание согласование обществом и предпринимателем суммы вознаграждения за уступаемые права в целом (без указания стоимости передачи исключительного права на каждый товарный знак в отдельности), суды пришли к выводу об отсутствии оснований для обязания общества представить спорный договор на регистрацию в Роспатент и об отсутствии оснований для возложения на Роспатент обязанности по регистрации этого договора. 

Кроме того, судами учтено отсутствие достаточных и достоверных доказательств оплаты со стороны предпринимателя в пользу общества вознаграждения за уступаемое право. 

Суд кассационной инстанции полагает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства. 

Доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции не может признать обоснованными. 

Довод заявителя о том, что отчуждение товарных знаков, воспроизводящих фирменное наименование общества, не может ввести в заблуждение потребителя, поскольку обществом фирменное наименование не используется для индивидуализации производимых им товаров и услуг, подлежит отклонению. 

Для вывода о невозможности отчуждения товарных знаков, воспроизводящих фирменное наименование лица, передающего исключительное право на товарные знаки, достаточно самой угрозы введения в заблуждения потребителя. Судами установлено, что общество является фактическим производителем оконной продукции и обладает соответствующим производственным комплексом. При этом исключительное право на использование своего фирменного наименования, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, счетах, иной документации, в объявлениях и рекламе, товарах и упаковках, принадлежит обществу в соответствии с пунктом 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При указанных обстоятельствах суды правильно указали, что одновременное использование словесного обозначения "ПЕРВЫЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД" обществом (как обладателем исключительного права на фирменное наименование) и предпринимателем (как приобретателем исключительного права на товарные знаки) в отношении товаров 6, 19 класса и услуг 37 класса МКТУ безусловно создает угрозу введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего соответствующие услуги. 

Возражения заявителя, касающиеся неприменения судами к отношениям сторон пункта 2 статьи 165 Гражданского кодекса Российской Федерации в ситуации, когда сделка (спорный договор об отчуждении исключительного права) совершена в надлежащей форме, также не принимается судебной коллегией. 

Действительно, в силу пункта 2 статьи 165 Гражданского кодекса Российской Федерации если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд по требованию другой стороны вправе вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда. 

Названная норма к отношениям, связанным с исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, подлежит применению в правовом единстве с нормами, регулирующими названные правоотношения. 

Регистрация договора на отчуждение исключительного права на товарный знак по решению суда не может быть осуществлена в отношении договора, противоречащего требованиям пункта 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации (указывающего на возможность распоряжения исключительными правами способами, не противоречащими закону и существу отчуждаемого права) и нарушающего запрет, установленный пунктом 2 статьи 1488 названого кодекса (на отчуждение товарного знака, ведущего к введению в заблуждение потребителей относительно производителя товара/услуги). 

Довод заявителя о том, что судами не учтено поведение общества, подавшего договор на регистрацию, а впоследствии отозвавшего его с регистрации, также не может служить основанием для отмены или изменения принятых по делу судебных актов. Добросовестность или недобросовестность действий общества может служить основанием для привлечения его к гражданско-правовой ответственности (таких требований в настоящем споре не заявлялось), однако не является основанием для вывода о регистрации договора, противоречащего положениям пункта 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Остальные доводы заявителя, в том числе и касающиеся его несогласия с вводом судов об отсутствии надлежащих доказательств оплаты за уступаемое право, направлены на переоценку представленных сторонами доказательств, которые были исследованы судами, получили соответствующую правовую оценку и не подлежат переоценке в суде кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции приходит к выводу, что доводы жалобы о неправильном применении судами норм материального, а также о несоответствии выводов судов о применении норм права фактическим обстоятельствам спора и представленным доказательствам, своего объективного подтверждения не нашли.

Не усматривает суд кассационной инстанции и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, связанных с процессуальными нарушениями, перечисленными в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на предпринимателя. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2013 по делу N А40-22110/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2013 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ажахова Хасана Хасанбиевича - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур