Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2014 г. N С01-447/2013 по делу N А40-52185/2011 Суд оставил без изменения судебные акты, принятые по делу о запрете использования международного товарного знака в доменном имени, и отказал в удовлетворении кассационной жалобы, поскольку было установлено, что регистрация домена направлена на незаконное использование репутации чужого товарного знака и последующую перепродажу домена самому правообладателю товарного знака, что противоречит обычаям делового оборота и действующему законодательству

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2014 г. N С01-447/2013 по делу N А40-52185/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 27 января 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 января 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Булгакова Д.А., Голофаева В.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу

компании "Интернешенл Ло Ассоусиэйшн С.А. (International Law Association S.A.) (Global Bank Tower, 18-th Floor, office 1801, 50-th Avenue, Panama City, Republic of Panama)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2013, принятое судьей Тарасовым Н.Н. по делу N А40-52185/2011, и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2013, принятое судьями Левченко Н.И., Валиевым В.Р., Лаврецкой Н.В. по тому же делу

по исковому заявлению Манн&Шредер ГмбХ (Mann&Shreder Gmbh) (Bahnhofstrasse 14, 74936, Stegelsbach, Germany)

к компании "Интернешенл Ло Ассоусиэйшн С.А." (International Law Association S.A.) третьи лица: автономная некоммерческая организация "Координационный центр национального домена сети Интернет" (ул. Зоологическая, д. 8, Москва, 123242, ОГРН 1027739030582), общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" (ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, Москва, 125476, ОГРН 1067746613494) о запрете использования международного товарного знака "Fruttini" в доменном имени "fruttini.ru"

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Юрьева О.Е. (дов. от 23.04.2013)

от ответчика: Глушенков А.В. (дов. от 11.06.2013)

от 3-их лиц: извещены, не явились установил:

в Арбитражный суд города Москвы обратилась Компания Манн&Шредер ГмбХ (Mann&Shreder Gmbh) к обществу с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" (далее - ООО "СэйлНэймс") о запрете использования международного товарного знака "Fruttini" по свидетельству N 871230 в доменном имени "fruttini.ru" в сети Интернет. 

Определением суда от 13.11.2012 ответчик - общество с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" - заменен на компанию "Интернешенл Ло Ассоусиэйшн С.А.". 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2013 заявленные требования удовлетворены. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2013 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе компания "Интернешенл Ло Ассоусиэйшн С.А." просит отменить судебные акты, в удовлетворении заявленного требования отказать, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и неправильное применение норм материального права, а именно: в деле отсутствуют доказательства, подтверждающие злоупотребление ответчиком своими правами, а также наличие в его действиях, связанных с регистрацией доменного имени fruttini.ru, акта недобросовестной конкуренции; судами неверно применены нормы статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации в части толкования действий по администрированию домена как факта использования товарного знака без согласия правообладателя; в материалах дела отсутствуют доказательства использования именно ответчиком - "Интернешенл Ло Ассоусиэйшн С.А." - обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 871230 со словесным элементом "Fruttini". 

Истцом представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он просит указанные судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. 

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явились, что не является препятствием к рассмотрению кассационной жалобы в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения и постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что судебные акты подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения по следующим основаниям. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, 18.03.2005 национальным патентным ведомством Германии на имя компании Манн&Шредер ГмбХ на территории Федеративной Республики Германия был зарегистрирован товарный знак "Fruttini" N 30447660.9/03 в отношении товаров 3 и 5 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) на основании национальной регистрации компании Mann&Shreder Gmbh 20.05.2005 зарегистрировала международный товарный знак "Fruttini" N 871230 в отношении ряда товаров 3 и 5 классов МКТУ. 

В силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятому в Мадриде 27.06.1989, указанный товарный знак имеет международную охрану, в том числе и на территории Российской Федерации. 

ООО "СэйлНэймс" зарегистрировало доменное имя "fruttini.ru" 11.10.2005. Факт размещения на спорном информационном ресурсе предложений к продаже товаров, однородных товарам 03 и 05 классов МКТУ, для которых действует правовая охрана товарного знака "Fruttini" по международной регистрации N 871230, подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств от 23.04.2011. 

ООО "СэйлНэймс" 25.05.2011 аннулировало доменное имя "fruttini.ru", и 25.05.2011 данное имя было зарегистрировано на имя "Интернешенл Ло Ассоусиэйшн С.А.". Как усматривается из нотариального протокола осмотра сайта, помимо предложений о продаже товаров, также имеется указание на продажу самого доменного имени fruttini.ru. В соответствующей ссылке указан электронный адрес для обращения по всем вопросам, связанным с покупкой домена. Истец как правообладатель не давал согласия ответчику или иным лицам на использование своего товарного знака, в том числе в доменных именах в сети Интернет. 

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Кодекса). 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса). 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. 

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этой норме международного права следует правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Так, в постановлении от 11.11.2008 по делу N 5560/08 Президиум указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. 

При рассмотрении настоящего дела судами установлено, что при регистрации домена fruttini.ru в 2011 году ответчиком - "Интернешенл Ло Ассоусиэйшн С.А." - использовано словесное обозначение "fruttini", сходное до степени смешения (тождественное) с товарным знаком, принадлежащим истцу с 2005 года. Истец не давал согласия ответчику или иным лицам на использование своего товарного знака, в том числе в доменных именах в сети Интернет, из чего следует, что действия ответчика по администрированию доменного имени "fruttini.ru" нарушают права истца на товарный знак "Fruttini" по международной регистрации N 871230. В российской зоне сети Интернет доменное имя fruttini.ru администрировалось лицом, не имеющим отношения к бизнесу истца и не получившим его согласия на использование товарного знака. На момент регистрации у ответчика не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени fruttini.ru, поскольку он не являлся владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения. 

С учетом изложенных обстоятельств, действия ответчика по использованию в доменном имени "fruttini.ru" обозначения "fruttini", сходного до степени смешения (тождественного) с товарным знаком, принадлежащим истцу, обоснованно квалифицированы судами как акт недобросовестной конкуренции, так как они создают препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени. 

Давая оценку доводам ответчика о регистрации им на свое имя товарного знака со словесным элементом "Fruttini" с приоритетом от 09.11.2011, суд апелляционной инстанции верно указал, что в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд, принимая во внимание материалы дела и конкретные фактические обстоятельства, вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак, если действия по его государственной регистрации могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. 

Регистрация домена, получение прав на доменное имя ответчиком и подача заявки на тождественный товарный знак были осуществлены ответчиком после принятия искового заявления и в ходе производства по делу, поэтому, действия ответчика направлены не на его использование для осуществления законной предпринимательской деятельности. 

Регистрация домена направлена на незаконное использование репутации чужого товарного знака и последующую перепродажу домена самому правообладателю товарного знака, в подтверждение чего в материалах дела имеется переписка между сторонами, в которой представитель ответчика предлагает истцу выкупить спорный домен. 

Таким образом, следует признать обоснованным вывод суда апелляционной инстанции о том, что подобные действия противоречат обычаям делового оборота и действующему законодательству. 

Суд кассационной инстанции считает, что все обстоятельства, имеющие значение для дела, судами первой и апелляционной инстанций установлены, представленные сторонами доказательства полно и всесторонне исследованы и оценены в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Доводы кассационных жалоб по существу направлены на переоценку установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции. 

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, так как не усматривает процессуальных нарушений при принятии названных решения и постановления, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2013 по делу N А40-52185/2011 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2013 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Д.А. Булгаков

В.В. Голофаев